美国最高法院已同意审理一起根据《兰哈姆法》（Lanham Act）引发的商标侵权案，该案对美国境外的产品制造商和销售商具有重大影响。 Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GMBH, et al.该案源于一家工业遥控器制造商在与其前欧洲分销商的商标纠纷中被判赔偿 1.14 亿美元。摆在法院面前的问题是，美国公司何时可以就基于国外销售的商标侵权行为获得赔偿。如果法院允许美国公司就境外产品销售获得商标损害赔偿，这将对国际业务产生巨大影响。
美国公司与欧洲公司签订分销和许可协议
原告 Hetronic 是一家美国公司，生产用于操作重型建筑设备（如起重机）的无线电遥控器。Hetronic 在超过 45 个国家销售其产品和服务。公司通过全资子公司和分销商组成的全球网络销售和分销产品。2006 年，Hetronic 与一家奥地利公司 Hydronic 签订了分销和许可协议，后者将在二十多个欧洲国家分销 Hetronic 的产品。2007 年，Hetronic 与一家德国公司 Hetronic Germany GmbH 签订了类似协议。
协议授权 Hydronic 和德国 Hetronic 以 Hetronic 的品牌组装和销售 Hetronic 的遥控器。协议还要求这两家公司以 Hetronic 的最佳利益行事，并同意不与 Hetronic 竞争。
欧洲公司对 Hetronic 产品进行逆向工程并开始销售
2011 年，德国 Hetronic 公司的一名员工发现了 Hetronic 公司与德国 Hetronic 公司的前身之前签订的一份研发协议。在咨询法律顾问后，德国 Hetronic 公司认为自己拥有根据该协议开发的所有技术。
德国 Hetronic 开始对 Hetronic 的产品进行逆向工程。一旦开发出这些新的山寨部件，德国 Hetronic 公司和 Hydronic 公司就会寻找新的供应商来采购这些部件。最终，德国 Hetronic 公司和 Hydronic 公司都开始销售 Hetronic 品牌的产品，这些产品采用了从第三方（即非 Hetronic 公司）采购的部件。
德国 Hetronic 公司的创始人成立了两家新公司，开始与 Hetronic 公司直接竞争。在诉讼开始之前，这两家公司在美国销售了价值几十万美元的产品。
尽管几乎所有销售都发生在欧洲，陪审团仍裁定 Hetronic 公司获得 1.14 亿美元的赔偿金
兰哈姆法》管辖联邦商标和不正当竞争纠纷。美国法典》第 15 编第 1114(1)节（第 32 节）规定，"任何人在商业活动中使用对注册商标的任何......明显模仿"，或 "任何人在商业活动中使用任何""可能造成混淆......或欺骗任何商品的隶属关系、"来源或赞助商 "的 "词语、虚假描述或虚假原产地名称"，均应承担责任。§1125(a)(1)（第43条）。
原告在美国提起联邦商标侵权诉讼。陪审团裁定原告获得超过 1 亿美元的赔偿，初审法院发布全球禁令，禁止被告销售侵权产品。被告无视禁令，继续销售侵权产品。被告就陪审团和初审法院的裁决向第十巡回上诉法院提起上诉，并辩称《兰哈姆法》并不适用于他们的行为--这通常涉及外国被告向外国消费者进行销售。
第十巡回上诉法院认为地区法院正确适用了美国商标法，并维持了 1.14 亿美元的赔偿金，但缩小了全球禁令的范围。
在本案中，被告 97% 的销售额--约 8,700 万美元--发生在美国境外，主要是欧洲，尽管如此，第十巡回法院认为被告的国外行为对美国商业产生了实质性影响--这是 Hetronic 必须证明的关键因素。Hetronic 指出了三个因素来证明对美国商业的 "实质性影响"：(1) 被告对美国的直接销售；(2) 被告在国外销售的产品最终进入美国；(3) 如果没有被告的侵权行为，Hetronic 本应在国外进行的销售。 至于 97% 的销售发生在美国境外的证据，第十巡回法院认为这与本案无关："我们只问被告的国外行为是否对美国商业产生了实质性影响；被告的全球销售中有多大比例进入了美国并不重要。否则，收入数十亿美元的公司就可以声称进入美国的数百万美元的侵权产品仅占其销售额的一小部分，从而逃避《兰哈姆法》的责任。
至于地区法院的全球禁令，第十巡回法院认为该禁令过于宽泛，涵盖了世界上的每一个国家。法院将禁令范围缩小到 Hetronic 目前营销或销售其产品的国家（约 45 个国家），并发回地区法院以确定这些国家。
这一案例对开展国际业务的公司意味着什么？
可以肯定的是，最高法院的裁决对于充分理解其潜在影响是必要的。如果最高法院维持第十巡回法院的裁决，本案将为认为外国公司侵犯其美国商标权的美国公司提供一个强有力的工具。尽管美国公司必须证明侵权行为对美国商业产生了实质性影响，但几乎所有侵权销售都发生在其他国家这一事实可能并不妨碍陪审团裁定美国公司获得损害赔偿。
这与几乎所有人都认为的既定法律背道而驰，因为它本质上是说美国商标延伸至全世界。多年前，我所在的律师事务所就曾处理过这个问题。当时，我们有一个美国客户（"我们的客户"）与一家公司（"其他公司"）发生了一场残酷的诉讼，该公司最初在中国与我们合作。我们的公司憎恨另一家公司，非常想与另一家公司对着干，而且它知道另一家公司尚未将其最新（也是最重要的）品牌名称注册为中国商标，尽管该公司正在中国使用该品牌名称生产产品。我们的客户之所以知道这一点，是因为我们的中国商标律师对此进行了检索（并非通过其他公司向我们的客户透露的任何机密信息）。
长话短说，我们的客户希望将其他公司的品牌名称在中国注册为我们客户在中国的自有商标，并计划利用该商标申请作为诉讼和解的筹码。我们的律师花了无数个小时研究这个问题，得出的结论是，如果我们的客户这样做，并不违反中国法律，而且我们可以认为美国法院的管辖权不会延伸到中国，不过我们建议我们的客户将中国商标注册给自己在中国的一家子公司，作为该商标的所有人，以进一步远离我们客户的法律风险。我们还告诉客户，我们认为这不是一个好策略，因为它更有可能阻碍和解，而不是促成和解。最高法院的这一案例将改变我们的分析。另见《中国商标法》：13年后的中国商标法：简单而有效》。
值得注意的是，美国副检察长提交了一份诉状，要求最高法院限制《兰哈姆法》的域外适用范围，只有当被控侵权行为有可能在美国消费者中造成混淆时才允许进行损害赔偿。 副检察长认为，第十巡回法院的宽泛做法可能会破坏《巴黎公约》等知识产权条约。
我们将在此发布此案的最新进展，敬请关注。
