马德里议定书》下的全球商标保护

随着越来越多的美国公司和个人寻求在国外市场销售他们的商品和服务,他们在这些市场获得商标保护是很重要的。尽量减少在国外获得商标保护的费用的一个方法是利用马德里体系。随着阿联酋在今年早些时候加入《马德里议定书》(与单独的《马德里协定》一起构成马德里体系),马德里体系现在覆盖了125个国家,包括美国、中国和欧盟(EU)。

1.节约成本

美国公司和个人可以向设在日内瓦的世界知识产权组织(WIPO)申请国际注册(IR),然后将该国际注册延伸到一个或多个马德里体系国家,而不是在寻求商标保护的每个国家单独提出申请。直接向某一马德里体系国家的商标局提交国家商标申请的相关费用和成本(包括当地律师的费用和成本)被避免了,取而代之的是马德里体系较低的总体费用和成本。IR的所有人不必在每个国家承担单独的续展费用和成本,而是可以向WIPO支付一笔续展费,用于支付IR被指定的所有国家的续展费用。同样的集中管理和成本节约也适用于商标转让、合并和名称变更。

2. 获得IR

要获得国际注册(IR),申请人必须是马德里成员国的国民,在其中一个国家有住所,或在其中一个国家有真实有效的商业机构。IR申请必须基于申请人本国现有的(基础或母国)申请或注册,申请内容必须与基础申请或注册相同(除了商品和服务的规格可以更窄,但不能超过基础申请或注册的商品和服务规格)。申请时还必须指定IR将延伸到的一个或多个国家。随后可在任何时候增加其他国家。

例如,设在美国的一家公司可以根据该公司在美国为同一商标提出的申请或注册,向美国专利商标局(USPTO)提出IR申请,并指定日本和墨西哥为IR应延伸的国家。如果该申请在形式上符合要求,美国专利商标局将把该申请转给WIPO。如果WIPO认定该申请符合所有适用的手续,WIPO将把该申请转交日本和墨西哥的国家商标局,这两个国家将有长达18个月的时间(在某些情况下更长)接受或拒绝该申请,以便在各自国家进行保护。

通过使用该体系,申请人可以避免在墨西哥和日本聘请(和支付)当地律师来提交国家申请。但是,应该注意的是,如果某个国家的商标局对马德里体系的申请提出异议,申请人通常需要聘请当地律师,以努力克服当地商标局的异议。

3.使用商标的义务

一旦注册,IR就必须遵守各国关于在指定的每个国家使用该商标的要求。在大多数国家,商标必须在注册日期后五年内使用。此后,商标的使用不应连续超过五年而停止。

4.侵犯作为IR主体的商标的行为

在某一国家被接受的《国际投资协定》有权获得与国家商标注册相同的保护。适用于国家商标注册的相同规则将决定IR是否被侵犯,任何执行IR的行动必须在国家层面上寻求。在某一特定马德里体系国家对商标侵权给予的任何救济都仅限于该国。

5.IR依赖于基地(家)的登记,为期五年

IR依赖于基础注册(母国)的注册,期限为5年。因此,在此期间对基础申请或注册的任何变更也将适用于所有国家的IR。例如,如果在此期间因任何原因取消了基础注册,IR将不再有效。但是,如果基础注册被取消,IR的所有人可以将IR转换为在每个被指定国家的国家申请,并且仍然保持原始申请的申请(以及优先权)日期。基于上述情况,IR的所有人应采取措施,确保基础注册在这5年期间保持有效。

6.投资者关系的有效期限

IR的有效期为10年,可无限期连续10年延长。

7.你的国际品牌战略

通过使用马德里体系,商标所有人可以避免雇用当地律师来提交国家商标申请,并在国家注册获得批准后维护其注册。然而,获得国际注册,然后将其延伸到一个或多个国家的过程确实涉及一些成本,因此商标所有人通常需要将国际注册延伸到至少3-4个国家,以实现与在相同国家提交国家申请相比的成本节约。

商标所有人还必须考虑到这样一个事实,即IR将依赖于基础(本土)注册五年,而其他方法可能更适合商标所有人的特殊情况。商标所有人还应注意,将IR转让给非马德里国家的国民、住所或在马德里国家没有真实有效的商业机构的一方的限制。

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