Le dépôt de marques au Mexique : ce qu’il faut savoir

La mondialisation a appris bien des choses aux entrepreneurs, notamment l’importance de protéger leur propriété intellectuelle au sein des marchés dans lesquels ils opèrent ou envisagent d’opérer. Pour les propriétaires de marques, il coule de source que la propriété intellectuelle comprend les marques déposées. Toutefois, au cours des dernières décennies, de nombreuses sociétés ont appris à leurs dépens que leurs marques avaient été déposées sur des marchés à l’étranger par des tiers qui exploitent ces marques ou les « squattent » en attendant que le titulaire de la marque leur fasse une offre.

Nous avons donné des conseils aux entreprises internationales qui cherchent à protéger leurs marques de manière économique dans le billet Trademark Protection In The Global Marketplace: Because the World Does Not End at the U.S. Border (Protéger les marques sur le marché mondial : le monde ne s’arrête pas à la frontière américaine).

Sauf pour les plus grandes sociétés, le dépôt d’enregistrements uniques d’une marque dans l’ensemble des pays du monde est hors de prix et très compliqué. Heureusement, deux développements importants dans les vingt-cinq dernières années rendent l’opération superflue.

En 1996, le dispositif de marque communautaire de l’Union européenne, renommé marque de l’Union européenne ou MUE en 2016, voit le jour pour permettre d’obtenir la protection d’une marque dans les 27 pays membres de l’Union Européenne avec une seule demande de dépôt de marque. En 2012, le Mexique signe le Protocole de Madrid, un traité international qui permet aux titulaires d’une marque dans leur « pays d’origine » de faire une demande d’« enregistrement international » en désignant, avec une demande unique, le ou les pays dans lesquels ils souhaitent protéger leur marque parmi les 121 signataires du Protocole de Madrid. Les membres du Protocole de Madrid réalisent plus de 80 % du commerce mondial.

Faut-il faire sa demande directement au Mexique ou par le biais de l’OMPI (le Protocole de Madrid) ?

Compte tenu du soutien mondial pour les titulaires de marques que nous avons abordé ci-dessus, quel est l’intérêt de se préoccuper des enregistrements locaux de marques ? Ou bien est-il judicieux de faire sa demande via l’OMPI et de laisser ce processus (qui obtient les enregistrements de marques locaux) gérer la protection locale ?

C’est au cas par cas, et vous devriez donc faire appel à un avocat pour vous aider à déterminer le cap qui vous convient le mieux, en particulier s’agissant du dépôt de marque à l’étranger. En effet, les bureaux nationaux des marques conservent leur compétence et donc le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non un enregistrement de marque, même lorsqu’elle est déposée dans le cadre du Protocole de Madrid.

Voici quelques-unes des questions généralement abordées par nos avocats en marques à l’international pour décider s’il convient d’enregistrer la marque directement au Mexique ou via le Protocole de Madrid :

  1. Quel est le pays d’enregistrement initial de la marque ?
  2. Dans combien de pays (et lesquels) envisagez-vous de demander le dépôt de la marque ?
  3. Pour quel(s) type(s) de biens/services demandez-vous la protection de la marque ?

Ce billet couvre les concepts de base du dépôt de marque au Mexique, mais ces commentaires s’appliquent à l’ensemble des pays.

Il est utile de consulter un avocat en marque à l’international afin de s’assurer de bien comprendre le droit et les réglementations sur les marques au niveau local, mais aussi parce que l’exécution des lois et des réglementations change souvent avec le temps. Par exemple, avant, une demande d’application via le Protocole de Madrid qui désignait la Chine était traitée plus rapidement qu’une demande en Chine, mais c’est à présent l’inverse qui est vrai, l’enregistrement direct permettant en général d’obtenir un résultat plus rapide et même plus satisfaisant. Pour en savoir plus, lisez Register Your China Trademarks in China not Madrid (Déposez vos marques chinoises en Chine, pas via Madrid). Pour revenir au Mexique, il est interdit de déposer plusieurs classes à la fois, ce qui fait qu’un enregistrement international couvrant plus d’une classe sera automatiquement divisé en plusieurs demandes au Mexique (une par classe).

En règle générale, en cas de dépôt dans plus de trois pays, il revient généralement à moins cher de faire la demande via le Protocole de Madrid. Mais si le dépôt initial ne concerne qu’un ou deux pays, il est presque toujours avantageux de faire une demande directe dans ce ou ces pays. En outre, il est important de se rappeler que ce sont les autorités mexicaines qui acceptent ou rejettent un enregistrement international désignant le Mexique. Si le Mexique est votre destination, l’avantage du dépôt direct est qu’il permet d’obtenir une analyse professionnelle adaptée pour mettre toutes les chances de votre côté s’agissant du succès de cette demande.

Au Mexique, les dépôts de marque sont valables dix ans et sont renouvelables pour dix années supplémentaires. Depuis une révision récente de la loi, la période de dix ans court à compter de la date de validation de l’enregistrement de la marque au Mexique, et plus à compter de la date de la demande de dépôt de marque.

Le Bureau des brevets et des marques du Mexique, l’IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) est l’organisme gouvernemental mexicain chargé d’accorder (ou de rejeter) les dépôts de marque. Les demandes d’enregistrement peuvent être effectuées par tout individu ou société souhaitant distinguer ses produits ou services et peuvent être accordées à toute marque que l’on peut percevoir par les sens. Cela comprend bien sûr les noms et logos de marques et de produits, mais aussi des marques moins traditionnelles comme les sons, les odeurs, les mouvements, les couleurs et les designs ou formes des produits. Le Mexique permet aussi la protection des marques de certification.

Comme dans tous les pays, un bon point de départ pour enregistrer sa marque au Mexique est de rechercher des marques similaires à celles que l’on veut déposer et qui ont déjà été enregistrées ou sont en cours d’enregistrement par d’autres parties au Mexique. « MARCia », le site internet en accès libre de l’IMPI portant sur les marques, offre un bon aperçu du paysage des marques dans un secteur d’activité donné, mais les résultats fournis par ce site ne sont pas définitifs car il n’est pas forcément à jour.

Le Mexique applique la classification internationale de produits et de services définie par la onzième édition de l’Arrangement de Nice. Toutefois, il est important de fournir une description soigneuse et détaillée des biens et services faisant l’objet du dépôt de marque au Mexique étant donné que les experts mexicains sont réticents à accorder des enregistrements pour des biens ou services qui ne sont pas expressément décrits dans la demande. Le fait qu’une marque soit déjà déposée à l’étranger ne donne pas de priorité aux demandeurs au Mexique, à l’exception de ce qui est prévu par la Convention de Paris.

Quels documents faut-il pour demander le dépôt d’une marque au Mexique ?

Le processus d’enregistrement d’une marque au Mexique est relativement simple. Il faut remplir le formulaire de dépôt de marque en ligne avec un compte sur le portail de paiement et de services électroniques créé par le gouvernement mexicain. Toute personne titulaire d’un code d’identification personnel (CURP) peut signer une demande électronique.

Les informations à indiquer dans le formulaire de dépôt de marque sont les suivantes :

  • Le mot ou l’expression à enregistrer en tant que marque mexicaine et un spécimen en noir et blanc ou en couleur de la marque dans le cas de marques figuratives ou semi-figuratives, ou une description de la marque à protéger s’il s’agit d’enregistrer des sons, des odeurs ou des formes de produits.
  • Les produits ou services qui doivent bénéficier de la marque mexicaine.
  • La date de la première utilisation de la marque au Mexique. Si la première utilisation n’est pas revendiquée et indiquée, le Bureau des brevets et des marques du Mexique considère que la marque n’a jamais été utilisée.
  • L’adresse résidentielle ou commerciale du demandeur, qui ne doit pas obligatoirement être située au Mexique.
  • L’adresse de l’usine ou l’emplacement de l’établissement commercial principal (rue, numéro, ville et pays) si (et seulement si) le demandeur indique une date de première utilisation au Mexique.
  • Une procuration signée par un agent autorisé de la société demandeuse et par deux témoins.

Pour les demandes provenant d’un enregistrement international, le Bureau des brevets et des marques du Mexique a 18 mois pour émettre sa première décision ou son premier courrier et, ces derniers temps, utilise parfois tout ce délai. L’enregistrement des marques au Mexique prend effet une fois que le certificat est délivré et que l’enregistrement est publié dans la Gazette de la propriété industrielle.

Si les experts en marques du Mexique rejettent l’enregistrement, les demandeurs ont deux mois à compter de la date de réception de l’action officielle (avec possibilité d’une prolongation de deux mois) pour répondre à toute objection et réagir au dépôt d’oppositions. Les experts ont six mois à compter de la réponse pour prendre une décision.

Une fois qu’une marque mexicaine est accordée

Le droit mexicain ne prévoit pas expressément le moment où l’utilisation d’une marque doit commencer. Si une marque est déjà exploitée, cela doit être expressément mentionné dans la demande, avec la date de la première utilisation, sans quoi le Bureau des marques mexicain la considère non exploitée. Si une marque jamais utilisée est enregistrée au Mexique, les titulaires doivent déposer une déclaration d’utilisation dans un délai de trois mois à compter du troisième anniversaire de l’enregistrement. Une déclaration d’utilisation doit également être déposée au moment du renouvellement d’un enregistrement. Sans déclaration d’utilisation, les enregistrements deviennent automatiquement caducs.

Les règlements qui régissent les déclarations d’utilisation ont été ajoutés il y a peu à la loi afin d’éliminer les marques non utilisées du registre des marques du Mexique, en particulier celles détenues par les « squatteurs » de marques. C’est une bonne chose pour la plupart des demandeurs de dépôts de marques, mais il est important de noter que les demandeurs doivent prévoir d’utiliser les biens ou les services dans les trois ans suivant leur enregistrement au Mexique, sans quoi l’enregistrement ne présente aucun intérêt.

Au Mexique, il est obligatoire d’indiquer que la marque est déposée pour permettre l’exécution des réclamations en cas de contrefaçons. Le symbole ®, les lettres MR ou le terme Marca Registrada (marque déposée) sont autorisés. L’utilisation du terme ™ n’est pas reconnu comme l’adoption d’une marque. En l’absence de symboles du dépôt de la marque, le droit mexicain permet quand même aux titulaires de marques d’agir en contrefaçon s’ils ont annoncé publiquement le dépôt de la marque, avec une publicité dans un journal par exemple.

Que faire si un dépôt de marque au Mexique est rejeté et si quelqu’un a déjà déposé une marque au Mexique ?

Si l’IMPI rejette votre dépôt de marque, vous pouvez faire appel de cette décision en déposant une requête administrative auprès de l’IMPI ou en agissant en nullité auprès du Tribunal fédéral administratif du Mexique, qui dispose d’une chambre spécialisée dans les questions de propriété intellectuelle.

Si les marques désirées sont bien connues dans d’autres marchés, le droit mexicain peut offrir une protection s’il est possible de prouver que les marques sont connues des consommateurs mexicains ou sont très connues à l’échelle mondiale. Cette protection signifie que l’IMPI doit en principe rejeter d’office les dépôts de marques tiers pour les marques très connues, mais la plupart des titulaires de marques enregistrent leurs marques « célèbres » par mesure de précaution, puisque le coût d’enregistrement d’une marque au Mexique n’est rien en comparaison du coût d’un procès où il faudrait prouver qu’il était superflu de déposer une marque en raison de sa popularité.

Si une marque est peu susceptible d’être connue des consommateurs mexicains ou d’être reconnue à l’échelle mondiale, mais a toutefois déjà été déposée par un « squatteur » qui espère obtenir une « rançon » d’un utilisateur de marque à l’étranger, ou par un fournisseur de biens et de services qui empiète sur les droits de marque d’une marque réputée, il est possible de radier l’enregistrement de la marque en déposant une action en annulation pour les motifs suivants :

  • L’enregistrement de la marque a été accordé à tort.
  • La revendication de la marque par un tiers provient d’une utilisation antérieure en rapport avec des produits identiques ou similaires.
  • Le titulaire a revendiqué une première utilisation domestique erronée dans le formulaire de demande.
  • L’enregistrement a été obtenu de mauvaise foi.

N’attendez pas pour protéger vos marques

Comme les marques sont bien souvent les ressources les plus importantes d’une entreprise, de nombreuses personnes enregistrent des noms et des logos de marques d’entreprises étrangères au Mexique (et ailleurs) et cherchent à les « revendre » à la société étrangère. Les prix des marques dans ces transactions sont toujours largement supérieurs au coût du dépôt de la marque dans le cadre du processus décrit ci-dessus.

Si vous souhaitez faire des affaires au Mexique, l’une des premières étapes consiste à faire appel à un avocat expérimenté dans le domaine des marques au Mexique afin de vous aider à déterminer la meilleure manière de protéger les noms et les logos de vos marques (voire les sons et les couleurs) au Mexique.

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