Las marcas no se limitan a palabras o dibujos y pueden incluir marcas sensoriales como colores, olores y sonidos. En Estados Unidos, la USPTO reconoce los sonidos como marcas si hacen pensar en el producto o servicio de una empresa. El león rugiente de MGM, el D'OH de Homer Simpson y la fanfarria de 20th Century Fox son sonidos famosos que también son marcas registradas en Estados Unidos.
En China, las marcas sonoras son un concepto algo nuevo. La modificación de la Ley de Marcas de China de 2014 hizo posible registrar como marca un sonido. La ley establece que pueden registrarse como marcas todos los signos, incluidos palabras, gráficos, letras, números, símbolos tridimensionales, combinaciones de colores, sonidos o cualquier combinación de los mismos, que puedan distinguir los productos de una entidad de los de otras.
En la práctica, sin embargo, no se han registrado muchas marcas sonoras. Menos del 10% de las solicitudes de marcas sonoras han sido aprobadas para su registro en China.
Según las Normas de China para la Revisión y Examen de Marcas ("Normas"), una marca sonora es una marca formada por un sonido que puede utilizarse para distinguir la procedencia de un producto o servicio. La revisión sustantiva de una solicitud de marca sonora incluye el examen de (1) si contiene términos o sonidos que no son registrables (por ejemplo, cualquier himno nacional), (2) sus características distintivas, y (3) si es lo suficientemente idéntica o similar a otra marca sonora o visual como para que pueda confundir y engañar al público sobre la procedencia de los productos o servicios, o hacer que el público crea que dichas marcas están asociadas de alguna manera.
Entre los tres criterios anteriores, el carácter distintivo puede ser el más difícil de probar para los solicitantes y, probablemente, una razón clave del bajo índice de registro de marcas sonoras. Según las Normas, los sonidos que representan directamente el contenido, el consumidor objetivo, la calidad o la función de un producto o un servicio carecen de rasgos distintivos. Por ejemplo, los ladridos o maullidos utilizados en productos o servicios relacionados con animales de compañía no son distintivos. Las Normas no explican qué se considerará distintivo. En su lugar, establecen que una marca sonora adquirirá rasgos distintivos con el uso a largo plazo, por lo que la Oficina de Marcas podrá pedir al solicitante que presente pruebas de uso y explique cómo la marca adquiere carácter distintivo a través del uso.
Algunos casos del pasado arrojan algo de luz sobre cómo demostrar las características sobresalientes de una marca sonora. Poco después de que entrara en vigor la nueva Ley de Marcas, el gigante tecnológico chino Tencent solicitó una marca sonora para el nuevo sonido de notificación de mensajes de su programa de mensajería instantánea QQ. El sonido consiste en seis pitidos (嘀嘀嘀嘀嘀嘀). La Oficina de Marcas denegó la solicitud por falta de rasgos distintivos y rechazó la posterior solicitud de revisión de Tencent. Tencent interpuso entonces una demanda ante el Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín solicitando la retirada de la resolución de la Oficina de Marcas.
El Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín falló a favor de Tencent, sosteniendo que:
- Tencent había utilizado el sonido en cuestión de forma continua y extensiva durante mucho tiempo. Tencent lanzó QQ en 1999 (entonces "OICQ") y desde entonces utilizaba el mismo sonido para los mensajes nuevos. QQ tiene cientos de millones de usuarios activos. El sonido ha aparecido en programas de televisión y otros medios de comunicación asociados a QQ.
- El sonido es un sonido artificial y no un resultado del proceso de ejecución del software. Por lo tanto, no es un sonido funcional.
- En general, el sonido cumple la función de identificar la fuente de servicio.
Tras un recurso de la Oficina de Marcas ante un tribunal superior, éste confirmó la decisión del tribunal de PI de Pekín. Tencent registró finalmente la marca sonora más de cuatro años después de la solicitud inicial.
En este caso, Tencent aportó documentación como informes de estudios de mercado y de la industria, clips de programas de televisión y bibliografía encontrada en la biblioteca nacional para demostrar que Tencent había utilizado ampliamente el sonido en asociación con el software y que está vinculado al servicio que presta Tencent/QQ.
Otro caso reciente sobre marcas sonoras tiene que ver con el "rey de los pintalabios" de China, Li Jiaqi, un streamer en directo que saltó a la fama vendiendo miles de pintalabios en cuestión de minutos. La empresa de Li solicitó el registro de "oh my god, buy it buy it" como marca sonora. Se trata de una frase característica que Li suele gritar en sus sesiones de streaming. La Oficina de Marcas rechazó la solicitud en diciembre de 2020, y el solicitante ha recurrido desde entonces. Debido a la popularidad de Li, este caso atrajo la atención del público y aumentó la concienciación sobre la protección de marcas mediante el registro de un sonido.
Las marcas sonoras son relativamente nuevas en China, que sigue estudiando cómo proteger eficazmente las marcas mediante marcas sonoras. Dado que la Oficina de Marcas de China puede solicitar pruebas adicionales de las características más destacadas de una marca, las empresas deberían prestar atención al menos al uso que hacen de cualquier sonido característico y documentarlo para aumentar las probabilidades de éxito en el registro de una marca sonora.
