La semana pasada asistí a un excelente seminario web de IPWatchdog sobre la usurpación de marcas, presentado por Ai-Leen Lim de AWA Asia. Deberías verlo entero, pero aquí tienes algunas ideas y conclusiones.
La usurpación de marcas es uno de los mayores problemas en lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en China. Básicamente, la usurpación se produce cuando alguien registra una marca sin intención de utilizarla, sino con la esperanza de extorsionar al verdadero propietario de la marca. La usurpación es conceptualmente diferente de la situación en la que un falsificador registra una marca para facilitar su actividad de falsificación. Sin embargo, dado que los okupas son oportunistas, a menudo están dispuestos a vender la marca a los falsificadores, lo que significa que existe cierto solapamiento entre los problemas de la okupación y la falsificación. Del mismo modo, los falsificadores suelen dedicarse a la venta extorsiva de marcas que poseen legalmente a los verdaderos propietarios de la marca.
Como en China rige el sistema de "primero en registrar la marca", el hecho de que el propietario de la marca la haya utilizado primero no suele tener ninguna importancia. China extiende la protección a lo que denomina "marcas notoriamente conocidas", pero es muy difícil que una marca alcance la categoría de "notoriamente conocida".
En cierto modo, la okupación es peor que la falsificación. Aunque esta última es problemática por muchas razones, al menos genera cierta actividad económica, mientras que la okupación no. Además, para las marcas impactadas, la okupación las coloca en la exasperante posición de tener que pagar por utilizar lo que considera su propia marca.
Como señaló Ai-Leen, China ha estado tomando medidas para hacer frente a la okupación. En particular, en 2019 se modificó la Ley de Marcas para establecer que "se rechazará toda solicitud de mala fe de registro de marca para un fin distinto del uso" (art. 4). Sin embargo, incluso antes de la enmienda, ya existía una tendencia de hostilidad hacia las solicitudes de mala fe. Por ejemplo, Ai-Leen observó que la tasa de éxito de las oposiciones casi se duplicó entre 2015 y 2019, el año en que se adoptó la enmienda.
No es sólo la Administración Nacional de la Propiedad Intelectual de China (CNIPA) la que está apuntando sus armas contra las solicitudes de mala fe. Los tribunales chinos también se están volviendo cada vez más hostiles hacia los ocupantes ilegales y, en general, contra los malos actores de marcas registradas. Tomemos como ejemplo el caso Brita. En este caso no se trataba del clásico okupa que amasa de forma oportunista registros potencialmente valiosos, sino de una empresa real de Shanghai que tenía como objetivo la marca Brita. Como explicamos en China Trademarks: ¿Perseguir de buena fe a los ocupantes ilegales de mala fe?
Aunque pueda ser un consuelo frío para Brita, el demandado en este caso no era realmente un okupa en serie: Sus solicitudes de mala fe iban dirigidas contra Brita. La medida del tribunal de Shanghai podría ser señal de la determinación de las autoridades chinas de adoptar una línea más firme contra los solicitantes de mala fe, no sólo contra los okupas con "molinos" de registros.
También es digno de mención el hecho de que el tribunal no se sintiera conmovido por el hecho de que el sistema de marcas funcionara en última instancia (sobre todo porque Brita fue diligente con sus solicitudes de marca en primer lugar). El tribunal valoró el hecho de que las acciones del demandado supusieran un obstáculo para Brita y no vio con buenos ojos el "abuso" procesal del demandado. Si el razonamiento del tribunal de Shanghai se impone entre sus tribunales homólogos, los esfuerzos de China contra la usurpación de marcas podrían por fin tener algo de fuerza.
No hace tanto tiempo que las conversaciones con clientes que se enfrentaban a un problema de okupación pronto se convertían en una discusión sobre la negociación de una compra con el okupa. Aunque en algunos casos las cantidades no eran obscenas, el hecho de que los clientes estuvieran pagando para recuperar "su" marca les escocía; la constatación de que podrían haber evitado por completo el problema si hubieran sido más diligentes a la hora de contratar a un abogado chino o simplemente de presentar una solicitud de marca no ayudaba. Además, en algunos casos las sumas eran obscenas. Para algunos clientes, cambiar de marca era una opción, pero para otros la elección era muy dura: pagar a un extorsionador o renunciar al mercado chino.
Pero los tiempos están cambiando. La usurpación sigue siendo un problema y no es fácil abordarlo, pero hay algunos pequeños indicios de que las autoridades chinas se están centrando cada vez más en el problema. Y aunque la negociación sigue formando parte de las herramientas de las marcas chinas, las oposiciones (antes del registro) y las invalidaciones (después del registro) por motivos de mala fe son vías cada vez más prometedoras, al igual que los litigios civiles.
