Siempre que los clientes preguntan sobre la presentación de una solicitud de marca en China a través del Sistema de Madrid, mi respuesta es sencilla: es mejor presentar una solicitud nacional directamente ante la Oficina de Marcas de China (CTMO).
El sistema chino de marcas es complicado: a la vez idiosincrásico y muy reglamentado, y supervisado por examinadores caprichosos. Pero la solicitud única de Madrid elude todo esto y hace que el registro de una marca en China parezca fácil; todo lo que hay que hacer es marcar una casilla con la indicación "China". Como resultado, los solicitantes de Madrid se dejan llevar por un sentimiento de complacencia y, con demasiada frecuencia, el resultado es un rechazo que podría haberse evitado con una solicitud nacional en China. Se supone que las solicitudes de Madrid son baratas y rápidas, pero solucionar los problemas de Madrid a posteriori no es ni lo uno ni lo otro. Este problema se ve agravado por los abogados estadounidenses que se sienten cómodos presentando solicitudes en Madrid pero no tienen experiencia presentando solicitudes en China.
La tramitación de marcas en China es muy mecánica. Para la inmensa mayoría de las solicitudes, hay que presentar una solicitud, esperar entre 10 y 14 meses y, al cabo de ese tiempo, la marca se registra o se rechaza. (Una ligera simplificación, pero no demasiado.) No existe un CTMO equivalente a una acción de oficina de la USPTO, no hay intercambios con los examinadores de marcas y no hay posibilidad de modificar una solicitud presentada.
Por este motivo, el trabajo más importante para las solicitudes de marcas chinas tiene lugar antes de que se presente la solicitud.
En primer lugar, es esencial llevar a cabo una autorización de marca previa a la solicitud (también conocida como examen de marcas) para evaluar la posibilidad de registrar la marca. ¿Es la marca intrínsecamente distintiva? ¿Infringe las prohibiciones legales de China en materia de marcas? ¿Entra en conflicto con alguna marca preexistente?
A continuación, suponiendo que los resultados del cribado no le asusten, debe determinar en qué clase(s) presentar la solicitud y los productos o servicios específicos ("artículos") que cubrirá la marca. Esto es mucho más complicado de lo que parece, porque la CTMO divide cada clase de Niza en un sistema único de subclases. A efectos del registro de la marca, cada subclase se trata de forma independiente: una marca para un artículo de una subclase determinada cubre todos los artículos de esa subclase, pero no es efectiva para los artículos de ninguna otra subclase.
Para ver cómo funciona, examinemos la clase 41 de Niza, cuyo título oficial es "Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales". La CTMO divide la clase 41 en siete subclases diferentes:
Subclase 4101 - educación
Subclase 4102 - organización de actividades educativas, culturales y recreativas
Subclase 4103 - servicios de biblioteca
Subclase 4104 - servicios de edición
Subclase 4105 - servicios deportivos y de entretenimiento
Subclase 4106 - adiestramiento de animales
Subclase 4107 - otros servicios no clasificados.
Dado que la Clase 41 tiene siete subclases, eso significa que siete marcas idénticas, cada una de ellas propiedad de una entidad diferente, podrían coexistir teóricamente en la Clase 41. Para mostrar cómo puede funcionar esto, hice una búsqueda de las marcas de la Clase 41 para "MGM" y encontré que cuatro entidades diferentes han presentado solicitudes:
(1) Marilyn Licensing Corp. ha registrado "MGM" en la subclase 4107;
(2) Una empresa china, Great Wall International Communication Co. Ltd, ha registrado "MGM" en las subclases 4102 y 4104;
(3) Metro-Goldwyn Mayer Lion Corp. ha registrado "MGM" en las subclases 4101 y 4105, y (sin necesidad) de nuevo en la subclase 4105; y
(4) MGM Resorts International ha intentado registrar "MGM" en las siete subclases, pero es casi seguro que será rechazado en todas excepto en las subclases 4103 y 4106 debido a los registros anteriores contradictorios.
Cuando presenta una solicitud nacional china, usted determina las subclases que desea que abarque su solicitud. Pero cuando presenta una solicitud en Madrid, su lista de artículos va directamente a un examinador de marcas de la CTMO, que decidirá a partir de su lista en qué subclases deben incluirse los artículos sin consultarle. Esta falta de consulta, combinada con el conocimiento a menudo tenue del inglés (o francés o español) por parte de los examinadores, significa que las descripciones imprecisas de los artículos pueden dar lugar a problemas tanto de inclusión excesiva como de inclusión insuficiente.
La solicitud presentada por MGM Resorts International era excesivamente inclusiva porque intentaba abarcar todos los servicios de la clase cuando la mayoría de las subclases ya estaban cogidas. Pero podría haber sido peor: podría haber sido una solicitud de Madrid. Como MGM Resorts presentó una solicitud nacional, sólo será rechazada con respecto a los servicios de las subclases 4101, 4102, 4104, 4105 y 4107. Si hubiera sido una solicitud de Madrid con una descripción demasiado amplia de los servicios, el examinador de la OMC podría haber decidido que los servicios abarcaban todas las subclases, y entonces se habría denegado toda la solicitud.
Sorprendentemente, intentar abarcar todos los artículos de una clase también puede dar lugar a una falta de inclusión. Esto se observa con mayor frecuencia en las descripciones de artículos que reflejan los epígrafes de clase oficiales de Niza, ya que el epígrafe de clase oficial de Niza sólo suele abarcar algunas de las subclases de esa clase. Por ejemplo, el título oficial de Niza para los productos de la clase 25 es "prendas de vestir, sombreros y zapatos". Si usted presentara una solicitud en Madrid con esa descripción de productos, podría pensar que su marca abarcaría todos los productos de la Clase 25, pero en realidad su marca no tendría ninguna protección para calcetines, bufandas, guantes o cinturones. Según el sistema chino de subclases, ninguno de ellos se considera "ropa". Este tipo de error lo cometen con bastante frecuencia los abogados de marcas que no están familiarizados con el sistema de marcas de China.
Es famoso el caso de Apple Computer, que se topó con el problema de la "falta de inclusión" cuando registró una marca de clase 9 para "IPHONE" en 2002, que abarcaba el hardware y el software informáticos. Desgraciadamente para Apple, los teléfonos móviles pertenecían a una subclase diferente, y en 2004 una empresa china, Hanwang Technology, registró "I-PHONE" para cubrir los teléfonos móviles. Como iPhone no era una marca famosa en China en 2004, Apple tuvo que pagar a Hanwang para obtener la propiedad de la marca.
Es posible realizar un examen previo a la solicitud antes de presentar una solicitud en Madrid, y es posible elaborar una descripción de los elementos en una solicitud en Madrid que se ajuste al sistema chino de subclases. Pero para ello es necesario trabajar con un abogado o agente de marcas con experiencia en China, y costará casi lo mismo y llevará casi tanto tiempo como una solicitud nacional. En otras palabras, se pierden todas las ventajas del Sistema de Madrid, pero se mantienen todas las desventajas.
Por último, aunque su marca del Sistema de Madrid se registre en China sin problemas, es posible que tenga problemas para hacer valer sus derechos. Tras el registro, el único certificado oficial para las marcas del Sistema de Madrid es el que expide la OMPI. China no expide su propio certificado de marca. En teoría, esto no debería ser un problema, porque el certificado de la OMPI debería ser suficiente para hacer valer sus derechos de marca en virtud de la legislación china. En la práctica, y me doy cuenta de que esto puede resultar chocante para algunos lectores, a los burócratas chinos y a los representantes del servicio de atención al cliente de comercio electrónico generalmente les importan un bledo las obligaciones de China con la OMC. La mayoría de las veces, antes de mover un dedo contra una fábrica o un sitio web infractores, exigirán una copia de un certificado de marca china expedido por la CTMO. Es bastante fácil solicitar un certificado de marca china basado en un registro de la OMPI, pero se tarda entre tres y cinco meses más en obtenerlo. Eso puede parecer una eternidad cuando tu marca está siendo anulada.
Si un cliente tiene una lista extremadamente precisa y limitada de elementos y ya está presentando una solicitud de Madrid para varios países, entonces podría considerar la posibilidad de añadir China a esa lista. Pero para la mayoría de los clientes, no tiene sentido. La OCM ya es bastante voluble con las solicitudes nacionales. ¿Por qué complicar las cosas presentando una solicitud para el Sistema de Madrid?
