Controle sus moldes
Muchas empresas suponen erróneamente que son propietarias de los moldes, las herramientas y la propiedad intelectual de los productos fabricados en el extranjero. Pero sin contratos claros, lo más probable es que no sea así, y es muy probable que no pueda cambiar de proveedor, aunque su proveedor suba los precios hasta las nubes y fabrique productos terribles.
Este post explica cómo puede perder el control de sus moldes e IP y qué puede y debe hacer para evitarlo.
Las empresas que subcontratan la fabricación en el extranjero necesitan mantener a toda costa el control sobre sus moldes/herramientas. Para conseguirlo para nuestros clientes, nuestros abogados especializados en fabricación internacional se centran en dos cuestiones a la hora de redactar disposiciones sobre moldes/herramientas que formen parte de un contrato más amplio (como un acuerdo de fabricación o un acuerdo de desarrollo de productos) o que sean independientes como parte de un contrato de propiedad de moldes/herramientas.
En primer lugar, queremos dejar claro que nuestro cliente es el propietario de los moldes y herramientas, y punto. Nuestros contratos suelen estipular que la fábrica extranjera (ya sea en Taiwán, Tailandia, México, España, Polonia, China o donde sea) sólo puede utilizar los moldes para fabricar el producto de nuestro cliente y no para fabricar productos para terceros. En segundo lugar, redactamos nuestros contratos para dejar claro que cuando nuestro cliente decida trasladar su producción a otra fábrica, tendrá derecho a llevarse sus moldes y herramientas al nuevo lugar de fabricación. La negociación de estos términos suele ser bastante difícil, ya que los fabricantes tienen un fuerte incentivo para mantener los moldes como "rehenes" para evitar que sus compradores extranjeros trasladen su fabricación a una nueva fábrica. La única manera de tener éxito es con un acuerdo independiente de propiedad de moldes o disposiciones de propiedad de moldes insertadas en un acuerdo escrito de fabricación o desarrollo de productos.
En segundo lugar, redactamos nuestros contratos para garantizar que nuestro cliente sea propietario de toda la propiedad intelectual inherente a los moldes. En algunos productos, la forma incorporada en el molde es de hecho todo el valor del producto. Tomemos por ejemplo una pieza compleja utilizada para fabricar una turbina o un motor a reacción. Después de todo el proceso de ingeniería y pruebas, lo único que queda es una pieza única producida por fundición en uno o más moldes. En esta situación, los moldes incorporan toda la propiedad intelectual de la pieza y, por tanto, la parte que posee o controla la propiedad intelectual de los moldes controla esencialmente el producto. Y lo que es más importante, si ninguna de las partes es propietaria de la propiedad intelectual de los moldes, éstos son efectivamente de código abierto. Y si nadie posee la propiedad intelectual de los moldes o del producto, el fabricante es libre de fabricar su producto.
A medida que la fabricación en el extranjero se ha vuelto más compleja, los moldes para los productos también lo han sido. En muchos casos, el molde incorpora la mayor parte o la totalidad de la propiedad intelectual del producto. Los dos ejemplos siguientes lo ponen de manifiesto. En primer lugar, en algunos productos, el mecanismo interior se basa enteramente en hardware de código abierto. La carcasa externa que rodea el mecanismo es, por tanto, la principal propiedad intelectual protegible del producto. La propiedad intelectual reside íntegramente en los moldes utilizados para fabricar la carcasa del producto. El "aspecto" de la carcasa se convierte en la identidad del producto, y si ese "aspecto" no está protegido, la empresa extranjera que diseñó la carcasa no posee ninguna PI relacionada con el producto. Sin la PI en los moldes, su fábrica extranjera puede copiar libremente su producto.
Talleres de fabricación de moldes
Las fábricas que se dedican a la fabricación por contrato se han dado cuenta de todo esto, lo que hace que la protección de los moldes sea cada vez más difícil. A la hora de decidir qué incluir en las cláusulas contractuales sobre moldes de nuestros clientes, nuestros abogados especializados en fabricación internacional ya no pueden centrarse únicamente en la propiedad de los moldes, sino también en la propiedad intelectual de los moldes. Los nuevos problemas de propiedad intelectual de los moldes surgen con frecuencia en dos entornos: a) los talleres de fabricación de moldes de terceros y b) las propias fábricas subcontratadas.
Los problemas que suelen surgir con los talleres de fabricación de moldes se deben a un cambio de procedimiento del que nadie se ha percatado realmente. El procedimiento estándar consiste en que la fábrica por contrato que fabrica el producto se encargue también de fabricar los moldes para el producto. Antiguamente, casi siempre era la misma fábrica la que fabricaba los moldes y el producto. Sin embargo, ahora es más común que la fábrica que fabrica su producto subcontrate también la fabricación de los moldes a un tercero. En muchos casos, incluso el diseño de los moldes se subcontrata a ese tercero.
Lo que esto significa es que un acuerdo de moldes con su fábrica que se ha redactado para controlar la propiedad de los moldes y la PI del producto se ve comprometido cuando las especificaciones y la responsabilidad de la fabricación se envían a un fabricante de moldes externo. Dados los aspectos económicos de la fabricación de moldes, no es habitual que su fabricante de moldes utilice el diseño de su molde para sus propios fines, pero sí es habitual que venda copias de sus moldes a fábricas interesadas en clonar su producto.
Este tipo de clonación de productos es un negocio floreciente en China y, en menor medida, en la mayoría de países conocidos también por su fabricación por encargo. Los diseñadores de productos extranjeros se preguntan a menudo cómo ha llegado al mercado una copia excelente de su producto antes de que ellos mismos hayan iniciado la producción a gran escala. Esto suele ocurrir porque muchos fabricantes de moldes se dedican a vender los moldes "más recientes". La fábrica que utiliza para fabricar su producto tiene en realidad un incentivo para quedarse con el molde para su propio uso, ya que una vez que salga al mundo los moldes serán utilizados por los competidores de su fábrica. Cuando esto ocurra, la fábrica que fabrica su producto se verá perjudicada de la misma manera que usted. Véase Su fábrica china como el competidor más duro y La fabricación en China y la falacia de ser el primero en llegar al mercado.
La fábrica que fabrica sus productos
La cuestión fundamental con su propia fábrica es la misma que con su taller de fabricación de moldes: ¿quién será el propietario de la propiedad intelectual del diseño resultante? En el caso del producto, la cuestión es quién es el propietario del diseño del producto. En el caso de los moldes, la cuestión es quién es el propietario del diseño de los moldes.
Cuando los moldes son el producto, esto se convierte en una cuestión fundamental que no puede ignorarse.
Nuestros abogados especializados en resolución de litigios internacionales suelen observar los tres problemas básicos siguientes tras la fabricación de una serie de moldes para un producto de éxito:
1. El fabricante del producto en el extranjero anuncia un aumento sustancial del precio del producto. Esto suele ser una sorpresa para el comprador del producto, que esperaba que su precio unitario disminuyera a medida que aumentaba la producción.
2. El fabricante del producto en el extranjero no es capaz de seguir el ritmo del aumento de los requisitos de producción. Esto suele sorprender al comprador extranjero, al que el fabricante del producto había asegurado que tenía capacidad de sobra para atender cualquier número de pedidos.
3. El aumento de las exigencias de producción hace que el nivel de calidad del fabricante descienda hasta niveles inaceptables. Esto suele sorprender al comprador extranjero, que esperaba que la calidad mejorara con el tiempo.
En respuesta a cualquiera de las tres cuestiones anteriores, el comprador extranjero notifica a su fabricante su intención de trasladar la producción a otro fabricante. En el pasado, los problemas que surgían en esta fase se centraban sobre todo en la propiedad de los moldes físicos, una cuestión que normalmente puede resolverse con un acuerdo de propiedad de moldes relativamente sencillo. En la medida en que un acuerdo de propiedad de los moldes resuelve los problemas, se trata de noticias antiguas.
Sin embargo, en los últimos años las fábricas han esgrimido argumentos (como los que se exponen a continuación) que hacen que la situación sea mucho más compleja:
1. La fábrica dice: "Es cierto que usted pagó la tarifa de fabricación de los moldes, pero esa tarifa sólo cubría los costes de material y el tiempo invertido. Además, hemos invertido mucho tiempo y dinero en hacer los dibujos CAD y las especificaciones necesarias para fabricar los moldes, y también hemos invertido tiempo de ingeniería en integrar los moldes en nuestro proceso de producción. Antes de que pueda llevarse los moldes, debe compensarnos por esos costes. No le cobraremos un margen de beneficio, pero debe pagarnos nuestros gastos". A continuación, la fábrica emite una factura irrazonablemente elevada por esos costes y, si no paga, le retiene los moldes como rehenes. Esto se ha convertido en una práctica casi habitual en la fabricación subcontratada en China y, en menor medida, también en otros países, especialmente en aquellos en los que muchas de las fábricas son de propiedad china. Por lo tanto, es esencial contar con un contrato por escrito que deje claro que los pagos cubren todo lo relacionado con los moldes y que no se exigirán pagos adicionales cuando el comprador pretenda tomar posesión de los moldes.
2. La fábrica dice: "Es cierto que los moldes son suyos y que pueden llevárselos cuando quieran. Sin embargo, nosotros hicimos todo el trabajo de diseño de esos moldes, por lo que somos los propietarios del diseño plasmado en los moldes. Le daremos una licencia para utilizar los moldes para la producción con otra fábrica, pero esa licencia es limitada. Usted no puede copiar los moldes, pero nosotros tenemos derecho a copiarlos y utilizarlos para nuestra propia producción y a vender copias de los moldes a terceras fábricas."
3. La fábrica dice: "Nosotros hicimos todo el trabajo de diseño de los moldes, así que somos los propietarios de ese diseño, y ya hemos registrado una patente de diseño en los moldes porque somos los inventores a efectos de patente. No importa que nos hayan pagado por los moldes porque somos los inventores y nuestra patente de diseño nos protege. Puede quedarse con los moldes físicos, pero si quiere utilizar esos moldes para la producción en una fábrica diferente, debe pagarnos un canon". A continuación, este canon se cotiza a un precio tan elevado que a usted no le resulta rentable que su producto se fabrique en una planta de terceros
Productos secuestrados
Las fábricas más honestas dejan clara la situación durante el proceso de negociación. El comprador extranjero paga por fabricar el molde, pero ese pago no le confiere ningún derecho de propiedad sobre los moldes. La fábrica realiza el trabajo de diseño y es propietaria de los moldes. La fábrica aceptará utilizar los moldes únicamente para fabricar el producto para el comprador extranjero; sin embargo, el comprador extranjero no tiene derecho a trasladar los moldes a ninguna otra fábrica. Algunas fábricas le dirán que es libre de hacer nuevos moldes en su nueva fábrica, pero otras harán valer la propiedad del diseño del molde y no le permitirán hacer copias en la nueva fábrica. En otras palabras, la fábrica deja claro desde el principio que pretende retener al comprador extranjero como rehén al no permitirle utilizar otro fabricante para su producto. Dado que los aranceles y derechos de aduana y los elevadísimos costes de transporte llevan cada vez más a las empresas a tratar de trasladar su producción a otro lugar, nuestros abogados están recibiendo un número masivo de llamadas de empresas a las que se les impide trasladar su producción a pesar de los agobiantes aumentos de precios. Tenemos muchas estrategias para ayudar a estas empresas, pero ninguna es tan buena ni tan barata como utilizar buenos contratos que eviten que surja este problema en primer lugar.
Cuestiones relativas a la propiedad intelectual de los moldes cuando se trata con terceros fabricantes de moldes
Los problemas que suelen surgir con los talleres de fabricación de moldes se deben a un cambio de procedimiento del que nadie se ha percatado realmente. Lo normal es que la fábrica que fabrica el producto se encargue de fabricar los moldes para el mismo. Antiguamente, casi siempre era la misma fábrica la que fabricaba los moldes y el producto. Sin embargo, ahora es igual de habitual que la fábrica del producto subcontrate la fabricación de los moldes a un tercero. En muchos casos, incluso el diseño de los moldes se subcontrata a ese tercero.
Lo que esto significa es que un acuerdo de moldes con su fábrica para controlar la propiedad de los moldes y la PI de su producto se ve comprometido cuando las especificaciones y la responsabilidad de la fabricación del molde recaen en un fabricante de moldes externo. Dados los aspectos económicos de la fabricación de moldes, no es probable que el fabricante de moldes utilice el diseño del molde para sus propios fines. Más bien, el riesgo fundamental es que el fabricante de moldes venda copias de sus moldes a otras fábricas interesadas en clonar su producto.
Este tipo de clonación es un negocio floreciente en China y en todo el mundo. Con la fabricación que abandona China para trasladarse a lugares como Vietnam, Camboya, Malasia, México, Tailandia, India, etc., estamos "viendo" muchos casos en los que un molde fabricado en un país acaba en China utilizándose para clonar productos. También estamos viendo muchos casos en los que el molde del producto se fabrica en China para un producto fabricado en algún lugar como Vietnam y la empresa extranjera no protege su propiedad intelectual en ambos países, como prácticamente siempre es necesario.
Los diseñadores de productos extranjeros se preguntan a menudo cómo una copia estupenda de su producto ha llegado al mercado antes de que ellos hayan iniciado la producción a gran escala del producto. Así es como ocurre: los fabricantes de moldes llevan a cabo un próspero negocio de venta de los moldes "más recientes". Aunque es habitual culpar a las fábricas de productos de esta filtración, esta culpa suele estar fuera de lugar. Su fábrica de productos suele tener un incentivo para quedarse con su molde para su propio uso, ya que una vez que su molde salga al mundo será utilizado por los competidores de su fábrica. Cuando esto sucede, su fábrica se ve perjudicada de la misma manera que usted, ya que su producción de su producto probablemente disminuirá o finalizará.
Aunque perder los moldes propios a través de un taller de fabricación de moldes ajeno es un riesgo enorme, pocos diseñadores de productos extranjeros y prácticamente ninguna fábrica de Asia se esfuerzan mucho por controlar al fabricante de moldes. La fábrica asiática y el fabricante de moldes rara vez firman contratos por escrito claramente redactados que traten esta cuestión. El diseñador de productos extranjero no sólo no suele firmar ningún tipo de contrato con el fabricante de moldes, sino que normalmente ni siquiera conoce la identidad de su fabricante de moldes. Suele suponer que su fábrica de productos es también su fábrica de moldes.
Dado que muchos diseños de productos están protegidos principalmente como secretos comerciales, la entrega del diseño a un taller de fabricación de moldes de terceros sin un acuerdo por escrito rompe el secreto del producto y, por tanto, elimina cualquier protección del secreto comercial. La fabricación de moldes por terceros deja un agujero gigantesco en la protección de la PI que puede y debe cerrarse mediante un simple conjunto de contratos.
Aunque perder los moldes de uno a través de un taller de fabricación de moldes de terceros es un riesgo enorme, pocos diseñadores de productos extranjeros son conscientes de este riesgo y aún menos saben lo que hay que incluir en un contrato para evitar esta fuga. El diseñador de productos extranjeros rara vez conoce la identidad de su fabricante de moldes. En la mayoría de los casos suponen que la fábrica que fabrica el producto también fabricará sus moldes. Esto deja un enorme agujero en su protección de la PI que puede y debe cerrarse utilizando un conjunto de contratos relativamente sencillos.
Considere también la cuestión de la protección de patentes. Para obtener una patente en cualquier parte del mundo, debe demostrar que ha inventado el artículo. En un caso en el que el diseño del molde se ha subcontratado a un taller de fabricación de moldes externo, quién inventó realmente el artículo puede no estar claro. ¿Fue el diseñador del producto extranjero quien desarrolló la idea básica? ¿Fue el fabricante del producto quien hizo algunos dibujos preliminares? ¿O es el fabricante del molde el que hizo los dibujos detallados y produjo el modelo de trabajo final? ¿O son los tres, cada uno con derecho a un porcentaje de la patente? Los abogados especializados en litigios internacionales de nuestro bufete han tratado demasiados casos en los que esta cuestión no estaba clara. Con este tipo de estructura tripartita, la respuesta habitual es que nadie es propietario de la propiedad intelectual de los moldes. No hay patentes ni secretos comerciales. A menudo, esto significa que nadie es propietario de la propiedad intelectual del producto en sí. Con frecuencia, esto conduce a desastres en la comercialización del producto.
Para el producto, la cuestión es quién es el propietario del diseño del producto. En el caso de los moldes, la cuestión es quién es el propietario del diseño de los moldes. Cuando los moldes SON el producto, esto se convierte en una cuestión fundamental que no puede ignorarse.
Y, sin embargo, con este tipo de estructura tripartita (comprador, fabricante de moldes y fabricante del producto), la respuesta habitual es que nadie es propietario de la propiedad intelectual de los moldes: ni patentes, ni secretos comerciales. A menudo, esto significa que nadie es propietario de la propiedad intelectual del producto en sí. Esto puede ser un desastre para la empresa extranjera que fabrica el producto.
Cómo proteger sus moldes y utillajes
Con demasiada frecuencia, las empresas acuden a nuestro bufete de abogados después de haber firmado un contrato que esencialmente entrega sus productos y su propiedad intelectual a su fabricante extranjero. Véase Regalar su PI a China por amor y Cómo regalar su PI sin darse cuenta. Estos "regalos" de productos y de PI suelen ocurrir porque el comprador extranjero no entendió lo que había firmado, a menudo porque estaba en un idioma extranjero que no entiende y no se tradujo. Otras veces simplemente no entienden lo que han firmado, independientemente del idioma. A veces nos dicen que pensaban que el contrato que habían firmado era "estándar". Estos errores son increíblemente comunes y prácticamente cada semana uno o más de nuestros abogados internacionales se pone en contacto con una empresa que ha sido víctima de esto.
Los diseñadores y compradores de productos deben aprender a proteger sus moldes y sus diseños de moldes. La forma más sencilla de hacerlo es mediante contratos por escrito que ofrezcan protección. Los diseñadores y compradores de productos extranjeros tienen que abordar las cuestiones anteriores antes de que decidan trasladar su fabricación a otro lugar o antes de que los aumentos de precios a los que se enfrentan les obliguen a hacerlo. En el nivel más básico, la clave es ser capaz de reconocer cuándo una fábrica tiene la intención de mantener sus moldes como "rehenes" y hacer un análisis coste-beneficio de si tiene sentido seguir adelante o marcharse. Nuestros abogados especializados en fabricación internacional le dirán que, por lo general, lo más sensato es retirarse.
Conclusión
Si usted es diseñador o fabricante de productos, debe reconocer y planificar la realidad de perder el control sobre sus moldes y utillajes e incluso su propiedad intelectual cuando produzca en el extranjero. Para evitarlo, debe armarse con acuerdos escritos que establezcan claramente sus derechos de propiedad y debe hacerlo antes de embarcarse en la producción internacional.
Proteja sus moldes y herramientas o corra el riesgo de perder el núcleo de su negocio. No se convierta en otra historia con moraleja. Colabore estrechamente con un asesor jurídico cualificado para elaborar acuerdos con cláusulas ejecutables en la jurisdicción pertinente. Tomar estas medidas proactivas le ayudará a proteger sus moldes, utillaje y propiedad intelectual durante todo el proceso de producción.
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