Cuando alguien envía un correo electrónico a uno de nuestros abogados especializados en fabricación internacional preguntándonos qué deberían tener en cuenta para protegerse cuando fabrican en el extranjero, normalmente respondemos con algo como lo siguiente:
Nuestros clientes que fabrican productos en China/Vietnam/México/India/Tailandia/Taiwán/Malasia (o dondequiera que nos consulten) suelen recurrir a nosotros para algunos o todos los siguientes aspectos
1. Informe sobre la reputación de las empresas manufactureras
Si quiere saber si la empresa a la que quiere comprar productos y enviar dinero es una apuesta segura o no, debería considerar uno de nuestros informes de diligencia debida. Hacemos búsquedas de reputación/crédito de empresas extranjeras y luego elaboramos un informe de 5-8 páginas sobre lo que hemos encontrado. Entre otras cosas, estas búsquedas suelen revelar si la empresa paga sus impuestos, qué tipo de propiedad intelectual posee, los pleitos en los que se ha visto implicada y -lo más importante- si tiene licencia para fabricar y venderle lo que dice que fabricará y venderá para usted. Estas búsquedas también incluyen una búsqueda en inglés y otra en el idioma aplicable en Internet, que en la mayoría de los casos no arroja nada, pero que a veces descubre joyas sorprendentemente útiles. El Informe de reputación es aconsejable por las razones que aquí exponemos. Puede obtener más información sobre nuestros informes de diligencia debida para empresas extranjeras aquí.
2. Acuerdos NNN/NDA
Los redactamos tanto en el idioma local (que suele ser la versión oficial) como en inglés (para usted) y normalmente tardamos entre 4 y 5 días laborables en completarlos. Puede obtener más información sobre nuestros Acuerdos NNN aquí. Redactamos nuestros Acuerdos NNN para proteger la confidencialidad y evitar que su fabricante potencial o real revele sus secretos o compita con usted o le eluda. Tienen sentido antes de revelar ninguna confidencia. Si decide que redactemos un acuerdo NNN, primero le enviaremos (a través de DocuSign) un acuerdo de tarifa plana de una página en el que se establece la estructura de honorarios para su acuerdo concreto. A continuación, le enviamos un cuestionario y, cuando tengamos sus respuestas, redactamos el NNN en inglés para su aprobación. Una vez que apruebe la versión en inglés, uno de nuestros abogados la traducirá al chino y se la enviaremos. A continuación, usted envía el acuerdo NNN completo a su contraparte china y, si proponen algún cambio, lo revisamos esa vez. Incluso si ya ha pasado la fase del NNN, le recomiendo que lo lea, porque todo lo importante que ponemos en nuestros Acuerdos NNN también lo ponemos en nuestros Acuerdos de Fabricación. Normalmente, el acuerdo NNN que redactamos para usted puede reutilizarse una y otra vez, con cambios muy pequeños.
3. Acuerdos de fabricación
Una vez que haya elegido a su fabricante, necesitará un Acuerdo de Fabricación por Contrato (también conocido como Acuerdo OEM o Acuerdo de Suministro de Productos). Como en el caso de los acuerdos NNN, redactamos este acuerdo tanto en el idioma local (que suele ser la versión oficial) como en inglés (para usted), y normalmente tardamos entre 10 y 14 días en completarlo. Puede obtener más información sobre nuestros contratos de fabricación en el extranjero aquí. Nuestro proceso de redacción de estos contratos es similar al de nuestros contratos NNN. Si usted ya está seguro de quién va a utilizar como su fabricante chino por lo general tiene sentido omitir el Acuerdo NNN e ir directamente al Acuerdo de Fabricación, ya que nuestros Acuerdos de Fabricación contienen todas las disposiciones sustantivas de nuestros Acuerdos NNN. Normalmente, el primer acuerdo de fabricación que redactamos para usted puede reutilizarse una y otra vez, con muy pocos cambios.
4. Marcas
Si piensa poner el nombre de su empresa o su marca o el nombre de su producto o su logotipo en su producto o en su envase, normalmente tendrá que registrarlos como marcas tanto en el país en el que fabrica como en los países en los que espera tener ventas sustanciales. Como explicamos aquí, es importante obtener una marca en el país en el que va a fabricar aunque no vaya a vender el producto en ese país. Véase también Fabricar en Asia: Hablemos de marcas en Estados Unidos, Canadá, México y la UE.
5. Otras protecciones (patentes, derechos de autor, exclusividad y acuerdos de desarrollo de productos)
Si su producto es único en algún sentido, también puede considerar la posibilidad de protegerlo mediante patente. Si su producto incluye diseños o contenidos escritos (como frases, escritos, programas informáticos o vídeos), también puede considerar la protección de los derechos de autor. Si no desea que su fabricante fabrique productos similares para terceros, podemos incluir una cláusula de exclusividad en su acuerdo de fabricación.
Si aún no tiene un producto acabado y va a trabajar con su fabricante extranjero para ultimar algún aspecto de su producto, deberíamos hablar también de la redacción de un Acuerdo de Desarrollo de Producto. Estos acuerdos cubren el coste y el procedimiento para desarrollar un producto. Muchas empresas no firman este tipo de acuerdo para descubrir más tarde que su fabricante extranjero posee "su" PI del producto o los moldes o el utillaje al final del proceso.
Según nuestra experiencia, un Acuerdo de Desarrollo de Producto sólo es necesario en torno al cinco por ciento de las ocasiones. Siendo así, normalmente ni siquiera lo mencionamos en nuestro correo electrónico inicial en el que exponemos lo que "normalmente" se necesita para fabricar un producto en el extranjero. Estimo que un Acuerdo NNN es necesario alrededor del 75% de las veces (el otro 75% de las veces no hay nada que valga la pena proteger o el secreto ya ha sido revelado y, por lo tanto, los otros beneficios de un Acuerdo NNN irán en el Acuerdo OEM. Estimo que un acuerdo OEM es necesario el 99% de las veces. El único caso en el que no se necesitan registros de marca es si el cliente no pone su propia marca o nombre de empresa o logotipo en su producto o en su envase. Las patentes y los derechos de autor tienen sentido quizá un 5% de las veces.
El problema al que nos enfrentamos los abogados es que cuando se necesita un Acuerdo de Desarrollo de Producto, casi siempre se necesita además de todo lo que mencionamos en nuestro correo electrónico y nuestros clientes y clientes potenciales en ese momento han llegado a la fatiga de documentos. ¿Quién iba a decir que algo tan sencillo como fabricar un widget iba a requerir cuatro elementos jurídicos distintos? Esto hace que nuestros clientes/potenciales clientes sean reacios a firmar ese "solo un documento más". Piensa en la menta fina de Monty Python.
Recientemente hemos tenido esta situación con un buen cliente y el siguiente es el correo electrónico (modificado ligeramente para eliminar cualquier identificador) que uno de nuestros abogados de fabricación escribió a este cliente sobre los pros y los contras de hacer un contrato de desarrollo de productos en China para este cliente (llamado ABC Company):
Como ya se ha comentado, el problema básico de encargar a una fábrica china (o taiwanesa) el desarrollo de un producto sin un acuerdo de desarrollo es la titularidad de la propiedad intelectual en caso de que la empresa ABC no acabe encargando productos a la fábrica. Ya hemos hablado de lo que ocurre si la fábrica no puede fabricar el producto conforme a sus especificaciones. La variante que vemos con más frecuencia es cuando a la fábrica le gusta el producto y cree que puede venderlo mejor por su cuenta y, una vez finalizado el desarrollo, propone al comprador (en este caso, usted) un precio por unidad ridículamente alto. El comprador le dice que se olvide, y la fábrica le da las gracias por revitalizar su línea de productos. Hemos visto este escenario docenas de veces, y el comprador no tiene absolutamente ningún recurso: no tiene ningún acuerdo que cubra el desarrollo, y no pagó a la fábrica ni un centavo. No creo que haya ningún tribunal en China que exija responsabilidades a la fábrica.
Dicho esto, comprendo sus preocupaciones. Un acuerdo de desarrollo por separado aumentaría el coste del proceso y llevaría más tiempo, un tiempo del que quizá no disponga si su fecha de lanzamiento prevista es mediados de 2015. No puedo decir cómo responderían sus fábricas, pero las fábricas sofisticadas están (o deberían estar) familiarizadas con un acuerdo de este tipo.
También es acertado lo que dices de que tu relación con el fabricante chino A y con el fabricante chino B te da cierta tranquilidad. El tipo de comportamiento que describo más arriba es más probable que ocurra con una fábrica que no tiene ninguna relación previa con el comprador y, por tanto, más incentivos para optar por una ganancia "segura" a corto plazo. Y no ocurre siempre. Pero como abogados, y en particular como profesionales con años de experiencia en el trato con fábricas chinas, seríamos negligentes si no señaláramos la pérdida de su propiedad intelectual como un riesgo importante en este caso. Y la mejor manera de protegerse contra la pérdida de la propiedad intelectual es firmar un acuerdo de desarrollo independiente.
Si no quiere firmar un acuerdo de desarrollo por separado, la siguiente mejor opción es un acuerdo OEM con dos características esenciales. En primer lugar, deberá incluir un párrafo en el que se indique que la fábrica desarrollará el producto para la empresa ABC, pero que la empresa ABC será la propietaria de toda la propiedad intelectual. Puede que esto no sea aplicable, pero es mejor que nada, y al menos servirá para recordar el acuerdo entre las partes. En segundo lugar, necesitará un lenguaje sobre la propiedad de los moldes, y es absolutamente necesario que pague por ellos.
No deje que la fábrica cree los moldes gratuitamente. Si no paga por los moldes, su argumento de que son de su propiedad tendrá poco o ningún peso. Dadas las limitaciones de tiempo y costes de la empresa ABC y la primacía del diseño del producto (y, por tanto, de los moldes) en la nueva línea de productos, lo más realista parece ser un único acuerdo de OEM para cada fábrica.
No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta al respecto.
Contratos de desarrollo de productos en China: No se les respeta.
