1. Valor de los acuerdos de fabricación
La creación de un contrato de fabricación claro puede aliviar los diversos problemas legales inherentes a la fabricación en el extranjero. Antes de discutir los términos clave de su contrato de fabricación, abordaremos brevemente por qué es tan importante tener un contrato de este tipo, incluso en países con sistemas jurídicos débiles. Hay tres razones por las que tiene sentido tener un contrato con su fabricante, y sólo una de ellas es la exigibilidad ante los tribunales:
1. Claridad. Un contrato bien redactado en el idioma del país de fabricación garantizará que el fabricante entienda exactamente lo que usted quiere. Por ejemplo, incluir una cláusula en el contrato que multe al proveedor por cada día de retraso le hará saber que usted se toma en serio los plazos de fabricación. Al menos la mitad de las disputas que vemos entre fabricantes extranjeros y sus compradores de distintos países se deben más a malentendidos culturales y lingüísticos que a animadversión.
2. 2. Prevención. Un contrato de fabricación bien redactado, con disposiciones bien redactadas sobre daños y perjuicios, convencerá a su fabricante de que será mejor cumplir su contrato que violarlo. Si su contrato tiene plazos escritos claros y estrictos, su fabricante dará prioridad a sus productos frente a sus compradores sin plazos escritos claros y estrictos cuando se enfrente a una escasez de producción.
3. Ejecutabilidad. Nuestro bufete ha redactado cientos de contratos de fabricación y, sin embargo, nunca hemos tenido que litigar ninguno de ellos. Pero cuando los litigantes internacionales de nuestro bufete han demandado o amenazado con demandar o arbitrado o amenazado con arbitrar sobre contratos de fabricación bien redactados por otros bufetes de abogados, hemos visto los beneficios de tener un contrato de calidad, incluso en países notoriamente malos en la ejecución de contratos.
Si su fabricante extranjero cree que su contrato de fabricación será ejecutado, probablemente actuará en consecuencia. Del mismo modo, si su fabricante extranjero cree que ningún tribunal hará cumplir su contrato de fabricación, es probable que actúe en consecuencia.
2. Acuerdos OEM, CM y ODM en el extranjero
La mayoría de los contratos de fabricación que redactamos implican uno de los tres tipos diferentes de acuerdos de fabricación: Fabricación de Equipo Original (OEM), Fabricación por Contrato (CM) y Fabricación de Diseño Original (ODM). Estos tres tipos de acuerdos influyen en diversas cuestiones jurídicas inherentes a la fabricación en el extranjero.
Tipo 1: Fabricación de equipos originales (OEM).
En este acuerdo, el comprador extranjero adquiere un producto de una fábrica de un país extranjero que ya está siendo fabricado por esa fábrica. A continuación, el comprador "envasa" el producto con su propia marca y logotipo. El comprador y la fábrica pueden acordar ciertos cambios estéticos (color, forma, pequeñas características añadidas) que personalizan aún más el producto para el comprador.
En este tipo de acuerdo OEM, la propiedad intelectual (PI) suele estar clara: el comprador es propietario de su marca (marcas, logotipos y envases) y la fábrica es propietaria del producto. Las dificultades surgen cuando el producto se personaliza. ¿A quién pertenece la propiedad intelectual una vez que el comprador ha introducido cambios en el producto? Un acuerdo OEM puede aportar claridad en este punto. Por lo general, el comprador trata de impedir que la fábrica utilice la personalización para vender el producto base a terceros.
Tipo 2: Fabricación por contrato (CM).
En este acuerdo, el comprador extranjero dispone de un diseño de producto totalmente desarrollado. Tradicionalmente, este diseño era de un producto que había sido fabricado por el comprador en su país de origen. Más recientemente, el producto es un nuevo diseño que se fabrica por primera vez en el extranjero. En un acuerdo de MMC, la propiedad puede parecer sencilla: el comprador extranjero posee toda la PI, tanto del diseño como de la marca, y la fábrica no posee nada. En la práctica, sin embargo, la división no siempre es tan clara. Por ejemplo, la fábrica puede cambiar el diseño de su producto y utilizar esos cambios de diseño para modificar sus propios productos que vende en competencia directa con los suyos. Las dificultades existen en todos los proyectos de fabricación por contrato y pueden resolverse con un acuerdo claro y por escrito.
Tipo 3: Fabricación de diseño original (ODM).
Como las fábricas subcontratadas son cada vez más competentes desde el punto de vista técnico, los compradores extranjeros han empezado a llegar a acuerdos en los que su fábrica en el extranjero realiza parte o todo el trabajo de diseño del producto. Hay muchas variantes de este enfoque de ODM. En su forma más básica, el comprador extranjero proporciona planos y una hoja de especificaciones y la fábrica en el extranjero realiza el resto del trabajo en consulta con el comprador.
En este tipo de acuerdo, la pregunta obvia es: ¿a quién pertenece el diseño del producto? Tanto el comprador extranjero como su fábrica en el extranjero reclamarán la propiedad del diseño utilizando argumentos contradictorios. La fábrica extranjera aceptará fabricar el producto en exclusiva para el comprador extranjero, pero éste no tiene derecho a que el producto lo fabrique una fábrica tercera. Esta posición puede ser una mala sorpresa para el comprador extranjero, sobre todo cuando su fábrica en el extranjero anuncia de repente que duplicará el precio de fabricación del producto. Estas cuestiones pueden complicarse aún más cuando el producto incorpora o se basa en tecnología claramente propiedad de la fábrica extranjera. En este caso, la fábrica suele afirmar que el comprador puede ir a donde quiera para fabricar la parte del diseño del producto que le pertenece, pero que ninguna fábrica tercera puede hacer uso de la tecnología propiedad de la fábrica en el proceso de fabricación. Consideremos el caso de un comprador extranjero que ha invertido un tiempo y un esfuerzo considerables en desarrollar el diseño de un producto sólo para enterarse al cabo de un año de que su fábrica en el extranjero ha decidido rescindir el acuerdo de fabricación.
Una vez más, la única forma de resolver estas cuestiones es afrontarlas de antemano con un acuerdo de ODM detallado por escrito que establezca una resolución de estas cuestiones que sea justa para ambas partes. No existe una respuesta simple y legal por defecto a ninguna de estas difíciles cuestiones. O, más bien, en la mayoría de los países la respuesta legal por defecto favorecerá la posición de la fábrica extranjera. A falta de un acuerdo claro sobre cómo proceder, el comprador extranjero perderá casi siempre.
Asia se ha convertido en la principal ubicación para las empresas de nueva creación con un concepto de producto innovador pero sin instalaciones de fabricación. La forma más común de ODM para las nuevas empresas extranjeras en Asia es algún tipo de codesarrollo. Con el antiguo modelo de codesarrollo, la propiedad de la PI estaba clara: la entidad extranjera pagaba los honorarios y tenía el 100% de la propiedad del producto. El problema con el que se siguen encontrando nuestros abogados especializados en fabricación es que la conciencia jurídica de las partes de estas transacciones está anclada en el antiguo modelo de desarrollo directo a cambio de una tasa. Pero las cuestiones que se plantean en el nuevo modelo de desarrollo conjunto son muy diferentes del antiguo modelo de desarrollo "directo".
3. Desarrollo de productos
Las cuestiones básicas que hay que tener en cuenta en un proyecto de codesarrollo en el extranjero son las siguientes:
1. ¿Su fábrica en el extranjero realizará el trabajo de desarrollo a sus expensas o pagará usted el trabajo de desarrollo?
2. ¿Cuál es el calendario para el trabajo de desarrollo del producto?
3. ¿Cuál es el objetivo de precio final del producto?
4. ¿Cuáles son exactamente los "entregables" y cuál es el proceso para determinar si los entregables cumplen sus objetivos?
5. ¿Quién diseñará y fabricará los moldes y utillajes?
Aunque estas cinco cuestiones suelen ser difíciles de resolver, en realidad son la parte fácil del proceso. La cuestión más difícil es quién posee qué con respecto a la propiedad intelectual del producto. Determinar que su fábrica en el extranjero es propietaria del 50% y usted del otro 50% puede ser relevante para asignar los ingresos derivados de la comercialización de la propiedad intelectual, pero no le dice nada útil en el plano práctico de la fabricación del producto.
Un comprador extranjero que desee trasladar su producción a una fábrica diferente sólo puede hacerlo legalmente si posee el 100% de la PI; si la fábrica en el extranjero posee parte de la PI, el comprador extranjero no puede cambiar legalmente su producción a una nueva fábrica sin una licencia o permiso de su fábrica en el extranjero.
4. Protección IP
Las fábricas extranjeras suelen adoptar las siguientes posturas en relación con la propiedad intelectual:
1. El comprador extranjero es propietario del diseño exterior (patente de diseño) del producto. 2. El cliente es propietario de sus marcas y logotipos.
2. La fábrica extranjera posee la propiedad intelectual principal del producto.
3. La fábrica extranjera acepta fabricar el producto para el comprador extranjero en exclusiva. Sin embargo, la fábrica en el extranjero es libre de seguir utilizando la propiedad intelectual principal en la fabricación para sí misma y en la fabricación de productos para otros clientes. Esto incluye que la fábrica en el extranjero fabrique productos que compitan directamente con el producto del comprador extranjero. La única limitación para la fábrica en el extranjero es que no puede emplear su propiedad intelectual para fabricar un producto que utilice el diseño exterior, la marca o el logotipo del cliente extranjero.
4. El comprador extranjero no puede encargar su producto a otra fábrica.
Si su fábrica en el extranjero adopta el enfoque de "no puede ir a otro sitio", tendrá que considerar los problemas críticos que surgen en la fase de producción. En concreto, tendrá que considerar qué ocurrirá en las siguientes situaciones habituales:
- La fábrica extranjera sube su precio hasta un nivel inaceptable.
- La fábrica extranjera no puede cumplir sus requisitos de cantidad o plazo de entrega.
- La calidad del producto no es aceptable. Hay demasiados defectos de forma sistemática.
- La fábrica en el extranjero decide dejar de fabricar para usted porque decide fabricar un producto similar para sí misma o para una empresa más grande que genera pedidos mayores o más constantes.
Cuando suceden estas cosas, el remedio es cambiar de fábrica. Su capacidad de cambiar a una nueva fábrica en el extranjero es lo que mantiene su fábrica en el extranjero existente "bajo control". Ahora considere la situación en la que no puede trasladar su producción a una fábrica en el extranjero diferente. Esto le pone a merced de la fábrica y es una situación que debe evitar. Para más información sobre por qué es tan importante evitar este tipo de situaciones, consulte China y el Internet de las cosas y Cómo destruir su propia empresa, donde hablamos de empresas que han acudido a nuestro bufete de abogados demasiado tarde.
La norma internacional para tratar los problemas de fabricación de propiedad intelectual mencionados es la siguiente:
- La fábrica extranjera debe fabricar su producto mientras usted esté interesado en él. Si la fábrica decide dejar de fabricar el producto para usted, debe proporcionarle una licencia libre de derechos sobre la tecnología necesaria para que usted pueda fabricar su producto en otra fábrica. Si la fábrica quiere evitar este resultado, debe seguir fabricando su producto para usted.
- La fábrica extranjera está sujeta a un precio concreto durante un periodo determinado. Suponiendo que se trate de un acuerdo de producción a largo plazo, probablemente habrá razones válidas para que la fábrica suba o baje el precio. Por ejemplo, la fluctuación del tipo de cambio puede ser una buena razón para cambiar el precio en cualquier dirección. Para que los cambios de precio sean razonables, el contrato debe prever un mecanismo de ajuste anual de los precios. Este mecanismo puede ir desde un simple índice hasta una fórmula compleja que tenga en cuenta múltiples factores.
- Existen dos mecanismos principales para abordar la cuestión de la cantidad y el tiempo. El primero consiste en elaborar un calendario de producción vinculante para ambas partes. El segundo consiste en establecer que, si la fábrica no puede satisfacer las necesidades del cliente, esté obligada por contrato a autorizar la producción en un lugar alternativo en la cantidad necesaria para satisfacer el exceso de necesidades.
- Su contrato de fabricación debe prever la situación en la que su fábrica en el extranjero viole sistemáticamente sus normas de calidad, dándole el derecho a rescindir el contrato de fabricación por incumplimiento. Su contrato debe estipular que si rescinde el contrato de fabricación por incumplimiento de su fábrica en el extranjero, ésta le autoriza automáticamente a fabricar su producto en una fábrica diferente. Algunas fábricas extranjeras afirmarán que esta norma le permite alegar incumplimiento simplemente para cambiar de fábrica. Si se trata de una preocupación real, su acuerdo puede prever una resolución de conflictos centrada exclusivamente en esta cuestión.
Aunque las disposiciones anteriores son justas y habituales en el diseño y la fabricación a medida internacional, muchos fabricantes extranjeros se niegan a discutir estas cuestiones o a aceptar una solución razonable. La fábrica en el extranjero sabe que su comprador extranjero se quedará atascado y es exactamente ahí donde quiere que se quede. Estar atascado con una fábrica que se comporta de forma poco razonable es una experiencia desagradable y normalmente muy cara. Usted debe considerar cuidadosamente si desea proceder en ese tipo de situación.
No querrás que estos problemas críticos te sorprendan después de haber invertido mucho tiempo y dinero en el desarrollo de un producto con una fábrica que luego te tomará como rehén en la fase de producción. Consulte China y el Internet de las cosas y Cómo destruir su propia empresa para hacerse una idea de cómo puede ser esto.
Hay que dejar claras estas cuestiones de diseño, fabricación, precios, producción y propiedad intelectual desde el principio. Esto significa que necesitas un acuerdo de ODM que establezca cómo se resolverán.
