Necesita un acuerdo NNN para la protección de la PI en China
Confiar en un acuerdo de confidencialidad estándar al estilo occidental para proteger su propiedad intelectual de China le expone al robo de la misma, ya que los acuerdos de confidencialidad tienen limitaciones críticas que los hacen ineficaces para China. Necesita un acuerdo NNN adaptado específicamente a China.
Este artículo explica qué es un acuerdo NNN, por qué es superior a los acuerdos de confidencialidad para China y cómo redactar uno que proteja su propiedad intelectual.
Se dispara el robo de propiedad intelectual en China
Muchas fábricas chinas tienen problemas. Uno de los métodos que utilizan para exprimir sus beneficios es robar y vender productos ajenos. Los abogados especializados en propiedad intelectual en China de mi bufete han observado un aumento masivo de los robos de propiedad intelectual en China. Véase Robo de marcas en China. It 's Baaaaaack in a Big Way.
Las fábricas chinas perciben que las empresas extranjeras, especialmente las estadounidenses, canadienses y europeas, quieren trasladar su producción fuera de China. Esto hace que se muestren escépticas ante las relaciones a largo plazo con sus homólogas extranjeras. Puede que no tenga sentido robar la propiedad intelectual de una empresa que le proporcionará diez años de beneficios constantes, pero seguro que es tentador robar la propiedad intelectual de una empresa que probablemente romperá pronto todos sus lazos. Vea a su fábrica china como su competidor más duro.
Robo de PI en China en la vida real
El siguiente es un correo electrónico atípico de una empresa cuya propiedad intelectual fue robada por su fábrica china:
Me he encontrado con un pequeño problema. Me dijeron que usted podría ayudarme. Esto es lo que ha pasado:
En abril decidí fabricar un producto para venderlo en Amazon. Conseguí una muestra de un fabricante chino, pero quería hacer algunos retoques. Pensé que uno de esos cambios podría merecer una patente, así que contraté a un abogado estadounidense y ahora tengo una patente en trámite.
Una vez en marcha, hice firmar al fabricante el acuerdo de confidencialidad adjunto. Les di mi diseño, esperando un molde para agosto. Siguieron retrasando. Ayer me enseñaron un nuevo producto suyo. Tiene todos mis cambios, ¡la única diferencia es el color!
Dicen que empezaron en marzo y que lo enviarán la semana que viene. ¿Cómo es eso correcto cuando firmaron mi NDA y tengo una patente? ¿Puedes investigar esto? ¿Cuánto costaría?
A continuación figura la parte sustantiva de la respuesta de uno de nuestros abogados especializados en propiedad intelectual en China:
He examinado el acuerdo de confidencialidad que firmó con su fabricante chino y no le protege. Aunque existe la posibilidad de demandar a tu fabricante por secretos comerciales ante un tribunal chino, estos casos son complejos y costosos, y rara vez tienen sentido.
Aunque una patente estadounidense garantiza la protección en Estados Unidos, no impide las infracciones en las plataformas chinas en línea ni garantiza las incautaciones de productos en las aduanas. En Trademarks Good, Patents Bad, escribí sobre los retos a los que se enfrentan las empresas al confiar únicamente en las patentes.
Mi mayor temor es que su fabricante ya haya intentado registrar su marca como su propia marca en China y que también solicite una patente china, utilizando el molde que hizo para usted como prueba de que es el inventor. Si tiene previsto seguir fabricando su producto en China, debería pedir a uno de nuestros abogados especializados en PI en China que realice una búsqueda de este tipo de posibles solicitudes.
NDA, NNN y PI en China
Lo que debes aprender de todo esto es lo siguiente:
- No confíe en un contrato occidental para proteger su propiedad intelectual frente a una empresa china.
- Los acuerdos de confidencialidad no sirven para proteger la propiedad intelectual de China. Lo que necesita son acuerdos NNN específicos para China. Consulte Acuerdos NNN específicos para China frente a una plantilla de acuerdo de confidencialidad (NDA).
- Las patentes son a veces estupendas, pero a menudo cuestan bastante más que otras formas mejores de proteger su propiedad intelectual frente a China.
- También debe proteger sus moldes por contrato. Consulte Proteger sus moldes y utillajes cuando fabrique en el extranjero.
Los acuerdos de confidencialidad no funcionan en China
Dado que el sistema jurídico de China difiere significativamente del de Estados Unidos, la UE, Australia, Canadá y América Latina, nunca se debe suponer que las prácticas jurídicas occidentales funcionan en China. Los acuerdos de confidencialidad al estilo occidental no funcionan en China y más del 90 por ciento de los acuerdos de confidencialidad que firman nuestros abogados en China son en realidad peores para China que no tener ningún acuerdo. Vea Por qué su acuerdo de confidencialidad es PEOR que nada para China.
En China, los CND fallan en cuatro niveles fundamentales:
En primer lugar, las empresas chinas no suelen estar interesadas en divulgar públicamente tus ideas. Su objetivo es utilizar tus ideas en beneficio propio. Necesitas un acuerdo que haga algo más que prohibir la divulgación.
En segundo lugar, la mayoría de los acuerdos de confidencialidad hablan de proteger los secretos comerciales, pero los fabricantes chinos son muy capaces de duplicar productos sin utilizar ningún secreto comercial.
En tercer lugar, la mayoría de los acuerdos de confidencialidad establecen la jurisdicción y la ejecución en el país del comprador del producto, en lugar de en China, a pesar de que normalmente tiene sentido que los acuerdos de protección de la propiedad intelectual estén redactados en chino, se rijan por la legislación china y sean ejecutables en los tribunales chinos. Véase Redacción de contratos eficaces en China.
En cuarto lugar, y lo más importante, la mayoría de los acuerdos NDA no se aplicarán en China.
Acuerdos NNN para China
Las tres "N" que componen los acuerdos NNN de China son: no uso, no divulgación y no elusión. Veamos cada una de ellas por separado.
a. Sin uso
No uso significa que su contraparte china se compromete a no utilizar su concepto o producto más que para usted. No se trata de clasificaciones de marcas, derechos de autor, patentes o secretos comerciales. Es puramente contractual. Si la empresa china incumple su cláusula de no utilización, está incumpliendo el acuerdo. Es fundamental que usted y su fábrica china se pongan de acuerdo sobre lo que no puede utilizar. Si usted dice que no puede utilizar su producto, creerá que puede modificarlo y utilizarlo. Hay que ser específico sin dejar de ser general, y hay que hacerlo de forma que los tribunales chinos lo entiendan.
b. No divulgación
La no divulgación es otro componente crucial de un acuerdo NNN en China. Las empresas chinas no suelen estar interesadas en divulgar públicamente sus ideas. Su objetivo es utilizar sus ideas en beneficio propio. Pero si usted no elabora su NNN adecuadamente, su fabricante chino podría tener varias lagunas gigantescas para hacer exactamente eso.
Su contrato NNN debe estar redactado de forma que le proteja frente a las siguientes situaciones habituales en China:
- Las familias pueden ser propietarias de varias empresas pequeñas o medianas, que consideran una sola entidad.
- Los fabricantes chinos recurren invariablemente a subcontratistas para que les suministren los componentes de sus productos. Estos subcontratistas suelen estar vinculados al fabricante por familiares, copropiedad, funciones o ubicación, y el fabricante suele facilitar a estas empresas su información para la estimación de costes (al principio) o para la producción (más adelante).
- Los grandes grupos empresariales chinos están formados por numerosas filiales que dependen de una empresa matriz. No suelen considerar un problema la divulgación de información dentro del grupo.
- Las empresas estatales suelen considerar a otras empresas estatales como parte de la misma entidad: el gobierno chino. Esto hace que compartan con frecuencia información sobre empresas extranjeras con otras empresas estatales.
Si usted prohíbe a una empresa china utilizar su información protegida, la empresa china inteligente no infringirá directamente la prohibición de no utilización. En su lugar, revelará la información protegida a alguien de su "grupo" y luego negará haber infringido la prohibición de no utilización porque no utilizó directamente la información protegida.
Es fundamental que entienda el tipo de grupo con el que está tratando y que en su acuerdo NNN deje claro que la divulgación está específicamente prohibida dentro del grupo. Y lo que es más importante, su acuerdo NNN debe dejar claro que si se produce alguna infracción por parte de cualquier miembro del grupo, la empresa que firmó su acuerdo y realizó la divulgación será plenamente responsable, pase lo que pase. Si se redactan correctamente, los tribunales chinos suelen aplicar este tipo de disposiciones. Y lo que es más importante, las empresas chinas creen que los tribunales chinos hacen cumplir tales disposiciones, lo que las hace reacias a incumplirlas.
c. No elusión
La última "N" es no elusión. He aquí un ejemplo para ilustrar su importancia: si compra un producto a su fábrica china y lo vende a un precio más alto en el extranjero, ¿qué ocurre si la fábrica vende directamente a sus clientes a un precio significativamente reducido? Dependiendo del sector, algunos de sus clientes podrían permanecer fieles, pero otros no.
Una cláusula de no elusión sólida en su contrato es su mejor salvaguardia contra tales prácticas. Si se limita a impedir que su fábrica china fabrique su producto, la deja expuesta a fabricar un producto similar y luego llegar a sus clientes y decirles que ellos son su fábrica y que ahora les venderán un producto similar por la mitad de lo que usted les cobra.
Elabore su acuerdo NNN con China para evitar el incumplimiento de su contraparte china
Para adaptar su Acuerdo NNN al panorama y las realidades jurídicas de China, debería, como mínimo:
- Incluir a todas las partes relevantes. Más de la mitad de los acuerdos que ven nuestros abogados en China fallan en este aspecto.
- Designar la legislación china como autoridad rectora.
- Utilizar el chino como única lengua oficial.
- Especificar la jurisdicción de los tribunales chinos (pero no siempre).
- Normalmente (pero no siempre) evite el arbitraje.
- Identificar el tribunal chino apropiado para los procedimientos judiciales.
- Salvaguardar a los subcontratistas y entidades asociadas.
- Incluya una cláusula contractual sobre daños y perjuicios.
- Asegúrese de que la cláusula de indemnización por daños y perjuicios de su contrato funcionará en un tribunal chino.
Redacte su acuerdo NNN en China para que funcione en un tribunal chino
Un enfoque centrado en China para un acuerdo NNN con una empresa china es fundamental porque usted necesita ser capaz de tomar medidas rápidas contra cualquier incumplimiento por parte de su socio chino, y no va a conseguirlo demandando a su contraparte china en Kansas o Barcelona, y he aquí por qué:
- Sentencias extranjeras: Generalmente no se ejecutan en China. La jurisdicción en tu país de origen hace que tu acuerdo NNN sea ineficaz para China.
- Arbitraje extranjero: Aunque se supone que China reconoce los laudos arbitrales de numerosos países, su historial de aplicación en este sentido es irregular. Si desea impedir rápidamente que alguien utilice su propiedad intelectual en China, recurrir a un arbitraje extranjero y luego llevar el laudo arbitral extranjero a un tribunal chino para obtener una orden judicial le llevará mucho más tiempo que acudir al tribunal chino en primera instancia.
- Arbitraje en China: El arbitraje puede ser prolongado, y los organismos de arbitraje a menudo carecen de poder para congelar activos o forzar el cese de la infracción de PI. Si desea impedir rápidamente que alguien utilice su PI en China, acudir a un arbitraje en China y luego llevar su laudo arbitral extranjero a un tribunal chino para obtener una orden judicial le llevará mucho más tiempo que simplemente acudir al tribunal chino en primera instancia.
- Barreras lingüísticas: Aunque técnicamente el inglés puede ser la lengua que rija el contrato, los tribunales chinos suelen trabajar con documentos chinos. Las traducciones realizadas por profesionales designados por los tribunales pueden ser polémicas y provocar más retrasos.
Redacte su contrato NNN con una cláusula de daños y perjuicios adecuada
Las cláusulas de indemnización por daños y perjuicios en un contrato NNN con China ofrecen tres ventajas principales. En primer lugar, obligan a la parte china a darse cuenta de que se enfrentará a consecuencias reales y cuantificables si incumple el acuerdo NNN. En segundo lugar, una cantidad monetaria específica proporciona un nivel mínimo específico de daños y perjuicios. Esta cantidad determinada proporciona entonces a un tribunal chino la base para un embargo de activos previo a la sentencia. Una amenaza creíble de que usted embargará los activos de su contraparte china aumenta enormemente la probabilidad de que esa empresa china respete su acuerdo NNN y de que usted pueda poner rápidamente a la empresa china a raya si no lo hace. En tercer lugar, los tribunales chinos se apresuran a congelar los activos hasta la cantidad establecida en la cláusula de daños y perjuicios.
Un acuerdo NNN debe incluir una cláusula de indemnización por daños y perjuicios que un tribunal chino pueda hacer cumplir ordenando el embargo de los bienes del demandado. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque el sistema legal chino no permite daños punitivos o daños consecuenciales extensos. Por lo tanto, es importante fijar los daños contractuales en su Acuerdo NNN en una cantidad que sustituya razonablemente a los daños derivados del incumplimiento del acuerdo. Véase Indemnización por daños y perjuicios en China.
Como las empresas chinas saben que el incumplimiento de un acuerdo NNN bien redactado y específico para China llevará probablemente a un tribunal chino a congelar sus activos, solemos encontrar las tres respuestas siguientes de las empresas chinas a nuestros acuerdos NNN:
- Algunas empresas chinas se niegan a firmar. Estas son las empresas que planearon robar la propiedad intelectual desde el principio. En los últimos años, este tipo de situación es cada vez menos frecuente.
- Algunas empresas chinas entablarán un debate serio sobre lo que creen que debería excluirse del acuerdo NNN. Nuestros abogados especializados en China suelen ver esto como algo positivo porque indica que la empresa china se está tomando en serio el acuerdo NNN y a menudo genera debates productivos sobre cuestiones técnicas.
- La mayoría de las empresas chinas ejecutan el acuerdo NNN y luego tratan sus obligaciones NNN con seriedad. Esto no significa que todas las empresas chinas abandonen años de malas prácticas y empiecen a comportarse bien. Pero suele significar que cuando una empresa china incumple el acuerdo NNN, no es necesario litigar. En la mayoría de los casos, una referencia al acuerdo NNN y la amenaza creíble de un litigio o de la confiscación de los activos es suficiente para inducir a la empresa china a volver a la línea.
Redacte su contrato NNN para evitar litigios
Lo anterior ilustra el enfoque general que adoptan nuestros abogados especializados en China a la hora de redactar cualquier acuerdo que implique a este país. No queremos que nuestros clientes tengan que litigar. Para reducir la probabilidad de tener que acudir a los tribunales, es esencial que la parte china crea que sería relativamente fácil para usted demandar y prevalecer. Un acuerdo NNN específico para China bien redactado hace exactamente eso.
