Nuestros abogados especializados en fabricación internacional han estado trabajando con un montón de empresas que quieren retirar su producción de China y trasladarla a otros lugares, como México, Colombia, India, Vietnam, Tailandia, etc. Una de las primeras preguntas que nos planteamos cuando proporcionamos asesoramiento jurídico en relación con estos traslados es quién es el propietario de la propiedad intelectual relacionada con el producto. Con demasiada frecuencia, nuestro cliente no lo sabe y, a veces, incluso después de que los abogados investiguemos esta cuestión, la respuesta sigue sin estar clara.
Entonces tenemos que explicar a nuestro cliente que trasladar la fabricación de su actual fabricante chino a cualquier otro fabricante en cualquier parte del mundo (incluso dentro de China) podría exponerle a demandas judiciales. A menudo podemos resolver este problema haciendo que el fabricante chino firme un contrato por el que se acuerda que nuestro cliente es el único propietario de la propiedad intelectual, pero esto es casi imposible de hacer si nuestro cliente ya ha comunicado a su fabricante chino que se va de China. Véase Cómo salir de China y sobrevivir.
¿Cómo hemos llegado a este punto en el que los derechos de propiedad intelectual de un producto son tan a menudo imprecisos? El proceso ha pasado por las tres etapas generales siguientes:
Primera etapa. En los buenos tiempos (aproximadamente de 1981 a 1995), la situación era sencilla. Había dos posibilidades. En la primera, el fabricante chino fabricaba un producto de consumo estándar. El comprador extranjero adquiría el producto existente y tal vez exigía al fabricante chino que diera el paso adicional de colocar la propia marca/logotipo del comprador en el producto. En ese caso, la titularidad de la propiedad intelectual estaba clara: el fabricante chino era propietario del diseño del producto y el comprador extranjero era propietario de su marca/logotipo. En el segundo, el producto era un producto bien desarrollado y de larga tradición del comprador extranjero. El comprador extranjero llevó el producto terminado al fabricante chino y contrató con éste la realización de una copia. En este caso, la titularidad de la propiedad intelectual estaba clara: el comprador extranjero poseía toda la propiedad intelectual y el fabricante chino no poseía nada.
La simplicidad de este tipo de relación fomentó la práctica un tanto perezosa de documentar toda la relación de fabricación con órdenes de compra. Dado que la propiedad de la PI estaba clara, rara vez se utilizaban ni siquiera los acuerdos de protección de la PI más básicos, como un acuerdo NNN.
Segunda etapa. En la segunda etapa (aproximadamente de 1995 a 2015), se desarrolló una nueva forma de relación entre fabricantes y compradores. Los compradores extranjeros empezaron a llegar a China sin un proyecto terminado en mente, sino con una idea o propuesta de producto. El comprador extranjero trabajaba entonces con el fabricante para desarrollar conjuntamente un producto. En algunos casos, el fabricante chino simplemente tomaba un prototipo terminado y lo comercializaba para su producción en serie. En estos casos, el comprador extranjero llegó con poco más que una idea básica y ambas partes trabajaron para desarrollar conjuntamente el producto. Consulte Acuerdos de desarrollo de productos en China para saber prácticamente todo lo que necesita saber sobre los acuerdos de desarrollo de productos en China.
Por lo general, el fabricante chino realizaba el trabajo de desarrollo del producto a sus expensas, con el acuerdo implícito de que sería el fabricante exclusivo del producto. Este planteamiento dio lugar a los numerosos problemas que vemos hoy en día y que hacen que sea tan difícil responder a la pregunta de "a quién pertenece qué PI". Para llevar a cabo correctamente el proceso de codesarrollo, las partes deben definir su relación mediante tres acuerdos: 1) un Acuerdo NNN, 2) un Acuerdo de Desarrollo de Producto y 3) un Acuerdo de Fabricación.
Cuando no existen estos acuerdos, se plantea una serie de cuestiones estándar: ¿A quién pertenece el diseño del producto? ¿A quién pertenecen los moldes y otras herramientas? ¿A quién pertenecen los conocimientos técnicos de fabricación y otros secretos comerciales similares? Si el comprador decide encargar la fabricación del producto a otra fábrica en China o fuera de China, ¿qué compensación se debe al fabricante chino que ha codesarrollado el producto? ¿Cuáles son las obligaciones del fabricante chino de cumplir los requisitos de precio y cantidad del comprador extranjero? Si el fabricante chino pone fin a su relación con el comprador extranjero y fabrica el producto con su propia marca/logotipo, ¿constituye esto una violación de cualquier acuerdo entre las partes? A falta de acuerdos claros por escrito, ninguna de estas preguntas tiene una respuesta clara. En estas situaciones poco claras, la fábrica china casi siempre estará en una posición mucho más fuerte que el comprador extranjero y la fábrica china normalmente prevalecerá en cualquier disputa sobre PI.
Tercera etapa. En la tercera etapa (2015 hasta hoy), llegamos a la era de los productos inteligentes. Al diseñar, desarrollar y fabricar productos inteligentes, las relaciones ya de por sí poco claras y llenas de problemas de la era de la segunda etapa se magnifican ahora. En la era de la segunda fase, existía al menos la simplicidad de dos entidades diseñando y/o fabricando un único producto. En la era de los productos inteligentes, la situación es considerablemente más compleja. En la mayoría de los proyectos de productos inteligentes de los que se han ocupado nuestros abogados, el proceso de desarrollo se ha ampliado para incluir lo siguiente:
1. El "concepto" de producto del comprador extranjero (normalmente estadounidense o europeo).
2. Diseño externo del producto, de una empresa internacional de diseño.
3. Diseño interno y función.
4. Diseño de la "app" del producto inteligente (normalmente para teléfonos inteligentes).
El diseño de la aplicación del producto inteligente implica dos conjuntos de software completamente separados: el software de envío de comunicaciones que reside en el producto físico y el software de recepción de comunicaciones que reside en la aplicación. Del mismo modo que el diseño interno, estos componentes de software pueden ser escritos/diseñados por múltiples partes: el comprador extranjero, el fabricante chino y (muy a menudo) terceras empresas de diseño de software.
¿Qué ocurre entonces, cuando el producto está terminado y la fabricación está lista para empezar y el comprador extranjero empieza a buscar financiación? La fuente de financiación preguntará casi invariablemente a quién pertenece el producto inteligente y a quién pertenece su PI subyacente. Lo que nuestros abogados especializados en China han descubierto con demasiada frecuencia cuando planteamos estas preguntas a los compradores extranjeros es que, por lo general, no lo saben realmente.
Esta respuesta de "no lo sabemos" no sienta bien a las fuentes potenciales de financiación seria. Peor aún, cuando se presiona al comprador extranjero para que responda a la pregunta, queda claro que no está claro quién es el propietario del nuevo producto. Con demasiada frecuencia, la única cuestión de propiedad que queda clara es que el comprador extranjero es la única entidad que NO posee los derechos del producto. Y lo que es peor, a estas alturas ya no suele ser posible arreglar la situación. Esta respuesta de "no lo sabemos" tampoco sienta bien si se quiere trasladar la fabricación desde China.
Dos conclusiones: En primer lugar, ni se te ocurra trasladar la fabricación de tu actual fabricante chino hasta que aclares si realmente eres el propietario de lo que quieres trasladar. Segundo, antes de firmar nada con el nuevo fabricante (sea del país que sea), aclare quién será el propietario de qué y asegúrese de que existe un contrato ejecutable que lo refleje.
