Si va a fabricar sus productos en Asia, tiene que registrar su marca y su logotipo como marca comercial en el país asiático en el que vaya a fabricar. Y como venimos diciendo desde hace años, no hay peros que valgan.
Pero además de la necesidad de marcas en el país en el que se fabrican los productos, casi todas las empresas que se ponen en contacto con nosotros deben tratar de obtener también marcas estadounidenses y, a menudo, canadienses y mexicanas. Con demasiada frecuencia nuestros clientes estadounidenses creen erróneamente que sus marcas estadounidenses les protegen en Canadá y con demasiada frecuencia nuestros clientes canadienses creen erróneamente que sus marcas canadienses les protegen en Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá tienen regímenes de marcas separados y diferentes, y si se desea una sólida protección de la marca en ambos países, se debe registrar en los dos. Lo mismo puede decirse de México.
Una marca canadiense ni siquiera puede utilizarse como base para obtener un registro de marca en EE.UU.. Para obtener una marca en EE.UU., el solicitante debe hacer un uso real de dicha marca en el comercio estadounidense. Un solicitante canadiense también puede presentar una solicitud de marca federal con intención de uso si tiene la intención de buena fe de vender sus productos en Estados Unidos. Lo mismo puede decirse de México.
Al solicitar una marca en otro país, independientemente de su país de origen, es importante realizar una búsqueda de autorización de su marca para asegurarse de que la marca está disponible en el nuevo país. El hecho de que una marca esté disponible en Canadá o en México no significa que la misma marca esté disponible en Estados Unidos, o viceversa. E incluso si no hay marcas similares registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), también es importante realizar una búsqueda de autorización para determinar si hay algún registro de marca estatal conflictivo, o alguna empresa con derechos de derecho consuetudinario superiores sobre su marca. Esto significa que si sabe que va a operar tanto en Canadá como en Estados Unidos, o tanto en México como en Estados Unidos, debe elegir una marca que sepa que puede registrar como marca en ambos países.
Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que las tasas de presentación están estructuradas de manera diferente en EE.UU. que en Canadá. En Canadá, hay una tasa fija para cualquier solicitud de marca, y esa tasa es relativamente baja. En Estados Unidos, la tasa dependerá del número de clases de productos y/o servicios que abarque la solicitud. En este aspecto, México se parece más a Estados Unidos que a Canadá.
Canadá no exige un espécimen de uso a efectos de registro o renovación de la marca, pero EE.UU. exige que se presente un espécimen con cada solicitud de marca basada en el uso real. Este espécimen debe mostrar cómo se está usando la marca en los productos y/o servicios relevantes, y puede incluir empaque, etiquetado o muestras de publicidad de servicios tales como folletos o letreros. De nuevo, México se parece más a Estados Unidos que a Canadá en este aspecto.
Por último, mientras que Canadá sólo tiene un registro de marcas, EE.UU. tiene lo que se denomina un "registro principal" y un "registro suplementario". El registro suplementario ofrece una protección limitada a determinadas marcas que no pueden registrarse en el registro principal debido, por ejemplo, a su carácter meramente descriptivo. El registro en el registro suplementario se limita a las marcas que ya están en uso en EE.UU.. El registro suplementario ofrece ventajas a las marcas consideradas descriptivas, como la posibilidad de utilizar el símbolo ®. También puede utilizarse para demostrar el uso exclusivo de la marca durante un periodo de cinco años, que es uno de los requisitos para demostrar el carácter distintivo con el fin de transferir la marca al registro principal.
Con estas diferencias significativas entre la legislación de marcas canadiense y la de EE.UU. y México, es importante consultar con un abogado con experiencia en marcas internacionales al presentar solicitudes de marcas en ambos países. Y si su empresa está considerando realizar trabajos transfronterizos, es importante explorar si sus derechos de marca pueden ser utilizados más pronto que tarde.
Y al igual que en el caso de Canadá, Estados Unidos y México, si va a vender sus productos en la Unión Europea (o en Australia, Japón, Corea o donde sea) deberá tenerlo en cuenta tanto a la hora de elegir su marca como en el registro de la misma.
Conclusión: Si va a fabricar su producto en China y venderlo en Estados Unidos, le conviene registrar su marca y/o el nombre de su producto y/o su logotipo en ambos países. Pero no se olvide de buscar registros de marca en cualquier otro país en el que vaya a vender su producto, incluidos Canadá y México.
