1. Los fabricantes chinos copiarán y venderán sus productos; es lo que hacen
Literalmente todos los días de la semana pasada, los abogados especializados en propiedad intelectual internacional de mi bufete recibieron al menos un correo electrónico de una empresa estadounidense, europea o australiana sobre cómo su fabricante chino estaba vendiendo sus productos al por mayor o al por menor a terceros. Estos correos electrónicos solían concluir preguntando a nuestros abogados cuánto cobrarían por demandar a estos fabricantes chinos.
Nuestra respuesta sería preguntar si esas empresas estadounidenses/europeas/australasianas tenían un contrato escrito (o incluso cualquier otra cosa por escrito) que prohibiera a su fabricante chino copiar su producto. Y cuando ninguna de ellas lo tuviera, les diríamos que no estábamos interesados en demandar a las empresas chinas.
2. Necesita un contrato escrito para protegerse de sus fabricantes chinos
Uno de estos correos expresaba su sorpresa por lo que les estaban haciendo sus fabricantes chinos, a lo que nuestra respuesta fue la siguiente:
Si su fábrica china no estuviera robando sus diseños y utilizando su nombre, me habría sorprendido. La verdad es que lo hacen casi siempre (y es perfectamente legal), a menos que tengas un contrato o registros de propiedad intelectual que lo impidan. En este punto, mi consejo sería que encontraras una nueva fábrica tan pronto como puedas, porque una vez que sus ventas de tu producto en su propio nombre han despegado, no eres más que una molestia y su siguiente movimiento será, sin duda, seguir subiendo tus precios hasta que tu negocio esté completamente aplastado y ya no existas como un competidor para ellos vendiendo lo que una vez fue tu producto.
Probablemente no haya nada que hacer para evitar que fabriquen su producto (al menos nada que tenga sentido desde el punto de vista económico) pero, como siempre digo a la gente, ya es bastante malo que copien su producto y lo vendan por un 40 % menos de lo que usted lo vende, pero suele ser el colmo para una pequeña empresa que la empresa china pueda vender "su" producto por un 40 % menos con "su" nombre en él. En este punto, lo mejor que podemos hacer por usted es tratar de asegurar su marca como marca registrada en China y en los países en los que vende su producto. Le recomiendo que lea Fabricar en Asia: Hablemos de marcas en Estados Unidos, Canadá, México y la UE.
Sin un contrato escrito y específico para China, no hay prácticamente ningún buen recurso contra un fabricante chino que copie y venda su producto. Tal vez sea posible presentar una demanda por secreto comercial, pero se trata de casos muy difíciles y muy caros.
De hecho, en los últimos dos años, hemos visto un aumento masivo de fabricantes chinos que captan nuevos clientes con la ÚNICA intención de vender los productos de esos nuevos clientes. Estamos viendo un gran aumento de los fabricantes chinos que rebajan sus precios para atraer a empresas extranjeras, simplemente para robar y empezar a vender el producto de la empresa extranjera. Si usted está recibiendo precios de fabricación que es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es, y es probable que esté tratando con un fabricante que quiere su negocio sólo para poder robarle. Y como mencionamos en el correo electrónico anterior, una vez que el fabricante chino ha salido al mercado con su producto, por lo general aumentará su precio por las nubes o simplemente se negará a fabricar su producto para usted por más tiempo.
Lo mismo ocurre con el robo de su marca.
3. También necesita una marca china para evitar que su fabricante chino le robe el nombre de su marca
En Robo de marcas en China. It 's Baaaaaack in a Big Way, escribimos cómo el robo de marcas en China había aumentado masivamente y lo que las empresas pueden hacer para detenerlo:
Desde hace más o menos un año, nuestros abogados especializados en marcas en China empezaron a recibir montones de llamadas sobre robos de marcas en China y el número de esas llamadas se ha ido acelerando desde entonces. ¿Por qué ha vuelto a subir la marea del "robo" de marcas? Por dos razones. En primer lugar, no hay casi nadie en China que no sepa cómo eludir la prohibición de que un agente registre la marca que legítimamente debería corresponder a la empresa extranjera para la que actúa como agente. Si su fabricante de Shenzhen quiere asegurarse "su" marca en China, no la registrará a su nombre porque sabe que eso no puede funcionar. Así que en lugar de registrar la marca bajo su propio nombre de empresa en Shenzhen, pedirá a un primo o sobrino en Xi'an que la registre bajo su nombre de empresa, haciendo casi imposible que usted invalide la marca. En segundo lugar, muchas fábricas chinas están en apuros y quieren desesperadamente mejorar sus márgenes de beneficio. ¿Qué mejor manera de hacerlo que vender un producto bajo una marca estadounidense o europea prestigiosa o conocida, o incluso cualquier marca? Vea a su fábrica china como su competidor más duro.
Últimamente, nuestros abogados especializados en marcas registradas en China han recibido tantas llamadas sobre robos de marcas que ya disponen de una fórmula de respuesta por correo electrónico. La siguiente es una amalgama de algunas de las que he recibido recientemente.
Lamento oír que alguien ha registrado el nombre de su marca como su marca comercial en China. Nuestros abogados especializados en marcas registradas en China han gestionado muchas situaciones similares, y nos encantaría intentar ayudarle con este asunto.
Lo primero que solemos hacer en estas situaciones es encontrar alguna base para impugnar la solicitud de marca de esta empresa china. Nuestra impugnación favorita es la falta de uso de la marca durante más de tres años, pero en este caso, como la marca tiene menos de tres años, no funcionará. Nuestro segundo reto favorito es cuando una antigua fábrica presenta la solicitud, porque hay leyes que lo prohíben. Pero para demostrar que se trata de la antigua fábrica, es casi seguro que tendríamos que demostrar que la empresa que ha solicitado la marca china es la misma empresa que usted utilizaba anteriormente para su producción, y eso rara vez es posible.
Si no podemos conseguirle la marca que desea para los widgets, lo siguiente que hacemos es intentar averiguar si puede haber alguna solución. Por ejemplo, tuvimos una empresa de equipos de jardinería que había registrado su marca para 17 cosas relacionadas con los equipos de jardinería, pero el "ladrón" de marcas no registró los motores pequeños, como los que se encuentran en los equipos de jardinería. Nuestra solución fue conseguir que nuestro cliente obtuviera la marca para motores pequeños y luego poner su nombre en acero en el motor y luego añadir una o dos pegatinas a los cortacéspedes una vez que llegaran a Estados Unidos y Europa, donde nuestro cliente vendía sus equipos de jardinería. [NOTA: He cambiado el tipo de producto para que sea imposible identificar a la empresa para la que hicimos este truco de propiedad intelectual.]
Si ninguna de las opciones anteriores parece tener éxito, podemos y debemos intentar comprar su nombre a esta empresa china. Desgraciadamente, esto suele ser más difícil y, lo que es más importante, más caro de lo que cabría esperar. Hacemos estas compras haciendo que una persona china (no un abogado ni nadie con ninguna conexión aparente con nuestro bufete de abogados) en China se encargue de las negociaciones. Si alguien de nuestro bufete llamara, inmediatamente sospecharía/sabría que trabajamos para una empresa estadounidense, y le pediría una fortuna por recuperar su marca. A veces incluso tiene sentido crear una empresa en Hong Kong para hacer la compra.
Otra posibilidad sería que se le ocurriera un nuevo nombre o que utilizara otro de los suyos; estoy seguro de que ya ha pensado en ello y dudo que le resulte atractivo, pero puede que acabe siendo la única solución. Independientemente de cómo acabemos procediendo con el nombre que le han quitado, le aconsejo encarecidamente que estudiemos qué podemos hacer ahora para proteger cualquier otro nombre que utilice y quizá también sus diseños.
En cuanto a sus abogados, que usted pensaba que habían solicitado su marca en China pero no lo habían hecho, ¿tiene algo que indique que les pidió que lo hicieran o que dijeron que lo harían o -mejor aún- que dijeron que realmente lo habían solicitado? Si tiene algo así, podríamos pedirles que financien todo lo anterior, suponiendo que usted utilizó abogados de verdad para este trabajo. Véase Los bufetes de abogados falsos de China son el verdadero negocio y ¿Es este un verdadero abogado de China?
De todos modos, hablemos para ver si podemos ayudarte en esto.
Hace muchos años, el gobierno chino se sintió tan avergonzado por el hecho de que sus fabricantes robaran las marcas de sus propios clientes que promulgó una ley que lo declaraba ilegal. En esencia, la ley dice que un fabricante chino que registra la marca o el nombre del producto o el logotipo de uno de sus clientes como marca china no tiene una marca válida. Aunque nominalmente bienintencionada, esta ley ha sido ineficaz en un 99,9% porque todos los fabricantes chinos conocen la ley y, por tanto, no van a registrar su marca, nombre de producto o logotipo como marca propia porque hacerlo no tendría sentido debido a la ley. En su lugar, la propietaria de su fabricante en Shenzhen pedirá a su primo en Qingdao que registre su marca, nombre de producto o logotipo como marca propia y entonces no podrá hacer nada al respecto.
4. Cómo evitar que su fabricante chino venda su producto con su marca sin su permiso
¿Qué debe hacer si quiere proteger su producto e impedir que su fabricante chino le haga la competencia con su propio producto y, a continuación, deje de fabricar su producto para usted? Lo más sensato suele ser una combinación de lo que se indica a continuación:
A. Elija un buen fabricante. Cuanto más reputado y solvente sea su fabricante, menos probabilidades tendrá de robarle su producto. Realice las diligencias debidas sobre su fabricante para saber con quién está tratando.
B. No revele información confidencial sin un acuerdo NNN firmado. Puede obtener más información sobre los acuerdos NNN aquí. Tenga en cuenta que los acuerdos NDA de EE.UU., Europa y Australia no funcionan. Véase Los acuerdos de confidencialidad NO funcionan en China, pero sí los acuerdos NNN. Tenga en cuenta también que es una buena idea hacer que su fabricante chino ponga su chuleta en su Acuerdo NNN, y en todos los demás contratos también. Véase Chuletas de empresas chinas: Lo básico.
C. Utilice un Contrato de Fabricación en China cuando esté listo para empezar a fabricar. Una vez que haya elegido a su fabricante, necesitará un Acuerdo de Fabricación por Contrato (también conocido como Acuerdo OEM o Acuerdo de Suministro de Productos). Puede obtener más información sobre los acuerdos de fabricación aquí.
D. Obtenga una marca en China para el nombre de su marca y quizá también para el nombre y el logotipo de su producto. Si piensa poner el nombre de su empresa o su marca o el nombre de su producto o su logotipo en sus productos o en su embalaje, debe registrarlos como marcas en China. Como explicamos aquí, esto es así aunque no vaya a vender sus productos en China.
E. Obtenga una patente china si su producto es único.
Si hace la combinación necesaria de lo anterior, las probabilidades de que su fabricante copie su producto y/o utilice su marca se reducen considerablemente. Si no hace la combinación necesaria de lo anterior, al menos no se sorprenderá cuando su fabricante empiece a vender su producto con su marca sin su permiso.
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