1. La fase de desarrollo del producto es la más arriesgada de la fabricación
Las empresas que se dedican a la fabricación por contrato en el extranjero suelen "codesarrollar" productos con sus fabricantes extranjeros. En algunos casos, la empresa que busca un fabricante ha completado el desarrollo del producto y la única implicación del fabricante será averiguar cómo fabricar el producto en grandes volúmenes. En otros casos, la empresa que busca un fabricante no tiene más que una "idea" de producto y el fabricante será responsable de tomar el dibujo de la servilleta y convertirlo en un artículo comercial. En el medio, tanto el fabricante como la empresa que busca un fabricante aportan tecnología y conocimientos al producto, y el producto final es realmente una mezcla de ambos.
La fase de desarrollo del producto es la de mayor riesgo para las empresas extranjeras que se dedican a la fabricación por contrato en un país extranjero. Este riesgo se deriva de la falta de claridad sobre qué entidad poseerá la propiedad intelectual del producto resultante y de la necesidad de garantizar que el producto se desarrollará de acuerdo con las especificaciones, a tiempo y a un precio que haga que toda la empresa sea comercialmente viable.
2. Los acuerdos de desarrollo de productos reducen los riesgos
Aunque la fase de desarrollo del producto es la más arriesgada de la fabricación, también es la que más a menudo se descuida. Nuestros abogados especializados en fabricación internacional descubren que las empresas suelen utilizar un acuerdo NNN en la fase de búsqueda de fábrica y un acuerdo OEM en la fase de producción. Pero, durante la importantísima fase de desarrollo del producto, las empresas extranjeras no suelen firmar ningún acuerdo para protegerse.
Este fracaso a la hora de firmar un acuerdo integral de desarrollo de productos suele conducir a uno de estos dos desastres para la empresa extranjera. El primero es cuando el fabricante extranjero (a menudo una empresa china o vietnamita o tailandesa o taiwanesa) realiza el trabajo de desarrollo del producto gratuitamente o construye el producto con su propia tecnología como base. En estas situaciones, la empresa fabricante suele reclamar el 100% de la PI del producto como propia una vez que ha finalizado el desarrollo del mismo. La empresa fabricante dirá: "somos propietarios de la PI del producto, pero aceptaremos fabricar el producto en su nombre y nos comprometeremos a no venderlo a terceros. Sin embargo, usted debe aceptar utilizar nuestra empresa como fabricante exclusivo del producto y debe aceptar nuestro precio, pago, cantidad, calidad y condiciones de entrega". Vemos esta situación todo el tiempo, especialmente con las nuevas empresas que se dedican a fabricar productos para el ecosistema del Internet de las Cosas. Aunque estas empresas extranjeras se escandalizan cuando se les presentan estas exigencias de su fabricante, no pueden hacer nada porque esperaron a que el desarrollo estuviera terminado antes de plantearse siquiera la cuestión de la titularidad de la propiedad intelectual.
En segundo lugar, las empresas extranjeras rara vez tienen en cuenta las numerosas cuestiones de procedimiento que hay que abordar para desarrollar con éxito un producto. Pocos fabricantes son desarrolladores profesionales de productos y es un error suponer que tienen las habilidades necesarias para desarrollar eficazmente cualquier producto dentro de los ajustados plazos y las estrechas tolerancias que exigen las empresas modernas. Esto suele provocar los siguientes problemas:
- El producto nunca se completa.
- El producto no se completa hasta que ha pasado la oportunidad de mercado.
- El producto nunca funciona correctamente.
- El coste del producto desarrollado es muy superior al previsto al inicio del proyecto.
Aunque estas catástrofes son habituales cuando se realiza el desarrollo con fábricas de Asia, pocas empresas tienen en cuenta estos riesgos. Como no tienen en cuenta estos riesgos, rara vez firman un acuerdo de desarrollo de productos bien redactado que aborde las cuestiones necesarias de propiedad y funcionamiento.
3. Términos clave de los acuerdos de desarrollo de productos
Estos son los términos clave que suelen incluirse en un acuerdo de desarrollo de productos:
1. Exactamente qué producto se va a desarrollar.
2. Qué aportarán ambas partes (usted, el comprador, y el fabricante chino) en términos de tecnología. 3. ¿Quién aportará las especificaciones y de qué forma?
3. ¿A quién pertenecerán los derechos de propiedad intelectual del producto resultante? En los últimos meses hemos revisado tres proyectos de desarrollo de productos en Asia (todos ellos relacionados con el Internet de los objetos) en los que el fabricante y las partes estadounidenses no firmaron un acuerdo escrito de desarrollo del producto. En cada caso, el fabricante aceptó fabricar "su" producto en nombre del comprador estadounidense, pero insistió en que era el propietario de la propiedad intelectual del producto y en que era libre de fabricar el producto para sus propias ventas con su propia marca y de fabricar el producto para competidores directos del comprador estadounidense.
Esta postura escandalizó a las tres empresas estadounidenses y se escandalizaron aún más cuando les dijimos que estos fabricantes estaban adoptando una postura válida porque no existía ningún acuerdo escrito en sentido contrario. Por este motivo, en cualquier situación en la que se produzca un desarrollo por parte del fabricante extranjero, las partes deben firmar un acuerdo por escrito en el que se establezcan los derechos de propiedad sobre cada producto que se vaya a desarrollar. Este tipo de acuerdo debe celebrarse incluso en los casos en los que el fabricante se limite a equiparse para fabricar un producto diseñado por el comprador extranjero.
4. ¿Quién pagará los costes de desarrollo? ¿Quién pagará los moldes y el utillaje? Esto puede convertirse en un problema importante si usted, como comprador extranjero, decide utilizar una fábrica diferente para fabricar el producto una vez finalizado el desarrollo del mismo. Si busca una nueva fábrica para fabricar su producto, probablemente obtendrá las siguientes respuestas de la fábrica que realizó el trabajo de desarrollo del producto:
a. La fábrica se niega a entregar los moldes, utillajes, planos CAD y elementos relacionados con su producto.
b. La fábrica se compromete a liberar los moldes, utillajes, planos CAD y elementos relacionados con su producto, pero sólo después de que usted le pague una cantidad considerable.
c. La fábrica afirma que los secretos comerciales relacionados con el producto desarrollado le pertenecen y que si usted intenta ir a otro lugar para que le fabriquen el producto, le demandará a usted y a su nueva fábrica.
Estará en una situación especialmente mala si su fábrica ha realizado el trabajo de desarrollo y ha producido los moldes y las herramientas a su costa. Si la fábrica ha hecho todo esto por su cuenta, puede estar seguro de que le exigirá el pago de unos honorarios y puede esperar que sean elevados si va a llevar el proyecto a un competidor. Sin embargo, aunque usted ya haya pagado los moldes, las fábricas suelen negarse a entregárselos sin un pago sustancial que cubra los costes de su trabajo de desarrollo y la instalación de la fábrica. Esto ocurrirá a menos que exista un acuerdo por escrito que prohíba a la fábrica hacer exactamente eso.
5. Establecimiento de plazos e hitos. A menudo, los fabricantes aceptan realizar el trabajo de desarrollo, pero no lo hacen a tiempo. Por tanto, los hitos son fundamentales. Sin embargo, debe haber un incentivo para que el fabricante cumpla los hitos y una penalización si no lo hace. El siguiente es un acuerdo típico:
a. El fabricante realiza el desarrollo a su propio coste, pero la empresa compradora del producto paga todos los costes duros de moldes y elementos similares.
b. Se establecen hitos para el desarrollo.
c. Se establecen especificaciones claras.
d. Las partes acuerdan un precio objetivo y una cantidad.
e. SI la fábrica cumple los objetivos y las especificaciones y acepta vender al precio y en la cantidad fijados, la empresa compradora firmará un acuerdo OEM con la fábrica china.
A menudo, el fabricante exigirá un nivel mínimo de compra que le permita recuperar su tasa de desarrollo. Algunas fábricas aceptan pagar los moldes, pero luego exigen una compra mínima a un precio que les permita recuperar la comisión por el molde. Hay muchas variaciones sobre estas cuestiones, pero su objetivo debe ser el mismo: si pretende que su fábrica cumpla hitos, debe establecer un sistema bien documentado de recompensas y penalizaciones mediante un acuerdo debidamente escrito y firmado.
A menudo, lo más fácil es pagar al fabricante por el desarrollo y establecer un acuerdo (también por escrito) por el que el fabricante no cobrará si no cumple los hitos. Este enfoque simplifica el proceso, pero no es habitual en Asia. La mayoría de los fabricantes quieren que fabricantes quieren hacer el desarrollo por su cuenta, porque quieren el producto resultante. El problema es que las desprevenidas empresas estadounidenses, europeas y australianas se lo permiten con demasiada frecuencia, sin darse cuenta de que al hacerlo acaban de transferir su producto y la propiedad intelectual conexa a su fabricante.
4. Las preguntas que nos hacemos sobre el desarrollo de productos
Cuando se les encarga la redacción de un acuerdo internacional de desarrollo de productos, nuestros abogados especializados en fabricación internacional prácticamente siempre empiezan intentando hacerse una idea más precisa del proyecto para saber qué incluir en el acuerdo. El siguiente es un correo electrónico inicial bastante típico que enviamos a los clientes que nos han contratado para redactar un acuerdo de desarrollo de productos.
Hola _______.
Seré el abogado que redacte su acuerdo de desarrollo de producto. Para ello, le ruego que responda lo mejor que pueda a las siguientes preguntas.
A. Información básica
Indique el nombre legal completo, la dirección y el número de teléfono de la empresa fabricante con la que trabajará, así como el nombre, cargo y dirección de correo electrónico del representante que firmará en nombre de dicha empresa. Siempre es mejor que nos facilite esta información tanto en inglés como en _____________ [el idioma del país en el que tiene su sede este fabricante].
B. Alcance del trabajo
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- ¿Qué productos cubrirá este acuerdo de desarrollo? He visto que ha mencionado __________. ¿Habrá otros productos implicados?
- ¿Se establecerá un calendario formal con hitos específicos? En caso afirmativo, describa el calendario y los hitos con el mayor detalle posible, incluidos los prototipos, el proceso de evaluación y las certificaciones necesarias.
C. Costes de desarrollo y presupuestación
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- Ha mencionado que pagará todos los gastos de desarrollo y diseño del producto, incluidos todos los costes relacionados con moldes, utillaje, planos CAD, etc. ¿Incluirá también los suministros y el equipamiento?
- ¿Cómo se gestionará el cálculo de costes y la aprobación de estas partidas de gastos? ¿Cómo se pagarán?
- ¿Se elaborará un presupuesto formal de desarrollo? En caso afirmativo, ¿cómo y con qué calendario?
D. Propuesta de desarrollo
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- ¿En qué forma se entregará la propuesta de desarrollo a su fabricante? He observado que ha mencionado que la empresa china ha creado algunos archivos CAD. ¿Les proporcionó usted un concepto general y ellos crearon el dibujo? ¿O les proporcionó otras formas de propuesta de desarrollo?
- ¿Cómo se determinará el producto final? ¿Se fijará de antemano un objetivo de precio, cantidad y plazo de entrega, o se elaborará durante el proceso de desarrollo?
E. Cuestiones de propiedad intelectual
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- ¿Tendrá este fabricante alguna restricción en el uso de la PI creada durante el proceso de desarrollo, fabricación de productos similares?
- ¿Espera que este fabricante incorpore la propiedad intelectual de terceros en el producto final? En caso afirmativo, ¿en qué medida?
F. Relación del acuerdo de desarrollo con el posterior acuerdo de fabricación
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- Parece que la fabricación es el siguiente paso. Si este fabricante cumple los objetivos, ¿hay que firmar un acuerdo OEM con él?
- Si hay un OEM, ¿es exclusivo? Por ejemplo, ¿puede acudir a otro fabricante, ya sea en _______ [el país ya elegido] o en otro país? ¿Puede fabricar usted mismo en Estados Unidos?
- ¿Qué ocurre si decide no continuar con el proyecto?
- ¿Y si utiliza otro fabricante?
- ¿Qué pasa si abandonas el proyecto por completo? ¿Debe pagar una tasa de rescisión a este fabricante?
- ¿Y si este fabricante abandona el proyecto? ¿Deben pagarle una tasa?
Es posible que tenga más preguntas en función de sus respuestas, pero esto será un buen comienzo. Espero poder trabajar con usted en este asunto.
5. Conclusión
Para hacer frente adecuadamente a los riesgos mencionados anteriormente, es necesario un acuerdo de desarrollo de productos que sea aplicable en el país en el que se va a llevar a cabo la fabricación. Un acuerdo de desarrollo de productos tiene por objeto cubrir el importante período comprendido entre la fase del acuerdo NNN , en la que se está tanteando el terreno, y la fase del acuerdo de fabricación por contrato, en la que ya se ha seleccionado la fábrica que se utilizará y se ha determinado exactamente lo que se va a fabricar.
