Hace muchos meses, una empresa estadounidense me envió un correo electrónico aterrorizada tras leer un post de Linkedin que "su bufete de abogados" escribió sobre la necesidad de registrar su marca como marca en China lo antes posible. Esta empresa y yo mantuvimos un intercambio de correspondencia sobre por qué es tan importante asegurar las marcas en China y luego les conseguimos una marca en China. Todo bien.
Ayer, mientras limpiaba mi buzón de correo electrónico, vi el correo electrónico original de la empresa y me di cuenta por primera vez de que no era ninguno de los abogados de mi bufete el que había escrito el post que había motivado el correo electrónico de esta empresa. El post al que enlazaba la empresa fue escrito por David Bennett, "primer Consejero de Propiedad Intelectual de IP Australia en China, con sede en la Embajada de Australia en Pekín", y no por nadie de mi bu fete de abogados, y se titula " ¿Me demandan por infringir mi propia marca?
Me encantó inmediatamente el título porque he hablado con innumerables empresas que creen que tienen derechos de marca en un país cuando no es así. Estas empresas simplemente asumen que porque están usando una marca en su país de origen, nadie más en cualquier parte del mundo puede usar esa marca y, por supuesto, nadie más en el mundo puede demandarlos por usar su propia marca. ERROR.
Así que leí el artículo y me pareció que transmitía claramente la necesidad de que "las empresas registren sus marcas en China lo antes posible". Bennett basó esta lección en la triste historia de una empresa vinícola australiana que no registró su marca como tal en China:
Siempre insto a las empresas a que registren sus marcas en China lo antes posible. Una consulta urgente que recibí esta semana de una empresa vinícola australiana sirve de advertencia sobre lo que puede salir mal si no se hace.
La empresa vinícola australiana lleva varios años vendiendo vino en China a través de distribuidores locales sin incidentes. Esta semana han descubierto que una empresa de Guangzhou ha registrado su marca en China y ha demandado a dos de sus distribuidores chinos por infracción de marca. Se ha ordenado a los distribuidores que comparezcan ante el tribunal local esta semana.
Por si esto fuera poco, el okupa también ha registrado la marca en las aduanas chinas, lo que podría permitirles confiscar los cargamentos de vino de la empresa australiana que entren en los puertos chinos.
¿Por qué hace esto la empresa de Guangzhou? Lo más probable es que lo haga para poder vender la marca a la empresa australiana por una suma enorme, o para utilizar la marca en sus propios productos de vino falsificados o imitados.
Lamentablemente, los abogados especializados en marcas internacionales de mi bufete escuchan constantemente historias como la anterior. La mayoría de estas tristes historias de marcas perdidas tienen que ver con China, pero muchas no. La mayoría afectan a empresas estadounidenses, australianas y canadienses, pero algunas no. A continuación explico por qué las empresas de estos países tienden a correr un mayor riesgo de pérdida de su marca.
A continuación, Bennett señala cómo los problemas de marcas en China como el sufrido por la empresa vinícola australiana son "mucho más difíciles de arreglar que de prevenir". Yo añadiría que incluso cuando este tipo de problema de marca china puede solucionarse, hacerlo costará mucho más de lo que habría costado evitarlo. A continuación, Bennett explica lo que hay que hacer para evitar este tipo de problemas con las marcas en China: "Si está pensando en hacer negocios en China, registre su marca en China lo antes posible, mucho antes de entrar en el mercado. China tiene un sistema de marcas "first to file", lo que significa que la primera persona que solicita una marca se la queda".
Repita conmigo: "La primera persona que solicita una marca se la queda". Esto significa que si alguien solicita "su" marca en China antes que usted, esa persona o empresa que la solicitó primero se la queda. ¿Por qué? Porque no es su marca en China hasta que usted la haya solicitado y se la hayan concedido. Esto se debe a que China es un país en el que el primero en presentar la solicitud es el primero.
Australia, Estados Unidos y Canadá son países de "primer uso", y por eso las empresas de estos tres países son a menudo las que meten la pata en la presentación de marcas en China. En los países "first to use", el primero que utiliza una marca se la queda. Esto significa que si su empresa de widgets de Estados Unidos ha estado utilizando el nombre "Bill's Best Widgets" durante 72 años para vender sus widgets en todo Estados Unidos, tiene derechos de marca sobre el nombre Bill's Best Widgets aunque nunca haya solicitado esa marca. Estos derechos de marca significan que cualquier otra persona que utilice el nombre Bill's Best Widgets en sus widgets estaría cometiendo una infracción de marca. Pero en China no sería así, porque en China (al igual que en todos los países que son los primeros en presentar la solicitud), lo único que importa es quién tiene la marca registrada. Por eso, las empresas estadounidenses, canadienses y australianas tienden a dormirse sobre sus derechos de marca en China. El Reino Unido también es una jurisdicción de primer uso, pero al pertenecer a la UE (que es de primer registro), sus empresas suelen ser más conscientes de lo que hay que hacer para proteger las marcas en jurisdicciones de primer uso como China.
Bennett concluye su artículo afirmando que "[o]perar en China sin una marca china registrada es arriesgado, pero operar cuando otra persona ha registrado tu marca es sencillamente peligroso". Y tiene razón. Por supuesto.
Allá por 2007, en Marcas de China - ¿Te sientes afortunado? ¿Le parece? explicamos todo esto:
Nuestro consejo a todos nuestros clientes es que registren sus marcas en China antes de ir allí.
China es un país de primer registro, lo que significa que quien primero registra la marca se la queda.
Sí, existe una excepción para las marcas famosas, pero a menos que sea usted Coca-Cola, es una locura confiar en que un tribunal chino considere que su marca es famosa cuando registrarla cuesta tan poco. La mayoría de las empresas cobran menos de 5.000 dólares por ello. Así que, aunque el tribunal chino dictamine que su marca es famosa, probablemente habrá gastado al menos 100.000 dólares en presentar su caso. No es rentable.
Aunque solo fabrique un producto en China (y no lo venda en el país), debe protegerlo con una marca china. Si no lo hace, otra persona registrará la marca de su producto y luego utilizará esa marca para impedir que su producto salga de China. Para saber más sobre por qué esto se ha vuelto tan popular últimamente en China, consulte Robo de marcas en China. Ha vuelto a lo grande.
Conclusión: No confíe en un golpe de suerte. Confíe en registrar sus marcas en China.
