China hace un pésimo trabajo vigilando los registros de marcas de mala fe y eso hace que la usurpación de marcas sea una actividad rentable y de bajo riesgo en China.
Quienes no estén familiarizados con la práctica china en materia de marcas podrían pensar que el problema es la legislación china sobre marcas. Pero no es así. La Ley de Marcas china contiene una serie de disposiciones que podrían invocarse fácilmente para combatir la usurpación de marcas, entre ellas las siguientes:
El artículo 10.7 prohíbe las marcas "con carácter de fraude publicitario que confunda fácilmente al público sobre la calidad u otras características u orígenes de los productos, o sobre el lugar de procedencia de los mismos".
El artículo 10.8 prohíbe las marcas "perjudiciales para la moral o las costumbres socialistas, o que tengan otras influencias malsanas".
El artículo 13 establece que se denegará el registro de una marca en China y se prohibirá su uso para cualquier marca que sea una "reproducción, imitación o traducción de una marca famosa de un tercero que no haya sido registrada en China y cuyos productos sean idénticos o similares, lo que puede causar confusión en el público y perjudicar los intereses del titular del registro de la marca famosa".
El artículo 15 establece que "cuando un agente o representante, sin autorización del mandante, pretenda registrar en nombre del agente la marca del mandante y éste se oponga, se denegará el registro y se prohibirá el uso de la marca".
El artículo 32 establece que "ninguna solicitud de marca infringirá los derechos anteriores existentes de otra parte. El solicitante tampoco se precipitará a registrar de manera desleal una marca que ya esté siendo utilizada por otra parte y goce de una influencia sustancial."
El problema es que la Oficina China de Marcas (CTMO) no interpreta la Ley de Marcas de forma que limite a los usurpadores de marcas. En la práctica, los titulares de PI agraviados sólo tienen posibilidades de prevalecer en una oposición a la primera si (1) el usurpador de la marca es un usurpador obvio y conocido con cientos de solicitudes de marcas ajenas o (2) el usurpador de la marca tiene (o ha tenido) una relación comercial con el titular "real".
Lo primero puede demostrarse imprimiendo los resultados de la búsqueda en la base de datos de la OMC junto con algunas anotaciones. Lo segundo depende de los hechos de la situación; cuanto mejores sean los hechos, mayores serán las probabilidades. En una situación ideal, la parte china habría ejecutado (utilizando su chuleta) un acuerdo formal en el que se comprometiera a no registrar ni interferir de ningún otro modo en la PI de su socio. Dicho acuerdo podría utilizarse como prueba para una oposición de marca y como base para una demanda. Pero rara vez se alcanza este ideal, en gran medida porque las partes chinas que firman acuerdos formales no registran las marcas de sus socios comerciales y, si lo hacen, están dispuestas a cederlas.
La mayoría de las veces, una oposición de marca contra un antiguo socio comercial se apoya en un montón de pruebas circunstanciales que demuestran la relación comercial. Las mejores pruebas circunstanciales consisten en documentos expedidos por la parte china en los que figure la chuleta de su empresa (como una invitación suya a efectos de un visado de negocios), o documentos expedidos por un tercero en los que se identifique tanto al comprador extranjero como a la parte china (como documentos de transporte o de aduanas). Pero incluso estos documentos suelen ser difíciles de localizar. Muchas relaciones comerciales -incluso con millones de dólares en productos intercambiados- se basan en órdenes de compra genéricas que podrían falsificarse fácilmente y que se intercambian con la cuenta de correo electrónico personal del propietario de una fábrica. Si a esto añadimos que los pedidos a menudo se realizan o envían a través de otra entidad, no es de extrañar que a menudo resulte difícil conectar los puntos.
A lo largo de los años, nuestros abogados de marcas en China han incluido los siguientes tipos de documentos como pruebas en oposiciones de marcas:
- La tarjeta de visita de la parte china
- La licencia comercial de la parte china
- Correos electrónicos de la parte china
- El pasaporte de la parte china
- Órdenes de compra del comprador extranjero
- Facturas de la parte china
- Recibos bancarios del banco de la parte china que demuestren el pago del comprador extranjero.
- Recibos bancarios del comprador extranjero que demuestren el pago a la parte china
- Documentos de embarque en los que figure la parte china como exportador registrado y/o el comprador extranjero como consignatario.
- Certificado de vigencia de la empresa del comprador extranjero
- Fotografías del comprador extranjero visitando a la parte china, o viceversa
- Cartas de invitación al visado de la parte china al comprador extranjero, o viceversa.
En un caso circunstancial, nunca se sabe lo que hará cambiar las tornas al examinador de la OMC, por lo que suele ser mejor pecar por exceso; cuantas más pruebas, mejor.
Pero es aún mejor registrar sus marcas antes que nadie para no tener que enfrentarse a esta situación.
