Para las empresas que desean acceder al mercado chino, una licencia de propiedad intelectual suele ser la mejor solución. Sin embargo, las empresas deben ser inteligentes al respecto. En concreto, deben resistir la tentación de reciclar acuerdos de licencia utilizados en otros contextos y, en su lugar, utilizar acuerdos redactados específicamente para su uso en China, teniendo en cuenta las condiciones específicas de este país.
1. Exigir un pago por adelantado
Tiene sentido exigir a los licenciatarios chinos un pago por adelantado. Un pago por adelantado demuestra la buena fe del licenciatario y también motiva al licenciatario a monetizar la propiedad intelectual del licenciante (teniendo en cuenta que a veces las empresas chinas utilizan los acuerdos de licencia como un ardid para neutralizar a un competidor). Y lo que es aún más importante, un pago por adelantado establece que la parte china está realmente en condiciones de efectuar los pagos. Esto parece trivial, pero a menudo los acuerdos fracasan porque el banco de la parte china tiene problemas con el contenido del acuerdo de licencia. Y el pago debe proceder de la empresa que ejecutó el acuerdo. Si el pago procede de un particular (como el director general del licenciatario) o de una empresa relacionada, lo más probable es que la empresa china esté jugando (como cuando un proveedor pide a un cliente que pague en una cuenta personal o de una empresa cualquiera).
2. Registrar el acuerdo ante las autoridades chinas competentes
Todos los acuerdos de licencia en China deben registrarse y, en muchos casos, el registro es obligatorio. Además, los bancos chinos prácticamente siempre exigen que los acuerdos de licencia se registren ante la autoridad de PI pertinente (como la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China) antes de aprobar los pagos. Y cualquier acuerdo de licencia de patente, marca comercial o derecho de autor debe registrarse antes de que pueda inscribirse en las aduanas chinas, un paso necesario para que las aduanas estén atentas a las falsificaciones e impidan que confisquen las mercancías de un licenciatario.
En general, lo mejor es encargar a la parte china todos los registros (¡NO confundir con dejar que registren su PI!) y que la licencia no entre en vigor hasta que hayan aportado la prueba del registro. No obstante, tenga en cuenta que la Ley de Marcas china exige que el licenciante registre un acuerdo de licencia. En cualquier caso, el acuerdo de licencia debe estipular que la licencia no será efectiva hasta que se presente la prueba del registro. Este requisito va de la mano con la exigencia de pagos por adelantado, y sirve como una buena prueba de si el acuerdo se registró correctamente. El registro tarda al menos unos días, por lo que si un licenciante recibe el pago el mismo día en que se ejecutó el acuerdo, está claro que el acuerdo no se registró y el licenciatario no está siendo recto. Aunque quieren que la parte china se encargue de todos los registros de licencias (excepto las licencias de marcas), corresponde a los licenciantes extranjeros asegurarse de que esto se ha hecho realmente.
3. Limitar el territorio a China
No es un requisito absoluto, pero suele tener sentido desde el punto de vista práctico: Los licenciatarios chinos a menudo piden derechos para numerosos países de la ASEAN, pero generalmente tiene sentido que usted les obligue a demostrar su valía en China antes de concederles derechos para Malasia, Vietnam o donde sea. Además, puede que China no prohíba por ley las ventas en el mercado gris, pero usted puede prohibir contractualmente a su licenciatario la venta extraterritorial mediante una cláusula contractual bien redactada. Asegúrese de que su acuerdo es claro en cuanto a lo que constituye China, porque lo que el mundo considera que constituye China no es necesariamente lo que China considera que es China.
4. Incluir un lenguaje contundente sobre confidencialidad y protección de la propiedad intelectual.
Los acuerdos de licencia deben dejar claro que la propiedad intelectual pertenece al licenciante, no al licenciatario, y que el licenciatario no está autorizado a hacer un uso indebido de la propiedad intelectual ni a tomar ninguna medida que pueda interferir con la propiedad de la propiedad intelectual del licenciante. Y en caso de rescisión, toda la propiedad intelectual volverá al licenciante. Una redacción adecuada es fundamental para proteger a los licenciantes extranjeros de futuras impugnaciones de sus registros de marca dentro de tres años por falta de uso.
5. Asegúrese de que posee la propiedad intelectual correspondiente
Esto debería ser obvio: una parte no puede licenciar algo que no posee realmente. Pero seguimos diciéndolo porque, bueno, a menudo nos piden que ayudemos a las empresas a conceder licencias de propiedad intelectual en China cuando en realidad no son propietarias de la propiedad intelectual en China. En el caso de las patentes y las marcas, la titularidad en los Estados Unidos o en Europa tiene poca o ninguna importancia para la titularidad en China; la forma de ser titular de la propiedad intelectual en China es registrarla. Incluir este requisito en el acuerdo de licencia impone la obligación al licenciante, pero es una obligación que debería asumir con gusto.
6. Asegurarse de que el acuerdo esté redactado en chino, se rija por la legislación china y exija la resolución de litigios en tribunales chinos.
Por todas las razones habituales.
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