Hemos dejado constancia de la importancia de registrar su marca en China. A pesar de nuestros esfuerzos, o quizá debido a ellos, casi todas las semanas alguien se pone en contacto con nosotros tras descubrir que otra persona ha registrado "sus" marcas en China.
La mayoría de la gente agrupa a todos estos terceros registrantes bajo la rúbrica común de "ocupantes ilegales de marcas", pero en realidad, los registrantes pueden dividirse en cinco categorías distintas, y la respuesta adecuada (y la probabilidad de éxito) depende de la categoría en la que se encuentren.
Categoría Uno - El Extorsionador
La actitud de laissez-faire de China hacia el registro de marcas de mala fe ha creado una industria artesanal de personas que registran nombres de marcas pertenecientes a empresas extranjeras y luego piden un rescate por ellos. Cualquiera que trabaje con marcas chinas se ha topado con este tipo de ocupantes ilegales. Han presentado cientos de solicitudes, para una gran variedad de marcas y en una amplia gama de clases de Niza. Los registros pueden ser para tipos de productos o servicios distintos de aquellos por los que es conocida la marca. El usurpador de marcas no tiene relación con ninguna de las marcas ni intención de utilizarlas en el comercio. Se trata de la clásica entidad sin ánimo de lucro, cuya única intención es rentabilizar el registro de marca vendiéndolo al mejor postor. A veces se dirigen al propietario de la marca, o pueden venderla a un tercero en uno de los sitios web chinos de intercambio de marcas. Los precios pueden variar, pero una oferta inicial habitual es de 10.000 dólares por registro.
Estos registros son la definición misma de la mala fe, y se podría pensar que son fáciles de invalidar. Pero no es así. China está mejorando poco a poco en el tratamiento de estas situaciones, pero incluso en casos atroces, está lejos de ser un tiro por la culata. La ruta típica implica un procedimiento de invalidación y una apelación, y luego tal vez otra apelación. Todo esto puede llevar años y costar miles de dólares, y no hay garantía de éxito. Es fácil ver por qué muchos propietarios de marcas extranjeras simplemente pagan el dinero y siguen adelante, como con una demanda por molestias. Alternativamente, algunos propietarios de marcas esperan tres años y presentan una cancelación por falta de uso. Véase Marcas en China: Cuándo (y cómo) demostrar el uso de una marca en el comercio.
Categoría dos - El falsificador
Las empresas encuentran exasperante la primera categoría de ocupantes ilegales de marcas, pero la segunda les parece exasperante. Estos ocupantes ilegales han registrado las marcas de empresas extranjeras no para pedir rescate por ellas, sino para utilizarlas en el comercio. De hecho, el modelo de negocio de estos usurpadores consiste en producir productos falsificados que pueden vender en China (y en cualquier otro país donde la empresa extranjera no haya registrado su marca) sin temor a represalias del verdadero propietario de la marca, porque el usurpador es el propietario legal de la marca en China. A veces venderán el mismo tipo de productos que el verdadero propietario de la marca, otras veces no. Todo depende de lo conocida que sea la marca y de lo que el usurpador crea que le generará más dinero. A menudo, estos usurpadores registran varias marcas extranjeras en China, todas para los mismos tipos de productos. Si una marca extranjera es buena, cuatro son mejores.
La adquisición de estos registros suele resultar más cara para los verdaderos propietarios de marcas, ya que los registros tienen más valor para el usurpador de marcas. Además, la anulación por falta de uso no tendrá éxito, porque las marcas se utilizan realmente en el comercio. A veces es posible tener éxito con una nulidad de mala fe, pero esto dependerá en gran medida de si la marca era notoriamente conocida en China, lo cual es difícil de probar. Durante muchos años, la postura china de facto ha sido que si a los propietarios de marcas extranjeras les importaban sus marcas en China, deberían haberlas registrado allí. En este caso, el presunto usurpador de la marca la utiliza en el comercio y probablemente también emplea a personas y paga impuestos sobre sus ingresos. Eso les parece mucho mejor a las autoridades chinas que una entidad unipersonal sin ánimo de lucro que vive con sus padres en Kunming o Kansas.
Categoría Tres - El competidor
La tercera categoría de ocupantes ilegales se parece mucho a la segunda: presentan marcas que cubren un conjunto de productos determinado y bastante limitado. Pero este tipo de ocupante no es un falsificador y no tiene previsto utilizar las marcas en el comercio. Más bien, este ocupante ilegal es su competidor, y su objetivo es impedir que usted entre en el mercado chino (al menos con su marca preferida). Cuanto más especializado es el mercado, más probable es que esto ocurra porque todo el mundo conoce a los demás actores. Más de una vez he visto a un fabricante chino de un sector especializado registrar las marcas de todos sus competidores europeos y estadounidenses. A continuación, ofrece a los competidores una disyuntiva: comprar la marca a un precio exageradamente alto (más de 250.000 dólares) y designar al competidor como distribuidor exclusivo en China, o despedirse de sus marcas en China.
El competidor también suele amenazar con impedir que los productos fabricados con su marca por cualquier otra persona salgan de China. En otras palabras, puede amenazar con cerrar todo su negocio en todo el mundo bloqueando su único punto de producción.
Las marcas que son realmente conocidas en China pueden tener cierto éxito a la hora de arrebatar registros de marca a dichos solicitantes, pero, como se ha señalado anteriormente, eso rara vez ocurre. La mayoría de los propietarios de marcas extranjeras que se encuentran en esta situación no tienen suerte. El argumento de que estos ocupantes ilegales de marcas han jugado con el sistema no va a tener mucho éxito.
Cuarta categoría: el proveedor "útil
A veces, las empresas descubren que sus marcas han sido registradas por una entidad conocida: su propio proveedor o distribuidor en China. Si el proveedor o distribuidor sigue produciendo o distribuyendo productos para la empresa, la explicación que se ofrece suele ser benigna: el proveedor o distribuidor registró la marca para evitar que cualquier ocupante ilegal lo hiciera antes. Esto puede ser cierto, pero el titular de la marca debería preguntarse por qué el proveedor/distribuidor no le informó primero y/o preguntó si el titular de la marca quería registrar la marca él mismo. No obstante, si la relación sigue siendo positiva, es un proceso relativamente sencillo para el proveedor/distribuidor ceder la marca al titular de la marca. Algunos proveedores/distribuidores intentarán retener la propiedad de la marca, pero hay que resistirse a ello.
Si la relación se ha deteriorado, como suele ocurrir cuando el titular de la marca es un antiguo proveedor/distribuidor, puede resultar difícil conseguir una simple cesión. Pero esta situación es la más fácil para demostrar un registro de mala fe. Siempre que se pueda demostrar la existencia de una relación comercial con el proveedor o distribuidor (por ejemplo, mediante órdenes de compra, contratos y otra documentación), es bastante probable que el ocupante ilegal se vea obligado a renunciar a los registros. Ni que decir tiene que el proceso es mucho más sencillo si se dispone de un acuerdo de fabricación firmado y troceado o de un acuerdo de distribución en el que la contraparte china se comprometa a no registrar la propiedad intelectual. Véase Marcas en China y su distribuidor chino.
Categoría Cinco - El imitador fortuito
La última categoría no es realmente un usurpador de marcas tradicional y podría decirse que ni siquiera debería formar parte de esta lista. En ocasiones, alguien en China registra "su" marca porque se le ha ocurrido por su cuenta. Esto sólo suele ocurrir con las marcas denominativas: es muy improbable que dos solicitantes den con el mismo logotipo por casualidad. En estos casos, el titular de la marca puede estar dispuesto a venderla, pero si no lo está, poco puede hacer usted al respecto. El solicitante simplemente ha seguido los dictados de la Ley de Marcas de China: ellos fueron los primeros en presentar la solicitud (no usted), por lo que se quedan con la marca.
En resumen: si descubre que su marca ha sido usurpada por un usurpador de marcas en China, determine primero la categoría en la que encajan y, a continuación, trace su estrategia en consecuencia. Mejor aún, registre su marca de inmediato y evite tener que trazar una estrategia.
