Tanto aquí en el blog como en la vida real con nuestros clientes, nuestros abogados especializados en China siempre están promocionando las ventajas de conceder licencias de productos, propiedad intelectual, marcas, tecnología y contenidos a China. Los acuerdos de licencia tienen sentido en muchas circunstancias, pero tienen especial sentido en situaciones en las que es difícil o imposible introducir su producto, tecnología o contenido en China de otra manera. Con el coronavirus, introducir productos en China se ha vuelto más difícil.
Registre su propiedad intelectual en China
Como cuestión preliminar, antes de conceder una licencia a alguien en China, debe registrar su propiedad intelectual en China. Esto significa registrar no sólo sus marcas en inglés, sino también las versiones en chino de esas marcas. Si no existen versiones en chino, es hora de crearlas. Esto significa también registrar los derechos de autor de cualquier contenido significativo. China es signataria del Convenio de Berna y, por tanto, un derecho de autor válido en EE.UU. o Europa es válido en China sin necesidad de registro, pero a efectos prácticos, es mucho más fácil hacer valer un derecho de autor en China si se ha registrado en China. A menudo, esto significa registrar también las patentes en China.
No delegue la tarea de registrar su propiedad intelectual en China en su licenciatario chino. Los intereses del licenciatario no siempre coinciden con los suyos.
Una vez que haya registrado su PI en China, deberá redactar un contrato ejecutable para proteger sus intereses en China frente a su licenciatario chino. Un contrato con la filial del licenciatario en Hong Kong, en el que los litigios se resuelvan mediante arbitraje en Hong Kong (o en cualquier otro país que no sea China continental), no logra estos objetivos para China continental.
Lo que debe abordar un acuerdo de licencia de contenido de China
Un acuerdo de licencia de contenidos para China correctamente redactado debe abordar las siguientes cuestiones:
1. Debe asegurarse de que el licenciatario es la entidad china real que va a conceder la licencia del producto, la tecnología o el contenido, y no una filial de Hong Kong. Como corolario, debe elegir la ley y la jurisdicción adecuadas para su litigio. Si desea demandar a una empresa china por incumplir su contrato al utilizar su PI en China, elija la legislación china y la resolución de litigios a través de tribunales chinos en la ciudad de residencia del licenciatario chino. Véase Contratos en China: Make Them Enforceable Or Don't Bother and China Contracts. Ver cómo se fabrica la salchicha jurisdiccional.
El problema de contratar con una empresa de Hong Kong no es tanto que la empresa de Hong Kong sea una sociedad ficticia sin activos (aunque suele ser el caso). Más bien, la cuestión es que cualquier resolución legal en Hong Kong es poco probable que sea efectiva en la RPC y si usted está concediendo licencias de contenido a China, China es donde va a estar la acción. Usted podría argumentar: arbitraremos en Hong Kong pero estipulando que rige la legislación china. Por diversas razones, esto casi nunca funciona, especialmente si el demandado es una empresa de Hong Kong. Mientras tanto, la infracción continúa en China.
2. Establezca el pago por adelantado del canon de licencia en una cantidad que haga que el acuerdo merezca la pena para usted, incluso si el contrato se rescinde antes de tiempo. Véase Acuerdos de licencia en China: The Extreme Basics. 3. Prevea una indemnización sustancial por daños y perjuicios en caso de retraso o impago del canon de licencia, y no proporcione a la parte china ninguno de sus contenidos hasta que haya pagado el canon de licencia y los fondos estén en su cuenta bancaria.
3. Establezca indemnizaciones sustanciales por (1) rescisión anticipada y (2) cada caso de infracción. No se moleste en incluir largas disposiciones sobre medidas cautelares. A diferencia de los sistemas de derecho anglosajón de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Australia, la legislación china no desaprueba los daños contractuales. De hecho, los daños contractuales están bien establecidos en China y favorecidos por la ley. Por otra parte, aunque los jueces chinos pueden estar legalmente facultados para dictar órdenes cautelares, prácticamente no tienen poder para garantizar que esas órdenes se ejecuten. Por esta razón, los jueces chinos dudan a la hora de emitir una orden que saben que probablemente será ignorada. En su lugar, tratarán de convertir cada decisión en una orden de pago de una suma determinada en concepto de daños y perjuicios. Incluir una cláusula de indemnización por daños y perjuicios en el contrato proporciona al juez chino la hoja de ruta. Y lo que es más importante, dado que las empresas chinas conocen bien el poder de las cláusulas contractuales de indemnización por daños y perjuicios, el mero hecho de incluir una en el contrato aumenta enormemente las probabilidades de que la contraparte china respete el contrato.
4. Los importes de los daños y perjuicios contractuales deben ser una estimación de buena fe del importe real de los ingresos que dejaría de percibir el licenciante en caso de rescisión anticipada. Estas cantidades no están garantizadas aunque el demandante gane: en el juicio, el demandado puede alegar que la cuantía de los daños contractuales es demasiado elevada y el demandante puede alegar que es demasiado baja. Véase China Contract Damages Done Right. La utilidad de los daños contractuales radica en que cuando un demandante solicita el embargo prejudicial de bienes, los tribunales chinos casi siempre permitirán el embargo por un importe igual a los daños contractuales si dicho importe se especifica en el contrato. Por el contrario, si el contrato prevé medidas cautelares y daños monetarios por un importe que se determinará en el juicio, es prácticamente imposible obtener una orden de embargo. Repito: a las empresas chinas no les gusta arriesgarse a que les embarguen sus activos, por lo que contar con una cláusula contractual de daños y perjuicios es un gran elemento disuasorio para que esa empresa incumpla su acuerdo de licencia de contenidos en China.
Obsérvese también que un organismo de arbitraje no puede emitir una orden ejecutiva de embargo de bienes y también es prácticamente imposible obtener una orden de este tipo de un tribunal fuera del distrito donde se encuentran los bienes. Por eso normalmente queremos demandar en la "ciudad de origen" del demandado, aunque suene contrario a la intuición de los abogados a los que se les ha enseñado a evitar que les "pongan la casa encima". Los sistemas judiciales chinos minimizan el favoritismo de la ciudad de origen proporcionando un derecho automático de apelación de novo ante un tribunal superior en una ciudad diferente.
5. La regla general de interpretación de los contratos en China es que lo que no figura en un contrato no existe. Esto significa que debe incluir en su contrato todas las protecciones que desee contra el robo de su propiedad intelectual por parte de su licenciatario chino. El contrato con su licenciatario es su mejor oportunidad para controlar a su licenciatario chino y protegerse a sí mismo. Aprovéchela utilizando un contrato que realmente consiga esas cosas.
Si su contraparte china se niega a firmar un contrato que aborde lo anterior, probablemente debería reconsiderar la posibilidad de hacer el trato.
Para más información sobre los contratos de licencia en China, consulte Acuerdos de licencia en China: The Extreme Basics y Nine Tips for China Licensing.
Además de necesitar un contrato específico para sus acuerdos de licencia en China, también debe asegurarse de registrar su acuerdo de licencia ante las autoridades gubernamentales chinas competentes. El otro día, una empresa me preguntó qué ocurre con los acuerdos de licencia que no se registran y le contesté lo siguiente:
Al gobierno chino le gusta ver cualquier acuerdo de licencia y por eso exige que se registre. Lo que ocurre si no se registran no está del todo claro, pero hemos oído que las empresas chinas lo utilizan como excusa para no pagar y que los tribunales chinos han utilizado la falta de registro como excusa para no atender un litigio sobre el contrato de licencia.
Por eso siempre registramos nuestros acuerdos de licencia: es fácil y muy barato. También lo hacemos para que el licenciatario chino sepa que nuestro cliente sabe lo que está haciendo y, de este modo, desalentar aún más los incumplimientos.
Si tiene un problema con su licenciatario chino, puede que tenga sentido registrar ahora su acuerdo de licencia. No estoy seguro de si esto se puede hacer -creo que sí- sólo porque nunca hemos tenido que hacerlo. Pero creo que más vale tarde que nunca.
¿Qué está viendo últimamente en el mercado chino de licencias?
