George Santayana dijo una vez: "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo"? Aunque la frase no se refería a la legislación china sobre marcas, bien podría haberlo sido. Llevamos años insistiendo en el registro de marcas en China (véase aquí y aquí para una muestra representativa), pero cada vez que empiezo a pensar que el tema se ha quedado obsoleto, aparecen un montón de asuntos nuevos que me demuestran lo contrario.
Los problemas que surgen con las marcas chinas suelen deberse a uno de los cuatro errores siguientes.
Error nº 1: Los registros de marcas de EE.UU. y la UE le protegen en China
El primer concepto erróneo es que el registro de una marca en EE.UU., la UE u otra jurisdicción proporcionará cierta protección en China. No existe una marca mundial; cada país tiene su propio sistema de marcas, y su marca de EE.UU. o de la UE no influye en sus derechos de marca en China. La única excepción en China son las marcas conocidas, pero esta excepción es tan limitada que carece de sentido. Starbucks tuvo que litigar durante años para demostrar que era una marca conocida, y ni siquiera eso fue pan comido.
Error nº 2: Puede recuperar "su" marca demostrando que la utilizó primero en China
El segundo concepto erróneo es que si un tercero registra "su" marca en China, usted podrá recuperarla demostrando que la utilizó primero en China. China emplea un sistema de registro de marcas basado en el "primero en presentar la solicitud", que prácticamente no protege las marcas no registradas. En este sentido, el sistema de marcas de China es el opuesto al de Estados Unidos, donde se obtienen algunos derechos de marca sólo por el uso. En China, cualquiera puede registrar "su" marca e impedirle que la utilice, aunque ni siquiera esté utilizando la marca. Esto ocurre constantemente y es legal según la legislación china. Si alguien registra "su" marca primero, eso le convierte (no a usted) en el propietario legítimo de esa marca en China, y si usted intenta vender productos en China que lleven esa marca, sus productos podrían ser confiscados porque usted es el que viola la legislación china sobre marcas. No es un error, es una característica.
Error nº 3. Se puede invalidar el registro de "su" marca basándose en la mala fe
El tercer concepto erróneo es que si uno de sus competidores chinos registra "su" marca, usted podrá invalidar el registro alegando mala fe. Aunque las revisiones del año pasado de la Ley de Marcas reforzaron teóricamente el requisito de que las solicitudes de marca se hagan de buena fe, la Oficina de Marcas china sigue teniendo una concepción estrecha de lo que constituye mala fe. En la gran mayoría de las situaciones, la única esperanza de impugnar con éxito un registro existente alegando mala fe es demostrar que el titular de "su" marca es (1) un socio comercial o (2) un usurpador de marcas en serie. E incluso estos dos métodos están lejos de ser infalibles. Para demostrar que alguien es un socio comercial, es necesario probar que existía una relación comercial antes de que presentara la solicitud de marca, y sin la posibilidad de que un tribunal ordene la presentación de pruebas, esta prueba puede ser difícil de conseguir. Es igualmente difícil demostrar que alguien es un usurpador de marcas en serie. Si ha registrado varios centenares de marcas y no parece llevar a cabo ninguna actividad comercial relacionada con los productos y servicios cubiertos por esas marcas, tiene un 50% de posibilidades.
Si el propietario de "su" marca no es más que un competidor chino -lo que ocurre todo el tiempo, porque ¿quién conoce mejor el negocio? - sus opciones son muy poco atractivas: (1) puede comprar la marca al competidor a un precio usurario; (2) puede hacer negocios con el competidor en condiciones desfavorables; (3) puede elegir una nueva marca y cambiar de marca; o (4) puede dejar de hacer negocios en China. El competidor no tiene ningún incentivo para hacer algo que realmente le ayude. Nos ocupamos de un asunto en el que una empresa china registró los nombres de sus tres mayores competidores no chinos, lo que supuso la expulsión del mercado chino de esas empresas durante unos años, al menos con sus propios nombres.
Error nº 4. No es necesario registrar una marca en China si sólo se fabrica allí
Si sus productos se fabrican en China y alguien registra su marca o logotipo como marca propia, esa persona (y no usted) es la propietaria legítima de la marca en China, lo que significa que puede retirar sus productos e impedir que salgan de China por violar sus derechos de marca. En realidad, esto ocurre con bastante frecuencia y el autor de este "robo" suele estar vinculado a su propio fabricante.
Si le importa lo que ocurra con su propiedad intelectual en China, tiene que registrar sus marcas en China ahora. El sistema chino de marcas solo ayuda a quienes se ayudan a sí mismos.
