El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha aceptado conocer de un caso de infracción de marcas derivado de la Ley Lanham que tiene enormes implicaciones para los fabricantes y vendedores de productos radicados fuera de los EE.UU. El caso es el siguiente Hetronic International, Inc. contra Hetronic Germany GMBH, et al. El caso surge de una sentencia de 114 millones de dólares a favor de un fabricante de mandos a distancia industriales en un litigio de marcas con su antiguo distribuidor europeo. La cuestión que se plantea al tribunal es cuándo una empresa estadounidense puede reclamar daños y perjuicios por infracción de marca basándose en ventas en el extranjero. Las ramificaciones para los negocios internacionales son enormes si el tribunal permite a las empresas estadounidenses ver indemnizadas las marcas por las ventas de productos fuera de sus fronteras.
Una empresa estadounidense firma acuerdos de distribución y licencia con empresas europeas
La demandante, Hetronic, es una empresa estadounidense que fabrica mandos a distancia por radio utilizados para manejar maquinaria pesada de construcción (por ejemplo, grúas). Hetronic vende sus productos y servicios en más de cuarenta y cinco países. La empresa comercializa y distribuye sus productos a través de una red mundial de filiales propias y distribuidores. En 2006, Hetronic firmó acuerdos de distribución y licencia con una empresa austriaca, Hydronic, que pasó a distribuir los productos de Hetronic en más de veinte países europeos. En 2007, Hetronic firmó un acuerdo similar con una empresa alemana, Hetronic Germany GmbH.
Los acuerdos autorizaban a Hydronic y Hetronic Germany a montar y vender los mandos a distancia de Hetronic con la marca de Hetronic. Los acuerdos también obligaban a las dos empresas a actuar en interés de Hetronic y acordaban no competir con ella.
Las empresas europeas hacen ingeniería inversa y empiezan a vender productos Hetronic
En 2011, un empleado de Hetronic Germany descubrió un acuerdo previo de investigación y desarrollo suscrito entre Hetronic y el predecesor de Hetronic Germany. Tras consultar con un asesor jurídico, Hetronic Germany adoptó la postura de que era propietaria de toda la tecnología desarrollada en virtud de dicho acuerdo.
Hetronic Germany empezó entonces a aplicar ingeniería inversa a los productos de Hetronic. Y una vez que desarrollaron estas nuevas piezas de imitación, Hetronic Germany e Hydronic buscaron nuevos proveedores para abastecerse de ellas. Finalmente, tanto Hetronic Germany como Hydronic empezaron a vender productos con la marca Hetronic que incorporaban piezas procedentes de terceros (es decir, no de Hetronic).
El fundador de Hetronic Germany constituyó dos nuevas empresas y empezó a competir directamente con Hetronic. Antes de que comenzara el litigio, estas empresas vendieron productos por valor de varios cientos de miles de dólares en Estados Unidos.
El jurado concede a Hetronic 114 millones de dólares a pesar de que casi todas las ventas se produjeron en Europa
La Ley Lanham regula los litigios federales sobre marcas y competencia desleal. Sujeta a responsabilidad a "cualquier persona que... utilice en el comercio cualquier imitación vistosa de una marca registrada", 15 U.S.C. § 1114(1) (Sección 32), o a "cualquier persona que... utilice en el comercio cualquier" palabra, descripción falsa o denominación de origen falsa que "pueda causar confusión... o inducir a error en cuanto a la afiliación", origen o patrocinio de cualquier producto, id. § 1125(a)(1) (Sección 43).
El demandante presentó una demanda federal por infracción de marca en Estados Unidos. Un jurado concedió al demandante más de 100 millones de dólares y el tribunal de primera instancia dictó una orden judicial mundial que prohibía a los demandados vender los productos infractores. Los demandados hicieron caso omiso de la orden judicial y siguieron vendiendo los productos infractores. Los demandados recurrieron las sentencias del jurado y del tribunal de primera instancia ante el Tribunal de Apelación del Décimo Circuito y alegaron que la Ley Lanham no se extiende a su conducta, que generalmente implica a demandados extranjeros que realizan ventas a consumidores extranjeros.
El Tribunal de Apelación del Décimo Circuito concluyó que el tribunal de distrito aplicó correctamente la legislación estadounidense sobre marcas -y mantuvo la indemnización de 114 millones de dólares-, pero redujo el alcance del requerimiento mundial.
En este caso, el 97% de las ventas de los demandados -aproximadamente 87 millones de dólares- se produjeron fuera de Estados Unidos, principalmente en Europa, por lo que el Décimo Circuito concluyó que la conducta de los demandados en el extranjero tuvo un efecto sustancial en el comercio estadounidense, lo que constituía un elemento clave que Hetronic debía probar. Hetronic señaló tres factores para establecer un "efecto sustancial" en el comercio estadounidense: (1) las ventas directas de los demandados en Estados Unidos; (2) las ventas de los demandados de productos en el extranjero que acabaron en Estados Unidos; y (3) las ventas en el extranjero desviadas que Hetronic habría realizado de no ser por la conducta infractora de los demandados. En cuanto a las pruebas de que el 97% de las ventas se produjeron fuera de los Estados Unidos, el Décimo Circuito consideró que eran irrelevantes: "Sólo preguntamos si los efectos de la conducta de los demandados en el extranjero producen un impacto sustancial en el comercio estadounidense; es irrelevante qué proporción de las ventas globales de los demandados entraron en Estados Unidos. De lo contrario, empresas con ingresos de miles de millones de dólares podrían eludir la responsabilidad de la Ley Lanham alegando que los millones de dólares de sus productos infractores que entraron en Estados Unidos representaban sólo una fracción de sus ventas."
En cuanto al requerimiento mundial del tribunal de distrito, el Décimo Circuito consideró que era demasiado amplio y se extendía a todos los países del mundo. El tribunal limitó la medida cautelar a los países en los que Hetronic comercializaba o vendía actualmente sus productos (unos 45 países) y devolvió el caso al tribunal de distrito para que identificara esos países.
¿Qué puede significar este caso para las empresas que hacen negocios a escala internacional?
La decisión del Tribunal Supremo, sin duda, es necesaria para comprender plenamente las posibles implicaciones. Si el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Décimo Circuito, este caso establecerá una poderosa herramienta para las empresas estadounidenses que crean que una empresa extranjera está infringiendo su marca comercial estadounidense. Aunque la empresa estadounidense tendría que demostrar que la infracción tuvo un efecto sustancial en el comercio estadounidense, el hecho de que prácticamente todas las ventas infractoras se produjeran en otros países podría no impedir a un jurado conceder a la empresa estadounidense una indemnización por daños y perjuicios.
Esto iría en contra de lo que casi todo el mundo creía que era la ley establecida al decir esencialmente que una marca estadounidense se extiende por todo el mundo. Mi bufete de abogados se enfrentó a este mismo problema hace muchos años. Por aquel entonces teníamos un cliente estadounidense ("Nuestro Cliente") que se había visto envuelto en un brutal pleito contra una empresa ("Otra Empresa") con la que se había asociado inicialmente en China. Nuestro cliente odiaba a la otra empresa y tenía muchas ganas de vengarse de ella, y sabía que la otra empresa aún no había obtenido su marca más reciente (y más importante) como marca en China, a pesar de que fabricaba productos con esa marca en China. Nuestro cliente lo sabía porque nuestros abogados especializados en marcas chinas realizaron una búsqueda al respecto (no a través de ninguna información confidencial revelada a nuestro cliente por la otra empresa).
Para abreviar, nuestro cliente quería registrar la marca de otra empresa en China como marca propia de nuestro cliente en China, con planes de utilizar la presentación de la marca como palanca de acuerdo en el litigio. Nuestros abogados dedicaron innumerables horas a investigar este asunto y llegamos a la conclusión de que si Nuestro Cliente hacía esto, no estaría violando la legislación china y podríamos argumentar que la jurisdicción de los tribunales estadounidenses no se extendería a China, aunque sugerimos que Nuestro Cliente registrara la marca china con una de sus propias filiales chinas como propietaria de dicha marca, para distanciar aún más a Nuestro Cliente del riesgo legal. También dijimos a nuestro cliente que no creíamos que fuera una buena estrategia, ya que lo más probable es que dificultara el acuerdo en lugar de propiciarlo, por lo que nuestro cliente nunca lo hizo. Este caso del Tribunal Supremo cambiaría nuestro análisis. Véase también, China Trademark Law: Simple and Effective 13 Years Later.
En particular, el Procurador General de los Estados Unidos ha presentado un escrito en el que solicita al Tribunal Supremo que limite el alcance extraterritorial de la Ley Lanham y sólo permita la indemnización por daños y perjuicios cuando la presunta infracción pueda causar confusión entre los consumidores estadounidenses. El Procurador General argumentó que el enfoque amplio del Décimo Circuito puede socavar tratados de propiedad intelectual como el Convenio de París.
Permanezca atento a las actualizaciones de este caso, que publicaremos aquí.
