La consolidación de las acciones de marcas es una vía procesal muy necesaria en China, que haría más eficiente y justo el sistema de marcas del país. Las acciones relativas a la misma marca, como solicitudes, oposiciones y cancelaciones, no suelen consolidarse, lo que causa todo tipo de estragos a las marcas. Y ello a pesar de que la Ley de Marcas contiene disposiciones que permiten dicha consolidación en determinadas circunstancias.
Comencemos por ilustrar el problema que debe abordarse mediante una consolidación eficaz de las acciones en materia de marcas. Imaginemos que usted desea registrar la marca ABC, que lleva años utilizando en sus productos en Estados Unidos y en otros países. Resulta que la marca ABC fue registrada en China hace cinco años por China Co. Sin embargo, China Co. nunca ha utilizado la marca, lo que la hace vulnerable a una solicitud de cancelación por falta de uso (NUC).
Usted presenta una solicitud de NUC contra el registro de China Co. en enero. El mismo día, usted presenta su propia solicitud de registro de ABC. El problema es que, mientras que su solicitud será examinada con relativa rapidez (quizás ya en abril, dada la carga de trabajo actual de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA)), la solicitud de NUC probablemente no se estudiará hasta agosto o septiembre. Esto significa que, en el momento en que se examine su solicitud de marca, el registro de China Co. para ABC seguirá siendo válido y bloqueará su propia solicitud.
La consolidación de su solicitud de marca y la petición de NUC en tales circunstancias tendría mucho sentido. Si la CNIPA considera que la solicitud de NUC tiene fundamento y cancela el registro de China Co., la CNIPA podría proceder a examinar su solicitud de marca, sin tener en cuenta el registro de China Co., ya que se habría cancelado por falta de uso. Por otro lado, si la CNIPA rechazara la solicitud de NUC, podría proceder a examinar su solicitud y rechazarla debido al derecho anterior de China Co.
Pero no es así como funciona actualmente, por lo que pedimos vías eficaces para solicitar la consolidación de las acciones en materia de marcas. En el escenario descrito anteriormente, es casi seguro que la CNIPA considere su solicitud de marca y su solicitud de NUC por separado (incluso si usted pidió la consolidación), lo que en la práctica significará que su solicitud de marca será denegada, obligándole a presentar una nueva solicitud si aún desea registrar su marca. Véase Anulaciones de marcas en China: Estrategia y calendario para más información sobre estas cuestiones y por qué la posibilidad de consolidar acciones sería bienvenida.
Espere, estará pensando. ¿Por qué no presentar primero la solicitud de NUC y esperar a ver si se la conceden antes de presentar la solicitud de marca? El problema de este planteamiento es que otra persona podría presentar una solicitud para ABC mientras tanto. Y al no haber una solicitud anterior presentada por usted, esa solicitud tendrá un derecho preferente.
Consideremos un posible escenario que tendría lugar si usted presentara una solicitud de NUC contra el registro ABC de China Co. pero no la acompañara de una solicitud de marca propia para registrar ABC, ya que desea esperar a ver qué sucede con la acción de NUC. En octubre, mientras aún espera noticias de la CNIPA en relación con la solicitud de NUC, una empresa de Zhongguo Co. presenta una solicitud para registrar ABC. En ese momento, la solicitud de Zhongguo Co. es la siguiente en la lista después del registro original de China Co. Para colmo de males, si la CNIPA acepta la solicitud de NUC que usted ha financiado y cancela el registro de China Co., es Zhongguo Co. la que sale beneficiada, no usted. Gracias al éxito de su solicitud de NUC, se habrá despejado el camino para la aprobación de la solicitud de registro de Zhongguo Co. para la marca ABC. Y lo que es peor, a diferencia de China Co., el nuevo registro de Zhongguo Co. no será vulnerable a una acción de NUC durante al menos tres años, y eso suponiendo que de hecho no utilicen la marca.
Puede que Zhongguo Co. esté relacionada con China Co. y esté haciendo su juego al presentar una nueva solicitud para registrar ABC (que, si China Co. la presentara ella misma, probablemente no sería aprobada). O tal vez Zhongguo Co. se dio cuenta de que alguien había presentado una solicitud de NUC contra la marca de China Co. y pensó que era una marca valiosa. Tal vez habían estado codiciando la marca y se imaginaron que en algún momento podrían intentar anular la marca de China Co., dado que es una marca que utilizan en otros países. O incluso podría darse el caso de que fuera una mera coincidencia que Zhongguo Co. presentara la solicitud en el momento oportuno para aprovecharse. No importa. La cuestión es que ahora hay un nuevo obstáculo entre usted y el registro de la marca ABC. La consolidación de las acciones de marca ayudaría a resolver este problema.
Para evitar problemas, las marcas suelen presentar más de una solicitud de marca mientras esperan a que se decida una acción contra una marca bloqueada. De este modo, se aseguran de ser siempre los primeros de la fila. Sin embargo, esto supone un despilfarro innecesario. Tendría mucho más sentido que la CNIPA permitiera consolidar las solicitudes de marca y las acciones de anulación contra marcas en conflicto (lo que en algunas circunstancias ya permite la Ley de Marcas). Esto sería fácil de conseguir, y además CNIPA podría considerar la imposición de tasas de consolidación que compensarían cualquier pérdida de ingresos por tasas de solicitud. También debería permitirse a los solicitantes de marcas suspender su solicitud mientras interponen acciones de cancelación contra las marcas citadas en una denegación de la CNIPA, ya que no siempre es posible determinar qué marcas supondrán un obstáculo para el registro de sus marcas en el momento de presentar una solicitud.
Las disposiciones de la actual Ley de Marcas no van tan lejos como sugerimos, pero su aplicación efectiva sería un comienzo. Al mismo tiempo, los legisladores chinos deberían aprovechar la revisión de la Ley de Marcas que se está llevando a cabo actualmente para ampliar los vehículos procesales para que las partes consoliden acciones. Además, deberían establecer derechos definitivos para invocarlos, en lugar de confiar en una discrecionalidad de la CNIPA que rara vez ofrece resultados positivos a las partes que buscan reparación contra actores de mala fe.
