La nueva ley china de inversión extranjera y la protección de la propiedad intelectual

Contenido de este artículo:

Cómo cambiará la nueva Ley de Inversiones Extranjeras los derechos de propiedad intelectual de las empresas extranjeras en China

El artículo de hoy es un análisis más académico de cómo la nueva Ley de Inversiones Extranjeras modificará los derechos de propiedad intelectual de las empresas extranjeras en China. El gobierno chino ha anunciado una auténtica avalancha de nuevas medidas de protección de la propiedad intelectual para las empresas extranjeras, y muchos comentaristas creen que estos cambios forman parte de los esfuerzos de China por evitar una disociación con Occidente.

Tendemos a creer que estos anuncios forman parte de los esfuerzos de China por dictar esa disociación casi inevitable en sus propios términos y somos escépticos en cuanto a que mejoren la protección de la PI para las empresas extranjeras.
La posición de Hannibal es más matizada y la primera parte de su artículo sigue a continuación, con la segunda parte mañana.

Panorama de la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) por parte de la inversión extranjera directa (IED) en China continental.

Puntos clave:
  • En China existen simultáneamente tres niveles distintos de protección de la IED para los DPI. En concreto, la legislación nacional china, la legislación internacional en materia de inversiones -principalmente a través de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)- y las protecciones de la OMC en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.
  • La propia legislación nacional china está experimentando una revisión histórica con el lanzamiento de la nueva Ley de Inversión Extranjera (FIL). Esta revisión segmentará aún más las protecciones de los DPI de la IED disponibles en la legislación nacional china, proporcionando específicamente a los inversores extranjeros recursos contra la expropiación por parte de las autoridades chinas. Esta revisión mantendrá y se basará en las protecciones sustantivas de los TBI contra la expropiación y en los recursos internos previstos en la legislación china vigente en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, puede retrasar el acceso de los inversores a los procedimientos de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS) debido a un nuevo "mecanismo de trabajo" en virtud del FIL y las cláusulas pertinentes de "bifurcación del camino".
  • Los TBI chinos protegen los DPI de formas variadas pero, en general, similares. Aunque la legislación nacional china es, en términos generales, conforme con el ADPIC, privar a un inversor extranjero de sus DPI de una manera que viole el ADPIC podría permitir a ese inversor presentar una demanda ISDS en virtud de un TBI chino. Por ejemplo, si China emite una licencia obligatoria sobre patentes médicas (como India ha hecho en el pasado), y dicha licencia viola el ADPIC, una demanda ISDS puede ser admisible en virtud del lenguaje del modelo de TBI de China.

La protección de los derechos de propiedad intelectual de los inversores extranjeros está en el centro de la tan publicitada guerra comercial entre China y Estados Unidos. En respuesta al aluvión de críticas sobre este punto, China está reformando constantemente su régimen de DPI. En particular, el 1 de enero de 2020 entrará en vigor la nueva legislación sobre derechos de propiedad intelectual de China, que introduce lo que muchos inversores extranjeros esperan que sean unas normas de protección de los derechos de propiedad intelectual más estrictas que nunca.

Sin embargo, quedan muchos interrogantes para los inversores extranjeros que invierten en China. En virtud de la legislación nacional china e internacional en materia de DPI, existe una gran incertidumbre sobre los derechos sustantivos y los recursos de que disponen los inversores directos extranjeros sobre sus DPI en China. En cuanto a sus derechos y recursos procesales, existe una falta de confianza generalizada en los tribunales chinos y muchos inversores prefieren presentar sus demandas contra partes privadas ante tribunales de arbitraje y, cuando las demandas son contra el Estado chino, ante el CIADI para procedimientos de solución de diferencias inversor-Estado (ISDS) en virtud de un Tratado Bilateral de Inversión (TBI). Por último, el papel de los ADPIC y la OMC en la protección de los DPI de los inversores extranjeros directos no está claro, sobre todo en lo que respecta a las licencias obligatorias sobre patentes. Aunque la intención es ayudar a tranquilizar a los inversores, la existencia simultánea de estas tres capas separadas de derechos de propiedad intelectual y recursos, la legislación nacional sobre IED, los TBI y los ADPIC, ofrece a muchos inversores más preguntas que respuestas.

Este informe ofrece una visión general introductoria de estos tres niveles de protección de la IED mediante DPI y de cómo interactúan.

Reforma de la IED: el nuevo Estatuto nacional revisará las actuales protecciones de la IED en materia de DPI

Anteriormente, en China no existían protecciones explícitas contra la expropiación de la propiedad intelectual.

Sin embargo, eso cambió con la culminación de una reforma muy esperada de la ley china de inversión extranjera el 1 de enero de 2020. La Ley de Inversión Extranjera de la República Popular China (la LIE) sustituye a las tres leyes que anteriormente regían la inversión extranjera en el país: la Ley china sobre empresas conjuntas de capital chino-extranjeras, la Ley china sobre empresas de propiedad totalmente extranjera y la Ley china sobre empresas conjuntas cooperativas chino-extranjeras.

El FIL ofrece explícitamente protección a los inversores extranjeros frente a la expropiación estatal, y garantiza la compensación de sus pérdidas en caso de una eventual expropiación. Según el artículo 20 de la FIL, "El Estado no expropiará (征收) ninguna inversión extranjera". La ley continúa: "Podrá, en circunstancias especiales, expropiar (征收) o requisar (征用) la inversión de los inversores extranjeros en interés público de acuerdo con las disposiciones de las leyes. La expropiación y la requisición se llevarán a cabo con arreglo a los procedimientos establecidos por la ley, y la indemnización justa y razonable se efectuará en el momento oportuno." Además de estas protecciones, la FIL afirma la autoridad de los gobiernos locales para añadir capas adicionales de protección contra la expropiación en beneficio de los inversores. En el artículo 18 de la FIL se establece que: "los gobiernos populares locales a nivel de condado o superior (县级以上) pueden desarrollar más políticas y medidas de promoción y facilitación de la inversión extranjera dentro de sus competencias legales existentes". Por el contrario, cuando elaboren documentos normativos que afecten a los inversores extranjeros (外商投资的规范性文件), en virtud del artículo 24, las administraciones locales no pueden "derogar los derechos e intereses legítimos (不得减损外商投资企业的合法权益) ni aumentar las obligaciones de las empresas con financiación extranjera (或者增加其义务)." Para mayor certeza, según el artículo 25 los gobiernos locales también deben cumplir sus compromisos políticos (政策承诺) con los inversores extranjeros. Dichos compromisos sólo pueden modificarse en aras del interés nacional o público, y en tal caso el inversor extranjero será compensado por sus pérdidas.

En lo que respecta a los DPI, los infractores serán considerados estrictamente responsables de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual de los inversores extranjeros. En virtud del artículo 22 de la FIL, "el Estado protege los derechos de propiedad intelectual de los inversores extranjeros y de las empresas financiadas con fondos extranjeros, y protege los derechos e intereses legítimos de los titulares de derechos de propiedad intelectual y de los titulares de derechos pertinentes; y en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual, responsabiliza estrictamente a los infractores de conformidad con la ley" [énfasis añadido]. La FIL también señala a los organismos administrativos: El artículo 22 continúa diciendo que "ningún organismo administrativo ni sus empleados podrán forzar la transferencia de tecnología alguna por medios administrativos", y en el artículo 23 la FIL les obliga a mantener la confidencialidad de los secretos comerciales. Si un empleado de una agencia administrativa divulga tales secretos o abusa de su poder, el artículo 39 subraya que estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden llegar a la responsabilidad penal.

La revisión del FIL mantendrá y se basará en las actuales protecciones de los TBI contra la expropiación y los recursos internos en virtud de la actual legislación china sobre PI

El FIL permite a los inversores que disfrutan de derechos en virtud de tratados, como los TBI, mantener sus protecciones en virtud de dichos tratados, incluso cuando son más favorables. El último párrafo del artículo 4 del FIL contiene una salvedad a este respecto. Prevé un "trato nacional previo al establecimiento" (es decir no menos favorable que el concedido a los inversores nacionales), y además establece que, "[c]uando algún tratado internacional o acuerdo celebrado o al que se haya adherido la República Popular China prevea un trato más favorable en relación con el acceso de inversores extranjeros, podrán aplicarse las disposiciones pertinentes de dicho tratado o acuerdo" (可以按照相关规定执行). No está claro si el uso de "podrá aplicarse" se refiere a la discrecionalidad por parte del inversor o de las autoridades chinas. Sin embargo, la estructura del artículo 4 (la salvedad se encuentra al final del artículo, en contraste con los párrafos anteriores sobre la lista negativa) junto con el objetivo general de la FIL, "proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores extranjeros", sugiere que la discrecionalidad recaería en el inversor extranjero.

Esto significaría que la nueva FIL no se utilizaría para denegar los derechos de acceso al mercado chino previstos en un tratado existente, aunque dicho tratado sea incompatible con la lista negativa. Esto es coherente con el apartado 142(2) de los Principios Generales del Derecho Civil de la República Popular China, que establece que cuando se aplique la legislación nacional a las relaciones con extranjeros, las disposiciones de un tratado internacional al que se haya adherido la RPC prevalecerán sobre la legislación nacional china. Además, el Reglamento sobre algunas cuestiones relativas a la tramitación de casos relacionados con el extranjero (1987) establece que, en caso de conflicto entre la legislación nacional china y un tratado internacional, prevalecerá el tratado. Por último, el artículo 13.1 del Modelo de TBI de China (analizado más adelante) establece que cuando la legislación nacional mejore los derechos de los inversores extranjeros, el TBI no derogará tales derechos. No obstante, algunos académicos chinos sostienen que los efectos jurídicos de los acuerdos internacionales están limitados por el nivel de autoridad que ratifica dichos acuerdos. Aunque rechazada por algunos estudiosos preeminentes, persiste la confusión sobre si los tratados internacionales tienen un efecto directo y prevalecen sobre la legislación nacional sin más aclaraciones constitucionales.

Los TBI chinos protegen los DPI de formas diversas pero similares en general

Los DPI se incluyen explícitamente como inversión protegida en los TBI chinos. En el Artículo 1 (Definiciones), párrafo (d) del último TBI entre China y Uzbekistán (el modelo de TBI), las inversiones protegidas incluyen "derechos de propiedad intelectual, en particular derechos de autor, patentes, marcas registradas, nombres comerciales, procesos técnicos, conocimientos técnicos y fondo de comercio". Este TBI es de especial relevancia porque, en lugar de un modelo de TBI, el MOFCOM publicó un borrador de Acuerdo Modelo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en 2010, la mayor parte del cual fue adoptado por el Modelo de TBI entre China y Uzbekistán de 2011. El TBI chino más antiguo registrado en la UNCTAD, el TBI entre China y Kuwait, también adopta esta definición de activo en este mismo párrafo 1(d), lo que sugiere la continuidad de la práctica).

Si el país en el que está constituida su empresa tiene un TBI con China, puede beneficiarse de sólidas protecciones de los DPI que son recurribles a través del ISDS. A modo de breve resumen, todos los TBI de China enumeran los DPI como activos protegidos en el apartado 1(d). Sin embargo, el contenido de estos párrafos varía. Algunos párrafos son breves, como el TBI con Polonia, que sólo se refiere a "derechos de autor, derechos industriales, procesos técnicos y conocimientos técnicos". Otros, como el TBI con Portugal, son más largos e incluyen nombres comerciales, buena voluntad y secretos comerciales. Por último, algunos TBI chinos, como el firmado con Jordania, vinculan las definiciones de los DPI a convenios internacionales, como los acuerdos de la OMPI.

Obsérvese que en el Artículo 2.1 del Modelo de TBI, las inversiones están sujetas a la autorización de la legislación local china. El alcance de la inversión se vincula directamente con la forma en que se realiza una inversión, a través del lenguaje "[c]ada Parte Contratante... admitirá dicha inversión de conformidad con sus leyes y reglamentos" (anteriormente, "sujeto a la legislación local"). En otras palabras, las inversiones que no sean adecuadas según la legislación china, o que no estén debidamente aprobadas por el gobierno chino, quedan descalificadas para ser consideradas una "inversión" y no pueden ser aplicables en virtud del TBI. Esta interpretación se aplicó en la jurisprudencia anterior sobre inversiones, concretamente en los casos Inceysa Vallisoletana contra El Salvador y Fraport contra Filipinas. En Inceysa, el tribunal dictaminó que el consentimiento de El Salvador a la jurisdicción del CIADI no se extendía a las inversiones realizadas de forma fraudulenta (es decir, en contra de las leyes nacionales) y en Fraport, se declinó la jurisdicción sobre la base de que el demandante no había realizado su inversión "de conformidad con las leyes de Filipinas."

Privar a un inversor extranjero de sus derechos de propiedad intelectual infringiendo el Acuerdo sobre los ADPIC podría dar lugar a una demanda de ISDS en virtud de un TBI chino.

En la práctica, las licencias obligatorias propiamente dichas quedarán excluidas de las demandas por expropiación en virtud de un TBI. Esto se suele prever en una cláusula que desautoriza las demandas ISDS contra pérdidas resultantes de licencias obligatorias cuando su emisión es "coherente con las obligaciones internacionales de las Partes en virtud del Acuerdo de la OMC [es decir, ADPIC]". Como resultado, en la práctica y en el contexto de los arbitrajes de tratados de inversión por licencias obligatorias, la cuestión de una violación del tratado a menudo girará en torno a si la licencia obligatoria se concedió o no de conformidad con los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC. En el caso de China, la cláusula específica mencionada en este párrafo (sobre el cumplimiento del Acuerdo de la OMC) no existe en su modelo de TBI. La cláusula más parecida es el artículo 13, que establece que la legislación preexistente de una parte contratante o las obligaciones internacionales que proporcionen tratamientos más favorables que el TBI no se verán afectadas por el TBI. El artículo 13 interactúa, a este respecto, con el apartado 3 del artículo 6, que aclara que "las medidas adoptadas... con fines de bienestar general, tales como la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, no constituyen expropiación indirecta"[4] Aunque menos específicas, es probable que estas disposiciones tengan el mismo efecto que las cláusulas descritas anteriormente, y garanticen que las medidas conformes al ADPIC, como las licencias obligatorias para patentes médicas en caso de emergencia sanitaria, no expongan al gobierno chino a una demanda ISDS.

Sin embargo, otra cuestión es si China puede excluir la responsabilidad en virtud de sus TBI si se descubre que una eventual licencia obligatoria no cumple los ADPIC. Las cláusulas de exclusión antes descritas son habituales en los AII indios (la India es un caso atípico en relación con los ADPIC, ya que ha concedido varias licencias obligatorias en el pasado). Las licencias obligatorias de la India han sido objeto de litigio en los tribunales nacionales y podrían serlo en el marco del ISDS en un futuro próximo. En un caso, Novartis AG, una empresa farmacéutica suiza, desarrolló "Glivec", un medicamento contra el cáncer. Tras solicitar el registro de su patente en la India (en lo que algunos describieron como un intento de "eternizar" la patente de su medicamento contra el cáncer), las autoridades indias de patentes rechazaron la solicitud de Novartis. Novartis recurrió y llevó el caso ante el Tribunal Supremo indio, que rechazó la demanda de Novartis. Cabe pensar que, una vez agotadas sus opciones, Novartis podría presentar una demanda de AII en virtud del TBI entre Suiza y la India. Esto sentaría un precedente para la ISDS, a través del CIADI, canibalizando la resolución de disputas ADPIC, que se realiza oficialmente a través del Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Aunque menos probable, es concebible que se produzca una situación similar si China decide emitir una licencia obligatoria propia sobre la patente de un inversor extranjero.

Tanto el FIL como los TBI de China contienen cláusulas de "bifurcación de caminos

El modelo de TBI de China contiene una cláusula de "bifurcación en el camino" relativa a la ISDS, que permite a los inversores elegir entre la ISDS o los tribunales nacionales. Esta cláusula, el artículo 12.2 del modelo de TBI, exige que el demandante potencial elija un tribunal local o recurra al CIADI, la CNUDMI u otro arbitraje para resolver la controversia cuando el asunto no pueda resolverse en un plazo de seis meses. Cuando el demandante desee recurrir al arbitraje internacional, China podrá exigir al inversor que agote previamente los procedimientos administrativos nacionales de revisión (último párrafo, artículo 12.2). Esta cláusula ha sido "sustancialmente suavizada" en TBI recientes como el firmado con Alemania, en virtud del cual un demandante puede retirar su disputa del proceso judicial chino y someterla directamente a arbitraje internacional.

Del mismo modo, el FIL contiene su propia cláusula de "bifurcación de caminos". Esta cláusula, el artículo 26, da a las empresas con financiación extranjera o a sus inversores la opción de presentar sus litigios relativos a la acción administrativa ante un "mecanismo de trabajo" (投诉工作机制) para quejarse, iniciar un procedimiento administrativo, o seguir ambas opciones simultáneamente. El artículo 32 del Proyecto de Reglamento de Aplicación de la LIF (el Proyecto de Reglamento) describe la función de este "mecanismo de trabajo", que consiste en "analizar y resumir los problemas típicos y generales" a los que se enfrentan las empresas con inversión extranjera o sus inversores, y "hacer sugerencias sin demora al gobierno popular al nivel [correspondiente]" para reforzar y mejorar el entorno de la inversión extranjera.

Las jurisdicciones subnacionales pueden aportar más claridad sobre el mecanismo de funcionamiento de la FIL. Por ejemplo, el 18 de septiembre de 2019, el Gobierno Popular Municipal de Shanghái emitió sus opiniones interpretativas (las Opiniones de Shanghái ) sobre la nueva ley de inversión extranjera (las primeras opiniones subnacionales de este tipo). En el párrafo 23 de las Opiniones de Shanghái, el Gobierno encarga a la Oficina Municipal de Propiedad Intelectual que mejore el mecanismo de protección rápida de los derechos de protección de la propiedad intelectual para los inversores extranjeros y las empresas, y también, como se establece en la FIL, establece un mecanismo de reclamación para los inversores extranjeros (Opiniones de Shanghái, párrafo 26). Además, el artículo 19 pide que se establezca un "mecanismo de trabajo" para optimizar el estado de derecho con el fin de proteger aún más los derechos e intereses de las empresas extranjeras, siendo la unidad responsable la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Aunque la adopción por parte de los Estados no es un requisito para que el FIL tenga efectos jurídicos, sí indica que la jurisdicción está dispuesta a acoger la reforma proporcionando al sector de la inversión disposiciones detalladas y seguridad jurídica adicional en este ámbito.

Las cláusulas de "bifurcación en el camino" de la FIL y los TBI de China pueden impedir el recurso al ISDS

Dependiendo de cómo interactúen estas dos cláusulas de "bifurcación en el camino", el tiempo que precede al eventual recurso del inversor a la ISDS puede mantenerse o prolongarse. En virtud del artículo 12.1 del modelo de TBI, las controversias deben resolverse "en la medida de lo posible" de forma amistosa a través de la negociación, y sólo después de seis meses de negociaciones fallidas puede un inversor iniciar otros procedimientos en virtud del artículo 12.2. Si el mecanismo de trabajo del FIL no cuenta como negociación en virtud del Artículo 12.1, esto puede retrasar los seis meses de espera requeridos que preceden a los procedimientos en virtud del Artículo 12.2. Al mismo tiempo, un inversor que ejerza sus derechos en virtud del artículo 26 del FIL para interponer inmediatamente una demanda ante un tribunal administrativo (en lugar de esperar seis meses) renunciaría, en virtud del artículo 12.3 del modelo de TBI ("la elección de uno de los cuatro procedimientos... será definitiva"), al derecho del inversor a interponer una demanda ISDS. Recordemos que, en virtud del último párrafo del artículo 12.2, el Estado puede exigir a un inversor que "agote [sus] procedimientos de recursos administrativos internos" antes de iniciar un arbitraje internacional.

Debido a la redacción del artículo 12.2, las formas en que "negociación" y "recursos administrativos internos" se aplican al mecanismo de trabajo del FIL son extremadamente importantes. Si el mecanismo de trabajo del FIL constituye un recurso administrativo interno a efectos del artículo 12.2, su uso por parte de los inversores es obligatorio en caso de que deseen presentar una demanda ISDS. Esto retrasa una posible demanda ISDS. Obsérvese que los inversores que se benefician de la cláusula de "bifurcación" "suavizada" del TBI descrita anteriormente , como los inversores alemanes, no se enfrentarán a este problema. Además, si el mecanismo de trabajo no constituye una "negociación" en virtud del artículo 12.2, un inversor debe primero agotar sus recursos en virtud del mecanismo de trabajo y luego negociar durante seis meses - absteniéndose al mismo tiempo de cualquier acción judicial administrativa - antes de poder iniciar un procedimiento de ISDS. Si estas dos cláusulas de "bifurcación de caminos" interactúan de esta manera, el FIL puede perjudicar en última instancia los derechos de un inversor en virtud de un TBI a una compensación oportuna. Esto es especialmente delicado cuando el activo en cuestión es un DPI.

Los daños por expropiación en virtud de la FIL no están claros, mientras que la indemnización en virtud de los TBI de China sigue la fórmula Hull

En la FIL y en el Proyecto de Reglamento no se prevé cómo calcular la compensación. La compensación sólo se describe como "justa y razonable... efectuada de manera oportuna" (应当及时给予公平、合理的补偿) en el artículo 20 de la FIL y en el artículo 22 del Proyecto de Reglamento.

En cuanto a la indemnización por expropiación en virtud de su Modelo de TBI, China no acepta explícitamente la "Fórmula Hull", sino más bien una variación de la misma. La fórmula Hull exige una indemnización "adecuada, rápida y efectiva". En cambio, la disposición china, en el artículo 6(4) del modelo de tratado, exige una indemnización "equivalente al valor justo de mercado de las inversiones expropiadas" realizada "sin demora injustificada", y que sea "efectivamente realizable y libremente transferible". Aunque diferente de la Fórmula Hull, este lenguaje es casi idéntico al del Tratado de Libre Comercio entre Australia y EE.UU. (AUSFTA), que concuerda con la línea de casos de la Fórmula Hull, y como resultado no separa el Artículo 6(4) de estos casos.

Conclusión

China ha mejorado su régimen de DPI a pasos agigantados. Se ha adherido a casi todos los tratados multilaterales sobre DPI, ha ampliado su lista de socios en los TBI y ha aceptado abrirse a las demandas ISDS de los inversores extranjeros.

Ahora, pretende marcar el comienzo de una nueva era de protección de los DPI de la IED con el nuevo FIL. Para los titulares de derechos en virtud de TBI, esto mantendrá y se basará en las protecciones sustantivas de los TBI, pero dependiendo de cómo interactúe con las cláusulas de "bifurcación en el camino" de los TBI, puede perjudicar los plazos de ISDS. Para los inversores que no se benefician de un TBI, se espera que el FIL transforme las protecciones que tienen sobre sus DPI en China. En el caso de las patentes, el ADPIC seguirá desempeñando un papel importante, ya sea para determinar si el Estado de un inversor puede iniciar una disputa con el ESD de la OMC, o si un inversor puede iniciar una demanda ISDS en virtud de un TBI.

Los detalles de la interacción entre la FIL, los TBI de China y el ADPIC se aclararán en el futuro. Específicamente, es posible ver cómo podría manifestarse una futura demanda exitosa de ISDS observando (1) la evolución futura de los laudos ISDS sobre DPI, (2) la legislación china sobre DPI e inversión extranjera, y (3) la influyente jurisprudencia china sobre DPI e IED.

Este artículo ha sido escrito por Hannibal El-Mohtar, abogado canadiense que completó su primer año de práctica en la oficina de Toronto de Borden Ladner Gervais LLP, donde asistió a la práctica de comercio internacional de BLG en la revisión de licencias de importación, revisión de caducidades y derecho penal de cuello blanco. Actualmente cursa un máster en Derecho en la Universidad de Pekín. 
 
Este artículo se basa en las siguientes investigaciones: