Hace poco me encontré con un artículo que Dan Harris escribió en 2007 sobre la legislación china en materia de marcas, titulado China Trademark Law: Simple y eficaz. Mientras leía el artículo, me di cuenta de que podría haber sido escrito, casi palabra por palabra, en 2020.
A los medios de comunicación les encanta escribir sobre la falta de protección de la propiedad intelectual (PI) de las empresas extranjeras por parte de China, pero esos artículos pueden ser engañosos. A menudo, estos artículos no indican si la empresa extranjera ha registrado realmente su PI en China y casi siempre no distinguen entre los distintos tipos de PI susceptibles de protección. Ambas deficiencias son importantes.
Esto sigue siendo cierto a día de hoy. No cabe duda de que la comunidad empresarial internacional es más consciente de la necesidad de registrar la propiedad intelectual en China, pero seguimos viendo empresas que no se molestan en hacerlo. Incluso a pesar de las numerosas pruebas de que las autoridades y los tribunales chinos se toman en serio las infracciones de la propiedad intelectual, algunos empresarios extranjeros insisten en aferrarse a una visión anticuada de que las precauciones legales en China no sirven para nada, y que es mejor no molestarse. Este blog viene advirtiendo de que esto es cómo NO manejar sus asuntos legales en China desde 2006.
Por lo general, China no protege la propiedad intelectual a menos que se registre en el país. Aunque hay algunas excepciones a esta regla, lo fundamental es que siempre será más barato para una empresa registrar su PI que litigar, tanto si entra dentro de alguna excepción como si no.
Una vez más, este sigue siendo el caso. Hace unos años representé a un equipo de la Premier League inglesa que se mostró muy proactivo en lo que respecta a la protección de su marca en China. Lamentablemente, algunas de sus marcas ya habían sido registradas por ocupantes ilegales, aprovechándose del sistema chino de "primero en registrar". Uno de los argumentos que esgrimimos mientras el asunto avanzaba por el sistema fue que las marcas eran "notoriamente conocidas" y, por tanto, estaban sujetas a protección aunque no estuvieran registradas (véase el artículo 13 de la Ley de Marcas china).
Seguramente, pensó nuestro cliente, uno de los principales equipos de una de las ligas deportivas más populares del mundo cumpliría los requisitos de notoriedad. Pues bien, no era así, y la cuestión es que basarse en la condición de "notoriamente conocido" para obtener protección es una propuesta arriesgada, salvo para un pequeño grupo de marcas extremadamente conocidas (que probablemente son lo bastante inteligentes como para registrar su propiedad intelectual de todos modos).
En la misma línea, según la Ley de Propiedad Intelectual china, el registro en China no es un requisito previo para la aplicación de los derechos de autor (art. 2). Esto es técnicamente cierto, pero puedo decirte por experiencia propia que no llegarás lejos si te presentas en una agencia de aplicación con un registro de derechos de autor extranjero, incluso si está traducido, notariado, certificado por las autoridades locales y autenticado en una embajada o consulado chino. Y eso suponiendo que los derechos de autor se posean en un país con un sistema de registro, cosa que no ocurre en el Reino Unido. Independientemente de lo que diga la ley, la norma no escrita es que las autoridades competentes querrán ver un registro chino.
El hecho de no distinguir entre los distintos tipos de propiedad intelectual lleva a las empresas a creer que la observancia de la propiedad intelectual en China es deficiente en todos los ámbitos, y eso sencillamente no es cierto. El sistema chino de patentes es, en el mejor de los casos, difícil e irregular. La protección de los derechos de autor en China -especialmente de DVD, CD y software- es francamente terrible. Sin embargo, la protección de las marcas es bastante buena y cada vez mejor. Los mejores tribunales de China (que suelen encontrarse en las ciudades más comercializadas del país) son bastante buenos a la hora de hacer cumplir los derechos de marca. Existe la teoría generalizada de que los países empiezan a hacer cumplir los derechos de PI cuando sus empresas nacionales más poderosas exigen su cumplimiento porque ellas mismas tienen PI digna de protección.
En parte debido a los problemas de registro que he descrito anteriormente, es mucho mejor confiar en la protección de las marcas y los derechos de autor en China.
Los falsificadores astutos se aprovechan de esta laguna en la aplicación de la ley y buscan formas de bloquear las vías de infracción de marcas. Pasee por los mercados cercanos a la principal estación de tren de Guangzhou y verá a la venta bolsos idénticos a los famosos, salvo los tiradores de las cremalleras y las lengüetas metálicas con el logotipo del diseñador (esos se guardan en apartamentos y almacenes cercanos). Las fábricas de electrónica dirán que sus productos son exactamente iguales a los de la marca de lujo A, hasta una copia pirata del software propietario de la marca A, pero sin el logotipo de la marca A:
Con respecto a las marcas en China, ese momento ya ha llegado. Como prueba de ello, suelo hablar de un incidente en China relacionado con las sandías y los rumores de que estaban contaminadas por el sida. Un grupo de cultivadores de sandías del condado de Linquan (un condado de la provincia de Shandong conocido por la gran calidad de sus sandías) había registrado una marca para sus sandías y creado una asociación para promocionarlas. Según el Shanghai Daily, las sandías de Linquan se habían convertido en "las más vendidas, a pesar de que su precio era muy superior al de las sandías de otras regiones".
Las ventas de sandías Linquan se desplomaron entonces entre rumores de que habían sido inyectadas con sangre contaminada por el VIH. Los rumores tuvieron un impacto devastador en las ventas. El periódico entrevistó a uno de los agricultores, que dijo haber plantado más de 6,7 hectáreas de sandías este año. Antes de los rumores, había vendido todas las sandías cosechadas. Tras los rumores, gran parte del inventario se pudrió.
Este incidente debería dejar claro que conseguir una marca en China puede ser una herramienta eficaz para distinguir su producto de la competencia y permitirle cobrar un precio superior por él. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. La eficacia de las marcas registradas en China permitió a los agricultores de Linquan cobrar bastante más que los demás y aun así vender toda su cosecha de sandías, y también hizo que sus rivales se sintieran en la necesidad de difundir el malicioso rumor del SIDA.
Así que ahora que (espero) le he convencido de que tiene sentido proteger una marca en China, el siguiente paso es explicarle cómo hacerlo. Es fácil. Regístrela. Así de sencillo.
China es un país de primer registro, lo que significa que, a menos que su marca sea una marca muy conocida (y permítame asegurarle que casi seguro que no lo es y que, en cualquier caso, no querrá litigar sobre esta cuestión), quien primero la registre en China se la queda. Dicho de otro modo, para esperar la protección de la marca en China, las empresas extranjeras deben registrar sus marcas en China y la empresa prudente lo hace antes de entrar.
De hecho, hay varias personas en China que se ganan la vida usurpando marcas extranjeras y vendiendo después una licencia de esa marca al titular original de la licencia. Una vez que uno se hace a la idea de que China, como la mayor parte del resto del mundo, es un país en el que "el primero en presentar la solicitud", puede comprender lo fácil que es esta usurpación, y también lo fácil que es impedirla.
Este es un ámbito en el que se han producido algunos avances. La última modificación de la Ley de Marcas china establece que se denegarán las solicitudes de marcas no destinadas al uso (art. 4). Incluso antes de la entrada en vigor de la Ley de Marcas modificada, el Tribunal Supremo de China y la Oficina de Marcas de China (CTMO) habían tomado medidas contra los registros de mala fe. Sin embargo, no hay que dar por sentado de ningún modo que la CTMO detendrá todos los intentos de registro de mala fe.
El hecho de que fabrique su producto en China sólo para la exportación no minimiza en modo alguno la necesidad de que proteja su marca. Según la legislación china sobre marcas, una vez que alguien registra "su" marca en China, tiene la potestad de detener sus productos en la frontera e impedir que salgan de China.
Un punto clave que no se puede repetir lo suficiente. He tenido clientes que me han dicho que no les importa que alguien falsifique su producto y lo venda en China. Pero si ese falsificador desarrolla ambiciones de expansión internacional, y usted no ha registrado su marca en China, podría establecer barreras legales a la exportación de su producto auténtico. Debe tratar este asunto en profundidad con su abogado especializado en propiedad intelectual internacional.
En realidad, los requisitos de las marcas chinas son bastante similares a los de la mayoría de los demás países. La marca no debe entrar en conflicto con una marca china existente y debe ser distintiva. China permite el registro de todas las marcas de productos, servicios, marcas colectivas y marcas de certificación.
A la hora de decidir qué marcas registrar, las empresas extranjeras deben tener en cuenta todo tipo de cosas. Por ejemplo, Starbucks. Starbucks ha registrado más de 200 marcas en China. Ha registrado Starbucks en inglés y la traducción conjunta de "star" y "bucks" en chino. Cualquier empresa extranjera que se plantee qué marcas registrar en China debe contar con la ayuda de una persona que hable mandarín con fluidez. De hecho, algunas de las mayores empresas extranjeras también registran marcas en otros dialectos utilizados en China.
De hecho, una estrategia global de protección de marcas puede exigir el registro del nombre chino. A este respecto, es importante prestar atención a los nombres informales que puedan utilizarse en China, distintos del nombre chino oficial de su empresa. Dependiendo de las circunstancias, puede tener sentido registrar nombres chinos tanto en caracteres simplificados como tradicionales. Si el nombre de la empresa incluye un ampersand (&), puede ser prudente registrar una versión del nombre utilizando el equivalente en letras ("y") - y viceversa.
La Oficina de Marcas de China mantiene una base de datos centralizada de todas las marcas registradas y solicitadas. Las solicitudes de marca que superan un examen preliminar son publicadas por la Oficina de Marcas y están sujetas a un plazo de tres meses para la presentación de objeciones. Si no hay objeciones dentro de este periodo de tres meses, o si la Oficina de Marcas china rechaza las objeciones por frívolas, se registra la marca. Si la Oficina de Marcas China admite una objeción, denegará la solicitud. Las solicitudes denegadas pueden recurrirse ante la Junta de Revisión y Aprobación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio y, posteriormente, ante el Tribunal Popular. Según nuestra experiencia, las objeciones a las marcas son poco frecuentes.
Una marca china ofrece a las empresas extranjeras una sorprendente protección en China. Si una empresa extranjera se entera de que su marca está siendo infringida en China, tiene a su disposición una serie de acciones.
Solemos aconsejar a nuestros clientes que adopten un enfoque múltiple para proteger la marca infringida y perseguir al infractor. Por lo general, el titular de la marca extranjera debe presentar una demanda contra el infractor, solicitando una indemnización por daños y perjuicios y una orden judicial que impida al infractor seguir vendiendo las mercancías infractoras. Los tribunales chinos de las regiones más comercializadas están bastante dispuestos a hacer cumplir la legislación china sobre marcas, incluso a las empresas extranjeras.
Las demandas contra infractores de marcas y derechos de autor siguen siendo una parte fundamental de las estrategias de aplicación de la ley. Las indemnizaciones por daños y perjuicios suelen ser modestas para los estándares estadounidenses, pero aún así pueden ser un elemento disuasorio útil, especialmente contra los revendedores (incluidos los de Internet) cuyos márgenes nunca iban a ser grandes.
La infracción de marcas es un delito en China. En los casos graves de infracción, una denuncia ante la fiscalía puede dar lugar a menudo a un proceso penal contra el infractor. La policía china cerrará la operación infractora e incautará las mercancías falsificadas. Los tribunales están autorizados a imponer tanto multas como penas de prisión. Por último, si las mercancías falsificadas están destinadas a la exportación, un aviso a las autoridades aduaneras chinas impedirá la exportación de las mercancías falsificadas.
Registrar sus marcas en las aduanas chinas es algo que rara vez se hace, pero que a menudo resulta esencial. Además, es una forma muy rentable de ampliar las ventajas de registrar sus marcas en China. A esto añadiría que las empresas deben estar siempre atentas a las oportunidades de establecer contactos con las distintas oficinas de aduanas. He participado en varios talleres de formación con las aduanas chinas en los que las marcas presentaban sus productos y ofrecían consejos para identificar falsificaciones. Además de ofrecer herramientas prácticas a las aduanas chinas para hacer su trabajo, esta interacción puede ayudar a agudizar la atención de los funcionarios de una manera que ayude a la marca, y añade un toque personal que no puede hacer daño.
A fin de cuentas, el hecho de que gran parte de nuestros consejos no hayan cambiado desde 2007 dice menos de China que de las decisiones de sentido común. Cuando se entra en cualquier mercado de primera solicitud, especialmente en uno en el que los registradores de marcas pueden estar menos familiarizados con las marcas internacionales y en el que la protección jurídica de las marcas no registradas puede ser menos vigorosa que en países como Estados Unidos, las empresas deben ser especialmente proactivas. Además, siempre hay que tener en cuenta las cuestiones lingüísticas y las estrategias de protección de la PI deben ser realistas y tener en cuenta las condiciones de cada país, incluida la fuerza relativa de determinados mecanismos de aplicación en comparación con otros.
