Nuestros clientes de marcas preguntan a menudo cuántas marcas deberían registrar en China. La respuesta no es tan sencilla como parece.
En principio, las empresas deberían registrar las marcas que utilizan realmente (o que tienen previsto utilizar en breve) y sobre los productos o servicios que se utilizan realmente en China. Pero a veces los clientes no pueden registrar su marca real (bien porque era demasiado descriptiva o demasiado similar a un registro existente) y en su lugar optan por presentar solicitudes para una marca similar que no tienen intención de utilizar nunca. Su razonamiento es que si pueden registrar la marca similar, bloquearán cualquier solicitud de su marca real. No es un planteamiento que recomiende, pero no es tan extraño como parece. El hecho de que su solicitud haya sido denegada no significa que la solicitud de un usurpador de marca para la misma marca vaya a ser denegada. Los examinadores de la OMC no están vinculados por decisiones anteriores y sus decisiones no siempre tienen sentido. Más información a continuación.
Cuanto más famosa sea la marca, más probable será que un usurpador de marcas intente registrar una marca fonética u ortográficamente similar, para aprovecharse de los consumidores crédulos. Esto es especialmente frecuente con la versión china de una marca extranjera; el nombre de la marca china suele ser nuevo y poco conocido, así que ¿quién puede decir cuál es el nombre chino exacto? Las empresas que puedan permitírselo deberían solicitar tantas marcas similares como puedan, especialmente marcas en chino. Véase Marcas chinas, imitadores y similares.
La legislación china también permite (si no fomenta implícitamente) que los solicitantes de marcas registradas presenten solicitudes en varias clases, abarcando una gama de productos y servicios que va más allá de lo que el solicitante realmente ofrece. A menudo citamos a Starbucks como ejemplo paradigmático de empresa que ha aprovechado al máximo esta estrategia registrando (por ejemplo) "STARBUCKS" como marca en las 45 clases de productos y servicios. Véase Marcas registradas en China: Register in More Classes, Take Down More Counterfeit Goods.
Otra pregunta es si las empresas con un logotipo que contiene algún texto deben presentar solicitudes separadas tanto para el logotipo como para el propio texto. La respuesta corta es sí: presentar solicitudes separadas para el logotipo y la marca denominativa proporciona más protección que el logotipo por sí solo. Puede utilizar la marca denominativa con todos los tipos de letra y en todos los contextos, y no tendrá que presentar una nueva solicitud de marca denominativa si cambia de logotipo (lo que ocurre constantemente). Y aunque un logotipo que incluye texto suele considerarse más distintivo que una marca denominativa por sí sola -y, por tanto, tiene más probabilidades de ser registrada-, los examinadores de la CTMO son lo suficientemente imprevisibles como para que ni siquiera esto sea siempre cierto. Esto me lo recordaron recientemente cuando recibimos decisiones diferentes sobre dos marcas casi idénticas. Una era una marca denominativa que fue aprobada sin incidentes. La otra era una versión ligeramente estilizada de la marca denominativa que fue rechazada debido a un conflicto percibido con una marca preexistente. No tiene ningún sentido que el CTMO emitiera estas dos resoluciones, pero la coherencia nunca ha sido el punto fuerte de esta agencia.
Nunca se sabe con certeza qué funcionará con la OMC, pero en términos numéricos, cuantas más solicitudes de marca presente, más probabilidades tendrá de que se registre una.
