Una de las características menos entrañables del sistema chino de marcas es que la Oficina China de Marcas (CTMO) y el sistema judicial chino tienen normas diferentes sobre lo que hace que una marca sea "confusamente similar" a otra, que es la base legal para determinar si una marca entra en conflicto con otra. Para hacer las cosas aún más confusas, ni la CTMO ni el sistema judicial chino tienen una norma uniforme y claramente articulada.
Dicho esto, los profesionales experimentados saben que los examinadores de la CTMO suelen ser más estrictos que los jueces chinos. El CTMO sigue contratando a un gran número de examinadores de marcas sin experiencia, sometidos a una enorme presión de tiempo para procesar un gran número de solicitudes de marca. Siguen un manual, igual que un representante de atención al cliente en el extranjero, y no se les recompensa por tomar las decisiones adecuadas. No he asistido a ninguna de sus sesiones de formación, pero tengo que creer que el mantra que se inculca a los nuevos reclutas es "En caso de duda, rechaza".
Ninguno de los examinadores de la OMC tiene el inglés como lengua materna y muchos de ellos no lo hablan especialmente bien. Están formados para buscar similitudes en la fonética, la pronunciación, la apariencia y el significado, lo que puede llevar a resultados absurdos para marcas en lengua inglesa que superficialmente parecen similares. Por ejemplo, la CTMO podría considerar que "Big Work" y "Big Dork" son marcas similares que inducen a confusión, aunque no haya un solo hablante nativo de inglés que pueda confundirlas. De hecho, la CTMO probablemente consideraría que "Work Big" y "Big Dork" son confusamente similares. A un nivel muy alto, se puede ver por qué: el orden de las palabras está invertido y una letra es diferente, pero por lo demás son idénticas.
Es posible racionalizar el enfoque poco sofisticado de la CTMO respecto a las marcas en inglés señalando que muchos consumidores chinos tienen conocimientos limitados de inglés y podrían pensar que las marcas "Work Big" y "Big Dork" son producidas por la misma empresa. Pero este argumento no se sostiene a la luz de un examen más detallado, porque los examinadores de la CTMO adoptan el mismo enfoque con los logotipos (que no están en ningún idioma concreto).
El Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) conoce de los recursos de denegación de marcas, y tiene un enfoque más objetivo y sensato del criterio de "similitud que induce a confusión". Sin embargo, también está sobrecargado de trabajo y de personal y, con mucha más frecuencia de lo que cabría esperar, confirmará una decisión ridícula de la OAMI. Así que es perfectamente posible que, en la vida real, un registro existente para "Work Big" bloquee una solicitud para "Big Dork".
Mientras tanto, es casi seguro que los tribunales chinos no declaren que la marca "Big Dork" infringe el registro de "Work Big". El propietario de "Work Big" no podría obtener una orden judicial ni una indemnización por daños y perjuicios, y difícilmente podría emprender acciones en la aduana. Francamente, probablemente ni se les ocurriría porque las marcas son muy diferentes.
¿En qué situación queda el propietario de la marca "Big Dork"? No puede registrar una marca en China, pero tampoco puede ser demandado por infracción. De hecho, se encuentran en la misma situación que cualquiera que utilice una marca descriptiva: nadie puede impedirles que la utilicen, pero tampoco pueden impedir que nadie más la utilice.
Que esto sea aceptable para el propietario de la marca "Big Dork" depende en gran medida de lo que quiera hacer en China. Si lo único que quiere hacer en China es fabricar productos y tener la seguridad de que sus mercancías no serán confiscadas en la aduana por supuesta infracción de marca, debería sentirse razonablemente seguro. Sin embargo, no es lo ideal, ya que las decisiones de la CTMO no son vinculantes y si un ocupante ilegal de una marca presenta una solicitud un par de años más tarde y consigue un examinador de la CTMO con un criterio más relajado, ese ocupante ilegal podría conseguir un registro después de todo. La mejor decisión sería utilizar una marca que se pueda registrar en China, ya sea recurriendo la denegación de la CTMO o eligiendo una nueva marca. Más vale prevenir que curar.
Y si piensan vender productos en China, tienen que encontrar otra marca, porque está garantizado que alguien copiará el nombre de la marca "Big Dork" y no podrán hacer nada al respecto. Véase Dar prioridad a las marcas registradas en China.
