Su marca, el nombre de su producto y su logotipo son probablemente algunos de los activos más valiosos de su empresa. La mayoría de las empresas son conscientes de ello. Sin embargo, la mayoría de las empresas no se dan cuenta del riesgo que corren al explorar la posibilidad de hacer negocios con China sin solicitar PRIMERO una marca china. Y en el último año, aproximadamente, este riesgo ha aumentado considerablemente.
Lo más importante que debe saber sobre las marcas en China es que este país es el primero en presentar la solicitud. Esto significa que (con muy pocas excepciones) el primero en solicitar una marca en una categoría determinada es el primero en obtenerla. Los tres ejemplos siguientes de lo que esto significa y lo terrible que puede ser para su empresa le ayudarán a entender este punto:
1. Si su empresa se llama "BestNew", fabrica widgets y lleva dos años fabricándolos en China y diez años vendiéndolos en Europa, Canadá y Estados Unidos, y alguien registra en China la marca "BestNew" para widgets, ese alguien es ahora el propietario de la marca "BestNew" en China. Esto significa que la persona o empresa propietaria de la marca BestNew en China puede impedir que sus widgets salgan de China porque infringen su marca. No se trata de un ejemplo hipotético, ya que este tipo de cosas ocurren todo el tiempo.
2. Si el nombre de su empresa es EFGH y tiene un negocio de SaaS realmente bueno y quiere entrar en China con ese negocio y otra empresa registra el nombre EFGH como marca propia en la clase de marcas de China que incluye SaaS antes que usted, las probabilidades de que nunca pueda utilizar el nombre EFGH para su negocio de SaaS en China son abrumadoras. No se trata de un ejemplo hipotético, ya que este tipo de cosas ocurren a menudo.
3. Si el nombre de su empresa es XYZ y tiene una gran empresa de consultoría y está pensando en realizar trabajos de consultoría en China y otra empresa registra el nombre XYZ como marca propia en la clase de marcas de China que incluye a las empresas de consultoría, las probabilidades de que nunca pueda utilizar el nombre XY para su empresa de consultoría en China son abrumadoras. Esto significa que si intenta utilizar el nombre XYZ para su negocio en China o incluso si permanece en Estados Unidos y comercializa su negocio XYZ en China, su empresa corre el riesgo de ser demandada por infracción de marca por la empresa propietaria de la marca XYZ en China. No se trata de un ejemplo hipotético, ya que este tipo de cosas ocurren todo el tiempo.
Si piensa que está a salvo de todo esto porque es una empresa pequeña y casi nadie sabe quién es, se equivoca. Hace diez años esto podía ser cierto, pero hoy en día, en absoluto.
Los abogados especializados en propiedad intelectual de nuestro bufete reciben continuamente consultas de empresas con problemas de marcas en China, muchos de los cuales sencillamente no podemos resolver. A partir de estos contactos he determinado lo siguiente:
1. Una empresa que envía a alguien a China corre el riesgo de que alguien registre su marca en China. Los trolls de las marcas registradas pagan a personas en los aeropuertos de China para que les den información sobre los extranjeros que entran en China, de modo que puedan conocer su negocio y asegurarse sus marcas como marcas registradas. Lo sé porque se ha convertido en algo habitual que empresas estadounidenses y europeas reciban un correo electrónico unas semanas después de su visita a China (el tiempo justo para que alguien presente una solicitud de marca) diciendo "alguien acaba de intentar registrar el nombre de su empresa como marca en China". Estos correos sugieren entonces contratar al remitente del correo electrónico para impedir que se lleve a cabo el registro de la marca. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A veces no se ha solicitado el registro de la marca y el remitente sólo pretende aprovecharse de la amenaza. Otras veces, sin embargo, el remitente (que está relacionado con la empresa o persona que ha solicitado la marca) se ofrecerá a ayudarle a comprar el nombre de su empresa o marca a la persona o entidad que ahora está en la cola para conseguirlo en China. Para saber cómo responder a este tipo de correos electrónicos sobre marcas comerciales, le sugiero que lea ¡Los correos electrónicos sobre marcas comerciales en China son una estafa!
Esta situación da lugar a la regla número 1: solicite sus marcas en China ANTES de que alguien de su empresa ponga un pie en suelo chino.
2. Una empresa que se comunica con cualquier empresa en China corre el riesgo de perder la oportunidad de obtener las marcas necesarias en China. Esto se debe a que su comunicación es un chivatazo de que está interesada en hacer negocios en China y eso por sí solo hace que sea valioso para alguien presentar una solicitud de marca para asegurar el nombre de su empresa o marca como su propia marca en China. Cuando una empresa en medio de conversaciones con una empresa china me llama para hablar de esas conversaciones, siempre le pregunto si ha registrado el nombre de su empresa y/o marca en China y, si no lo ha hecho, le animo encarecidamente a que lo haga inmediatamente.
Sin embargo, muchas veces su respuesta es darme una o varias de las siguientes razones por las que no tienen nada que temer:
a. "Pero la empresa con la que estamos tratando en China es una empresa estadounidense grande y reputada, y seguramente esa empresa no dañaría su propio nombre intentando conseguir una marca en nombre de mi empresa". Mi respuesta a eso es que tienen razón al creer que la gran y reputada empresa estadounidense no va a solicitar la marca, pero ¿qué pasa con un empleado chino mal pagado de esa empresa que se entere del trato? ¿De verdad cree que no hay riesgo de que ese empleado haga que su primo registre el nombre de su empresa como marca propia en China? Si cree que esto es imposible, es que no ha hecho muchos negocios con China y no es un lector habitual de este blog.
b. Pero la empresa con la que estamos tratando no iría corriendo a registrar el nombre de mi empresa como marca en China porque sabe que hacer eso perjudicaría su relación con nuestra empresa. No es cierto. En primer lugar, un empleado descarriado de la empresa podría ir y hacer que un primo o un amigo registrara la marca, algo totalmente ajeno a lo que desean ambas empresas. En segundo lugar, cabría pensar que esto es cierto, pero nuestros abogados especializados en China han visto demasiados casos en los que no lo es. De hecho, hemos visto muchos casos en los que la empresa china solicita la marca y luego, cuando las negociaciones o la relación con la empresa extranjera no son favorables a la empresa china, retira el registro de la marca como táctica de negociación. ¿Y si las cosas van bien y la empresa extranjera se entera de que la empresa china ha solicitado una marca china a nombre de la propia empresa extranjera? En ese caso, la empresa china dirá que "lo hizo para protegerle" y le ofrecerá dársela a cambio del coste que le supuso obtener la marca china.
Esto da lugar a la Regla número 2: Solicite su marca en China antes de que nadie en China (o, idealmente, en ningún otro lugar) tenga ni idea de que su empresa pretende hacer algo en China o con China.
¿Entendido?
