Como señalamos a menudo en este blog, registrar sus marcas en China es uno de los pasos clave que una empresa extranjera debe dar cuando hace negocios allí. Sin embargo, ¿cuándo debe solicitar el registro de sus marcas en China? En cuanto China entra en la conversación como posible mercado y/o lugar de fabricación o abastecimiento, respondemos.
Sinceramente, incluso tan pronto podría ser demasiado tarde. Esto se debe en gran parte al sistema chino de "first-to-file", que concede prioridad a quien primero presente una solicitud de marca. Esto contrasta con el sistema de "primero en usar " que existe en Estados Unidos y en las jurisdicciones de derecho consuetudinario en general.
Hace unos años representé a un cliente que entraba en el mercado chino. No fabricaba sus productos en China ni tenía intención de hacerlo. En consecuencia, no consideró necesario registrar ninguna de sus marcas en China, a pesar de que ya gozaba de cierto reconocimiento de marca en Europa. Cuando al cliente se le ocurrió solicitar marcas en China, alguien ya se le había adelantado. Y este alguien no tenía otro propósito en mente para registrar la marca que esperar el día en que la marca europea desesperada llamara a su puerta, exigiendo airadamente, y luego suplicando, "su" marca.
Al final, el cliente tuvo que pagar unos 200.000 dólares para comprar "su" marca. No había forma de evitarlo, a menos que el cliente estuviera dispuesto a vender en China con una marca diferente (lo que, en cierta medida, habría anulado todo el sentido de tener una marca). El cliente ni siquiera podía alquilar un local en un centro comercial para su tienda insignia sin la marca.
China ha tomado algunas medidas para remediar la epidemia de registros de mala fe. Quizás lo más notable sea que la revisión de 2019 de la Ley de Marcas reforzó el requisito de que las solicitudes de marca se presenten de buena fe. Sin embargo, como señalamos en Don't Sleep on Your China Trademark:
La Oficina de Marcas china sigue teniendo una concepción estrecha de lo que constituye mala fe. En la gran mayoría de las situaciones, la única esperanza de impugnar con éxito un registro existente alegando mala fe es demostrar que el titular de "su" marca es (1) un socio comercial o (2) un usurpador de marcas en serie. E incluso estos dos métodos distan mucho de ser infalibles. Para demostrar que alguien es un socio comercial, es necesario probar que existía una relación comercial antes de que presentara la solicitud de marca, y sin la posibilidad de que un tribunal ordene la presentación de pruebas, esta prueba puede ser difícil de conseguir. Es igualmente difícil demostrar que alguien es un usurpador de marcas en serie. Si ha registrado varios centenares de marcas y no parece llevar a cabo ninguna actividad comercial relacionada con los productos y servicios cubiertos por esas marcas, tiene un 50% de posibilidades.
Una reciente decisión judicial de Shanghai ofrece cierta esperanza. Brita, la empresa alemana que fabrica los famosos filtros de agua, ha ganado un pleito que interpuso contra una empresa china, llamada Shanghai Kangdian Industrial Co. (上海康点实业有限公司). A primera vista, se trataba de un caso sencillo de infracción de marca: El demandado vendía filtros con la marca Brita. Sin embargo, en su sentencia, el tribunal señaló los esfuerzos de mala fe del demandado por registrar marcas similares a las de Brita.
Aunque pueda ser un consuelo frío para Brita, el demandado en este caso no era realmente un okupa en serie: Sus solicitudes de mala fe iban dirigidas contra Brita. La medida del tribunal de Shanghai podría ser señal de la determinación de las autoridades chinas de adoptar una línea más firme contra los solicitantes de mala fe, no sólo contra los okupas con "molinos" de registros.
También es digno de mención el hecho de que el tribunal no se sintiera conmovido por el hecho de que el sistema de marcas funcionara en última instancia (sobre todo porque Brita fue diligente con sus solicitudes de marca en primer lugar). El tribunal valoró el hecho de que las acciones del demandado supusieran un obstáculo para Brita y no vio con buenos ojos el "abuso" procesal del demandado. Si el razonamiento del tribunal de Shanghai se impone entre sus tribunales hermanos, los esfuerzos de China contra la usurpación de marcas podrían por fin tener algo de fuerza, pero no cuente con ello.
