Todo en China viene en oleadas y el "robo" de marcas en China no es diferente. Cuando empezamos este blog en 2006, recibíamos casi todas las semanas una llamada de alguien que quería demandar a una empresa china e impedir que su producto saliera de China. Odiábamos esas llamadas porque la mayoría de las veces nuestro mejor consejo era que la empresa intentara comprar "su" marca "de vuelta" a la empresa china que ahora la posee legítimamente.
En un artículo que escribí hace más de una década, [el enlace ya no existe], escribí sobre lo comunes que eran estas llamadas por aquel entonces.
Los daños derivados de la usurpación de un nombre de dominio suelen ser pequeños, sobre todo en comparación con lo que puede ocurrir si alguien secuestra su nombre comercial o marca en China.
Aunque a los medios de comunicación les encantan las historias que ridiculizan la protección de la propiedad intelectual en China, esos artículos no suelen mencionar que, en la mayoría de los casos relacionados con marcas, la culpa es de la empresa extranjera, no de la aplicación de la propiedad intelectual en China. La realidad es que muchas empresas extranjeras no registran sus marcas en China y, por tanto, no tienen derecho a quejarse de ninguna "infracción".
De hecho, hay varias personas en China que se ganan la vida usurpando marcas extranjeras y vendiendo luego una licencia de esas marcas al titular original, extranjero, de la licencia. Una vez que se comprende el hecho de que China, como la mayor parte del resto del mundo, es un país en el que "el primero en registrar" la marca, se comprende lo fácil que es esta usurpación y lo fácil que es evitarla.
Fabricar su producto en China sólo para exportarlo no minimiza en absoluto la necesidad de proteger su marca. Una vez que alguien registra "su" marca en China, tiene el poder de detener sus productos en la frontera e impedir que salgan de China. Pueden impedir que sus productos salgan porque son los propietarios de la marca, no usted. Sabemos de empresas que han tenido que pagar cientos de miles de dólares para "recuperar" su marca y que sus productos puedan volver a salir de China.
Como siempre dice el principal abogado de marcas en China de mi bufete: la clave para proteger las marcas en China es registrarlas en China antes de hacer negocios allí. Por lo general, esto puede hacerse a un coste relativamente bajo.
Durante años, mi bufete de abogados recibía de media una llamada a la semana de alguien que había perdido su marca en favor de alguien de China que la había solicitado antes de que lo hiciera la empresa no china. Después, hace unos 7 u 8 años, el número de llamadas disminuyó. He atribuido este descenso a que las empresas extranjeras son cada vez más conscientes de la necesidad de registrar sus marcas, logotipos y nombres de empresa como marcas en China y también a que China ha establecido normas para intentar impedir que los fabricantes y empresas comerciales chinas registren como marcas las marcas, logotipos y nombres de empresa de las empresas extranjeras para las que fabrican o suministran productos. Simplificando un poco, su agente en China no podía retener una marca china que usted utilizaba antes de contratarle para la fabricación o el aprovisionamiento de productos. Pasamos de una llamada por "robo" de marca china a la semana a quizá una al mes.
Pero hace aproximadamente un año, nuestros abogados especializados en marcas chinas empezaron a recibir montones de llamadas sobre robos de marcas chinas, y el número de estas llamadas se ha ido acelerando desde entonces. ¿Por qué ha vuelto a subir la marea del "robo" de marcas? Por dos razones. En primer lugar, casi todo el mundo en China sabe cómo eludir la prohibición de que un agente registre la marca que legítimamente debería corresponder a la empresa extranjera para la que actúa como agente. Si su fabricante de Shenzhen quiere asegurarse "su" marca en China, no la registrará a su nombre porque sabe que eso no puede funcionar; en su lugar, pedirá a un primo o a un sobrino de Xi'an que la registre a nombre de su empresa, lo que hace casi imposible que usted pueda invalidar la marca. Dos, muchas fábricas chinas están sufriendo ahora y quieren desesperadamente mejorar sus márgenes de beneficio. ¿Qué mejor manera de conseguirlo que vender un producto bajo una marca estadounidense o europea prestigiosa o conocida, o incluso cualquier marca? Vea a su fábrica china como su competidor más duro.
Últimamente, nuestros abogados especializados en marcas registradas en China han recibido tantas llamadas sobre robos de marcas que ya disponen de una fórmula de respuesta por correo electrónico. La siguiente es una amalgama de algunas de las que he recibido recientemente.
Lamento oír que alguien ha registrado el nombre de su marca como marca comercial en China. Nuestros abogados especializados en marcas registradas en China han gestionado muchas situaciones similares y nos encantaría intentar ayudarle con este asunto.
Lo primero que solemos hacer en estas situaciones es encontrar alguna base para impugnar la solicitud de marca de esta empresa china. Nuestra impugnación favorita es la falta de uso de la marca durante más de tres años, pero en este caso, como la marca tiene menos de tres años, no funcionará. Nuestro segundo reto favorito es cuando una antigua fábrica presenta la solicitud, porque hay leyes que lo prohíben. Pero para demostrar que se trata de la antigua fábrica, es casi seguro que tendríamos que demostrar que la empresa que ha solicitado la marca china es la misma empresa que usted utilizaba anteriormente para su producción, y eso rara vez es posible.
Si no podemos conseguirle la marca que desea para los widgets, lo siguiente que hacemos es intentar averiguar si puede haber alguna solución. Por ejemplo, tuvimos una empresa de equipos de jardinería que tenía su marca registrada para 17 cosas relacionadas con los equipos de jardinería, pero el "ladrón" de marcas no registró los motores pequeños, como los de los equipos de jardinería. Así que nuestra solución consistió en conseguir para nuestro cliente la marca china para motores pequeños y luego poner su nombre en acero en el motor y luego añadir un par de pegatinas a los equipos de jardinería una vez que llegaran a Estados Unidos y Europa, donde nuestro cliente vende sus equipos de jardinería.
Si nada de lo anterior parece que pueda tener éxito, podemos y debemos intentar comprar su nombre a esta empresa china. Esto será probablemente más difícil y más caro de lo que usted espera. Hacemos estas compras haciendo que una persona china (no un abogado ni nadie con ninguna conexión aparente con nuestro bufete de abogados) en China se encargue de estas negociaciones. Si alguien de nuestro bufete llamara, los cazadores furtivos de marcas sospecharían/sabrían inmediatamente que trabajamos para una empresa estadounidense y le pedirían una fortuna por recuperar su marca. A veces incluso tiene sentido crear una empresa en Hong Kong para hacer la compra.
Otra posibilidad sería que se le ocurriera un nuevo nombre o que utilizara otro de los suyos; estoy seguro de que ya ha pensado en ello y dudo que le resulte atractivo, pero puede que acabe siendo la mejor manera de proceder. Independientemente de cómo acabemos procediendo con el nombre que le han quitado, le aconsejo encarecidamente que estudiemos qué podemos hacer ahora para proteger cualquier otro nombre que utilice, y quizá también sus diseños.
En cuanto a tus abogados, que pensabas que habían solicitado tu marca en China pero no lo habían hecho, ¿tienes algo que indique que les pediste que lo hicieran o que dijeron que lo harían o que dijeron que realmente lo habían solicitado? Si tiene algo así, podríamos pedirles que financien todo lo anterior, suponiendo que haya utilizado abogados de verdad para este trabajo. Véase ¿Los bufetes de abogados chinos falsos son reales?
De todos modos, hablemos para ver si podemos ayudarte en esto.
