Preguntas y respuestas sobre el registro de marcas en China

Como bien saben los seguidores habituales de este blog, a menudo insistimos en la importancia de registrar las marcas en China, y en la necesidad de hacerlo con prontitud. Véase, por ejemplo Marcas en China: Más útiles y más necesarias que nunca. Hoy quiero abordar algunas de las preguntas que nuestros abogados de marcas en China reciben con bastante regularidad sobre el registro de marcas en China.

1. ¿Incluye la tarifa plana de su bufete de abogados para el registro de marcas en China todas las respuestas adicionales para obtener una resolución definitiva en caso de denegación inicial del registro?

Las interacciones de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) con los solicitantes de marcas son muy limitadas. En ese sentido es muy diferente de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). El único tipo de respuesta que a veces se exige es una modificación de la descripción de los productos y/o servicios, si el examinador no está de acuerdo con la redacción. Dicha respuesta estaría incluida en la tarifa plana.

Sin embargo, un recurso de una denegación sería un procedimiento separado y no está incluido en la tarifa plana.

En la misma línea, las respuestas a una oposición presentada por un tercero no están incluidas en la tasa fija de registro de la marca china.

Merece la pena mencionar que la mejor manera de evitar tener que modificar una descripción de productos y/o servicios es utilizar términos que se encuentren en la Clasificación de Niza (véase la siguiente pregunta si se pregunta qué es la Clasificación de Niza). Esta es otra forma en la que la práctica de la CNIPA difiere de la de la USPTO, a la que generalmente no le importa que los solicitantes proporcionen sus propias descripciones.

2. ¿Qué es la Clasificación de Niza?

La Clasificación de Niza es una clasificación internacional de productos y servicios que separa en 45 clases el universo de productos y servicios que pueden incluirse en los registros de marcas. Niza hace referencia a la ciudad francesa de ese nombre, donde en 1957 se firmó un acuerdo internacional por el que se establecía la clasificación. La clasificación está administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual(OMPI) y se sigue prácticamente de forma universal, lo que facilita enormemente el registro transfronterizo de marcas por parte de las marcas.

Lamentablemente, añadir clases de marcas implica invariablemente tasas adicionales. Por esta razón, las marcas con un presupuesto ajustado optan a veces por dejar determinados productos o servicios fuera de la solicitud de marca.

3. ¿Qué son las subclases de marcas?

China divide cada clase de Niza en subclases y trata cada subclase como una unidad discreta. El registro de una marca otorga al titular derechos sobre las subclases cubiertas, pero prácticamente ningún derecho sobre las demás subclases. Más información en Marcas de China: Subclases y números básicos.

4. ¿Puede reducirse la tasa fija de registro de marcas en China omitiendo la búsqueda de marcas?

Sí, pero por lo general recomendamos realizar una búsqueda de marcas, también conocida como verificación de marcas, antes de solicitar el registro de una marca. Omitir la búsqueda ahorrará un par de cientos de dólares, pero significa no enterarse de ciertos obstáculos al registro hasta que la solicitud sea examinada por la CNIPA, unos meses más tarde. Y, por si se lo está preguntando, todas las tasas son no reembolsables.  

Es mucho más sensato detectar cualquier problema antes de presentar la solicitud, ya que así tendrá más opciones de obtener un registro de marca en China. Por ejemplo, puede ser posible impugnar un registro existente basándose en que no se ha utilizado durante tres años. O puede decidir cambiar de marca. Si el conflicto es con su logotipo, puede plantearse registrar su nombre en su lugar; si el conflicto es con su nombre, puede plantearse registrar su logotipo en su lugar, o un eslogan. Y así sucesivamente.

4. Dígame más sobre estas cancelaciones por no uso.

Según el artículo 49 de la Ley de Marcas, si una marca registrada no se ha puesto en uso durante tres años consecutivos sin motivo justificado, cualquier entidad o persona puede solicitar su cancelación a la oficina de marcas.

La decisión de presentar una cancelación por falta de uso (NUC) depende de si la marca en conflicto se utiliza realmente en el comercio. Históricamente, la CNIPA ha establecido un umbral muy bajo para demostrar que la marca se utilizaba en el comercio, y cualquier caso menor de uso era suficiente para evitar una NUC. Sin embargo, últimamente la CNIPA se está volviendo un poco más estricta.

Los NUC pueden ser una herramienta muy útil cuando una marca conflictiva se interpone en el camino de su registro de marca en China. El requisito de tres años puede parecer un poco largo a veces, pero tenga en cuenta que, durante ese tiempo, se impedirá que otras partes registren también la marca.

5. ¿Se requiere el uso de la marca en el comercio para el registro de la marca en China?

No. En China no se exige el uso real para registrar una marca, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Si registra una marca y no la utiliza durante tres años, entonces, como se ha descrito anteriormente, la marca es vulnerable a una solicitud de NUC. Sin embargo, en ausencia de dicha solicitud, la CNIPA no preguntará sobre el uso de una marca ni exigirá pruebas de uso.

6. ¿Se requiere mantenimiento de la marca?

Sí. Los registros de marcas en China deben renovarse cada diez años. Sin embargo, no es necesario presentar declaraciones de uso, como en Estados Unidos.

7. Aparte de un registro anterior, ¿hay algo más que pueda hacer fracasar un registro de marca en China?

Sí. Al igual que en Estados Unidos, la CNIPA rechazará las solicitudes que considere descriptivas o engañosas. Además, denegará determinadas solicitudes por motivos de orden público. Por ejemplo, en virtud de la prohibición de las criptomonedas en China, la CNIPA denegará las solicitudes de marcas que describan productos o servicios relacionados con las criptomonedas.

8. ¿Son válidos los registros de marcas chinas en Hong Kong o Macao?

No. Los registros de marcas de China no proporcionan ninguna protección en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, ni las marcas de Hong Kong o Macao proporcionan ninguna protección en China continental. Y para que quede claro, una marca de Hong Kong no proporciona ninguna protección en Macao, ni viceversa.

9. ¿Sirve de algo en China un registro de marca estadounidense (o de la UE, o de México, o de Canadá, etc.)?

No.

10. ¿Existe algún recurso si otra persona ha registrado mi marca?

Es posible. China está adoptando una línea más firme contra los usurpadores de marcas, personas que registran marcas con la esperanza de poder extorsionar a los propietarios legítimos de marcas para que les paguen por dichas marcas. Más información en Los ocupantes ilegales de marcas en China: Un peligro para todos.

¿Los lectores tienen más preguntas sobre el registro de marcas en China?