Hace poco, alguien me pidió que le contara mi "discurso de ascensor" sobre las marcas de China. Pues bien, aquí está.
1. Lo más importante que hay que saber sobre este tema es, con diferencia, que China es un país "first to file". Esto significa que (con muy pocas excepciones) quien primero solicita una marca concreta en una categoría determinada se la queda. Así que si la empresa ABC lleva fabricando sus zapatos en China desde 2015, sin registrar una marca, y luego la empresa XYZ presenta una solicitud para registrar la marca ABC en 2020, la empresa XYZ obtiene la marca. Y lo que es peor, la empresa XYZ puede impedir que los zapatos de la empresa ABC salgan de China porque violan la marca de la empresa XYZ.
2. Hong Kong y Macao (y, por supuesto, Taiwán) tienen sistemas de marcas independientes del de China continental. Esto significa que una marca registrada en Hong Kong no es válida en China, del mismo modo que una empresa de Hong Kong se considera (más o menos) una empresa extranjera en China. A la hora de programar las solicitudes de marcas, tenga esto en cuenta, ya que los secuestradores de marcas revisan las solicitudes de marcas y pueden presentar rápidamente una solicitud para registrar "su" marca en otra jurisdicción antes de que usted pueda hacerlo. La misma lógica se aplica a los registros en toda Asia. Tómese su tiempo para determinar todas las jurisdicciones en las que podría querer utilizar su marca y presente las solicitudes simultáneamente. El coste de solicitar una marca que al final no utilizará será mucho menor que el de no tener su propia marca en un mercado clave.
3. Las empresas deben considerar qué es exactamente lo que quieren registrar. ¿Registran sólo su nombre en inglés? ¿Registran también un nombre en chino? Si no tienen un nombre chino, ¿deben crear uno? ¿El nombre chino debe ser una traducción directa o una aproximación del sonido inglés? Para determinar estas cuestiones, a menudo es necesario contar con un abogado especializado en marcas chinas y un comercializador chino. En el caso de la marca Hermès en China. Do You Know What Trademarks You Really Need? hablamos de cómo suelen abordar estas cuestiones los clientes de mi bufete:
En situaciones en las que nuestros clientes fabrican productos en China únicamente para su exportación y su producto lleva la marca únicamente en inglés, suele bastar con obtener una marca en inglés. En situaciones en las que una empresa tiene la intención de fabricar su producto en China y eventualmente venderlo en China, la empresa debe sopesar los costes y beneficios de asegurar una marca en mandarín (u otro idioma) ahora, o simplemente esperar. En situaciones en las que la empresa sabe que venderá su producto en China de inmediato, debe analizar las opciones expuestas... anteriormente. Yo diría que en casi todos los casos en los que la marca de nuestros clientes tiene un significado real... han optado por registrar la palabra tanto en inglés como en mandarín. Rara vez nuestros clientes solicitan una marca china en un idioma distinto del inglés o el mandarín. Sólo en un 25% de los casos, aproximadamente, nuestros clientes intentan obtener la marca para una versión transliterada o fonética de su marca en inglés. La mayoría de las veces, optan por esperar y ver cómo funciona su producto en China y luego, si tiene éxito, suelen volver y registrar más sobre él. Esperar también les permite ver exactamente cómo llamarán los chinos a su producto. El inconveniente de esperar es que, mientras tanto, otra persona puede registrar el nombre.
4. Las empresas deben adoptar un enfoque a largo plazo en sus solicitudes de registro de marcas en China. Por supuesto, ahora solo fabrican zapatos, pero ¿qué pasa con los planes de ampliarlos a carteras? ¿Deberían registrar su marca en la clase/categoría de marcas que engloba las carteras? ¿Les importa que alguien fabrique betún con su nombre? Como se ha mencionado anteriormente, lo mismo se aplica a las jurisdicciones. Puede que ahora mismo una empresa sólo piense en el vasto mercado chino, pero ¿es sólo cuestión de tiempo que quiera vender en Vietnam e Indonesia?
5. Por último, el registro de marcas en China será casi siempre aconsejable incluso para las empresas que sólo fabrican en China. En una ocasión, un cliente me dijo que no le importaba que su producto fuera pirateado en China, ya que su única preocupación era su mercado nacional en América Latina. Sin embargo, como le expliqué, no registrar su marca en China podría tener consecuencias muy problemáticas.
Si, por ejemplo, su proveedor chino registrara la marca a su nombre, éste podría impedirle buscar otro proveedor en caso de litigio (o si simplemente quisiera tener más de un proveedor autorizado). Además, el proveedor original podría registrar la marca en las aduanas chinas e impedir que sus productos salieran de China (como se ha descrito anteriormente).
Ahí lo tienes... ¡ahora actúa en consecuencia!
