Al solicitar el registro de marcas en China, no es infrecuente que se denieguen las solicitudes de marcas debido a que una marca similar tiene un derecho anterior. Este derecho anterior puede ser un registro existente, o una solicitud de registro pendiente que se presentó en una fecha anterior a la suya. ¿Qué hacer si su marca se encuentra en esa situación?
1. ¿Es preocupante el titular de la marca similar?
Cómo proceda su marca dependerá de las particularidades del caso. Si la marca similar es muy parecida a la suya, la imposibilidad de registrar su marca no es lo único que debe preocuparle. El uso de la marca también podría acarrearle problemas con el titular del derecho anterior, que podría considerar que el uso que usted hace de su marca constituye una infracción de sus derechos. Esto es lo que le ocurrió a una marca llamada New Barlun, a la que un tribunal declaró infractora del logotipo de New Balance. No querrá encontrarse en la situación de New Barlun, sobre todo si usted es una marca extranjera y el propietario de la marca similar es chino. Por ello, considere la posibilidad de cambiar de marca si su marca es muy similar a otra que tiene un derecho anterior.
Por otro lado, si las marcas no son tan similares, el riesgo de una acción por infracción por parte del titular de un derecho anterior es menor. En esos casos, puede plantearse utilizar la marca sin registrarla. Eso dejaría a su marca con opciones limitadas en caso de que alguien infrinja su marca no registrada. Sin embargo, ese riesgo puede ser manejable y/o aceptable dadas las posibles ventajas de utilizar la marca en China.
Por supuesto, el grado de similitud entre dos marcas es a veces una cuestión subjetiva, y la denegación previa de su solicitud por la Oficina de Marcas de China (CTMO) indica que al menos una persona (es decir, el examinador de marcas de la CTMO) piensa que las dos marcas son demasiado similares para coexistir en el registro. Sin embargo, los análisis de los examinadores de marcas del CTMO son abstractos, y puede haber factores del mundo real que puedan orientar su cálculo. Por ejemplo, puede darse el caso de que sus productos sean suficientemente diferentes de los cubiertos por la marca similar. También puede ocurrir que la marca similar no esté en uso. Esto puede ser un indicio de que a su titular no le preocupe demasiado que alguien utilice una marca algo similar. En la misma línea, no todos los propietarios de marcas consideran la protección de la marca de la misma manera. Utilizar una marca similar a la de New Balance es diferente de utilizar una similar a la de un pequeño fabricante de baterías. Por un lado, es posible que este último ni siquiera esté buscando posibles infracciones, mientras que New Balance probablemente cuente con un equipo dedicado precisamente a eso. Además, la importancia de la marca para New Balance es probablemente mucho mayor que para un fabricante de baterías, cuyas ventas se basan mucho más en el precio que en la apariencia de sus productos.
Por último, si la otra marca es similar a la suya porque el titular (tal vez un usurpador de marcas) quería que se pareciera a la suya, la situación debe enfocarse de forma diferente. Ese derecho anterior es un peligro claro y presente, que puede obligarle a pasar a la ofensiva.
2. Alternativas para la protección de marcas similares
Concluir que hay pocas probabilidades de meterse en problemas por utilizar una marca similar es positivo. Sin embargo, es posible que su marca siga queriendo cierta protección de marca para sus productos. ¿Qué puede hacer?
Lo primero que debe hacer es examinar su identidad de marca actual para ver si hay elementos en ella que puedan recibir protección de marca, eludiendo el problema que plantea la marca similar. Por ejemplo, imagine que intenta registrar una marca que incorpora el nombre de su marca con un logotipo solar. El CTMO deniega la solicitud alegando la existencia de una marca similar. Al examinar la denegación del CTMO, es posible que descubra que lo que hace que su marca sea similar a la citada es el logotipo solar. En ese caso, es probable que el CTMO no tenga ningún problema si usted solicita el registro de su marca como marca denominativa "simple".
Podría ser al revés. Tal vez el nombre de su marca sea similar a otro nombre registrado como marca, pero el logotipo del sol en sí no plantea ningún problema. En ese caso, puede plantearse solicitar el registro del logotipo del sol por sí mismo.
Otros enfoques a considerar son solicitar el registro de un nombre chino para su marca, un eslogan que utilice en su marca o parte de su nombre de marca. También puede considerar la posibilidad de utilizar logotipos antiguos, o hacer de China un banco de pruebas para un nuevo logotipo que luego se extenderá a otros lugares.
Por último, asegúrese de hacer un seguimiento de lo que ocurre con la marca similar. Si no se utiliza durante un periodo de tres años, la Ley de Marcas china le permite solicitar la cancelación de la marca. También puede merecer la pena estudiar si el propietario de la marca similar podría estar dispuesto a prescindir de ella por un precio razonable.
3. Cambio de marca
Si todo lo demás falla, puede plantearse cambiar su marca, para que no cree problemas con marcas similares. Este cambio de marca puede ser específico para China. Por ejemplo, si su principal identificador de marca en los productos es el nombre comercial, en China puede plantearse utilizar su nombre chino. Coca-Cola hace esto.
Dar prominencia a su nombre chino en su marca también le ayudará a conformar la identidad de su marca en China. Si no elige un nombre chino, o si lo elige pero no lo convierte en parte de su identidad, los consumidores llenarán ese vacío. Esto, a su vez, podría complicar los esfuerzos de protección de la marca. Por ejemplo, un ocupante ilegal o un competidor de mala fe podría registrar el nombre chino más popular entre el público antes de que usted tenga la oportunidad de hacerlo.
4. Conclusión
En resumen, no se preocupe si su solicitud de marca es denegada debido a una marca similar. Hay opciones. Éstas dependerán de las circunstancias del caso, por lo que el primer paso es conocer con claridad todos los hechos relevantes.
