1. Comprender la necesidad de un acuerdo NNN en China
Salvaguardar su propiedad intelectual (PI) frente a posibles infracciones en China es imperativo, y un acuerdo NNN chino bien estructurado sirve de formidable escudo a este respecto. Cuando se ejecutan con precisión, estos acuerdos pueden proporcionar una protección casi impecable. Sin embargo, uno mal configurado -lo cual es bastante común- podría ser incluso más perjudicial que no tener ningún acuerdo. En este artículo, le guiaremos a través de los pasos fundamentales para elaborar un acuerdo NNN en China que cumpla eficazmente su propósito.
La fabricación en China suele comenzar con la identificación de una fábrica fiable para producir su producto. Garantizar la protección de su producto en esta fase preliminar requiere obligar a su potencial fabricante chino a firmar un acuerdo adecuado antes de revelar cualquier información detallada. Este acuerdo preliminar debe cumplir tres reglas fundamentales: En primer lugar, evite emplear un NDA (acuerdo de no divulgación) al estilo occidental. En segundo lugar, opte por un acuerdo NNN -que abarque la no divulgación, la no utilización y la no elusión- adaptado a los matices de la fabricación OEM en China. En tercer lugar, asegúrese de que su acuerdo NNN esté redactado de forma que sea aplicable en China.
2. No utilice un NDA al estilo estadounidense
a. Los acuerdos NDA son para secretos comerciales y eso no es lo que usted necesita
Los acuerdos de confidencialidad se centran en la protección de los secretos comerciales. Para que un secreto comercial sea una propiedad protegible, la información debe permanecer secreta. Por lo tanto, los acuerdos NDA se centran en evitar que la información secreta sea revelada al público. Dado que las empresas de EE.UU. (y de la UE) suelen centrarse en mantener su cartera de propiedad intelectual nacional, tienden a pensar que pueden confiar en un único acuerdo de APN, redactado en inglés, sujeto a la legislación de EE.UU. (o de la UE) y aplicable exclusivamente en una ciudad de EE.UU. (o de la UE). Pero por las dos razones siguientes, este tipo de acuerdo de confidencialidad no tiene ningún valor en China.
En primer lugar, la cuestión fundamental en China no es la protección frente a la divulgación al público en general. La empresa china que roba su información lo hace para utilizarla en su propio beneficio, no para revelarla a otros. Esto significa que su contrato con empresas chinas debe dejar claro que, tanto si la información que usted proporciona es un secreto como si no, la empresa china se compromete a no utilizar la información en competencia con usted. Ahora que sabe lo que se exige realmente en China, puede ver por qué los acuerdos de confidencialidad al estilo estadounidense están muy lejos de lo que se necesita para proteger su propiedad intelectual de China.
b. Los acuerdos de confidencialidad no son ejecutables en China
El segundo problema fundamental de los típicos acuerdos NDA es que no son aplicables en China. La legislación china permite proteger los secretos comerciales y los contratos que ofrecen protecciones NNN. Pero para que un contrato de este tipo sea efectivo en China, normalmente debe estar redactado en chino, regirse por la legislación china y ser ejecutable exclusivamente en un tribunal chino. En la sección 3 se trata este tema con más detalle.
3. Utilizar un acuerdo NNN redactado específicamente para China
Las tres "N" que componen un acuerdo NNN de China son: no uso, no divulgación y no elusión. Analicemos cada una de ellas.
a. Sin uso
No utilización significa que la fábrica china se compromete a no utilizar su idea, concepto o producto para competir con usted. La clave es que esta obligación surge de un contrato chino, no de algún derecho de propiedad abstracto derivado de la legislación sobre propiedad intelectual. Una cláusula contractual que prohíba el uso le protegerá no porque su concepto esté clasificado como alguna forma de propiedad intelectual como marca registrada, derechos de autor, patente o secreto comercial. Más bien le protegerá porque la fábrica china no puede utilizar su trabajo porque si lo hace incumplirá el contrato que tiene con usted. Conseguir que una fábrica china firme un contrato con una cláusula de no utilización significa que usted no tendrá que buscar fuera de ese contrato ni los tribunales chinos podrán controlar a la fábrica china.
b. No divulgación
La siguiente "N" en un acuerdo NNN de China es la no divulgación. Las fábricas chinas suelen querer tu idea o concepto para sus propios fines, no para ayudar al público en general revelándoselo. Pero, como ya hemos dicho, esto es todo lo que puede conseguir un acuerdo de confidencialidad estándar, y ni siquiera puede conseguirlo en el contexto chino.
Si prohíbe a una fábrica china utilizar su información protegida, la entidad china inteligente no infringirá directamente la prohibición de no utilización; en su lugar, revelará el concepto a alguien de su "grupo" y luego negará haber infringido la prohibición de no utilización porque no utilizó directamente la información protegida.
Por lo tanto, es importante comprender el tipo de grupo con el que se está tratando y dejar claro por escrito que: 1) la divulgación está específicamente prohibida dentro del grupo y 2) si se produce una infracción por parte de cualquier miembro del grupo, la fábrica que realizó la divulgación será la responsable.
Suele ser necesario educar sobre esta cuestión porque las empresas chinas no suelen considerar que revelar información a un miembro de su grupo suponga infringir una prohibición de revelación. Las siguientes son algunas de las situaciones más comunes que vemos cuando tratamos con fábricas chinas:
- En China es habitual que una familia extensa posea un grupo de pequeñas y medianas empresas y que la familia considere a todas estas empresas como una misma entidad a efectos de divulgación de información.
- Las fábricas chinas suelen utilizar un equipo de subcontratistas que cambia constantemente. Algunos de estos subcontratistas forman parte del grupo familiar, otros están relacionados por copropiedad, otros se consideran relacionados debido únicamente a sus funciones o incluso a su proximidad física. Las fábricas chinas suelen afirmar que deben revelar a estos subcontratistas el coste de su producto.
- Muchas fábricas chinas forman parte de un gran y extenso "grupo de empresas" que incluye numerosas filiales propiedad de una única empresa matriz. Los miembros del grupo no consideran a los demás miembros como extraños a efectos de información.
- Las empresas estatales chinas no suelen considerar a otras empresas estatales como competidores independientes. Dado que son propiedad del Estado, la opinión es que la información que posee una empresa estatal debe poder compartirse libremente con otra. Esto es especialmente cierto en los sectores de servicio público, como la sanidad y la aeronáutica. Dado que todas las empresas públicas de estos sectores persiguen el bien público, no hay razón para que no compartan su información con las empresas públicas hermanas.
c. No elusión
La no elusión es la tercera y última "N" y su importancia varía según la situación. Su fábrica china sabe que usted le compra el producto al precio de China y luego le añade un gran margen antes de venderlo en un mercado extranjero. ¿Cómo le afectaría a usted que su fábrica china vendiera su producto a sus clientes a un 50% menos de lo que usted cobra? En sectores en los que la calidad y el servicio son fundamentales, muchos de sus clientes probablemente se quedarían con usted. Pero en otros sectores es menos probable que ocurra lo mismo. La mejor manera de evitar que su proveedor chino eluda sus obligaciones es incluir una cláusula de no elusión en su acuerdo NNN con China.
4. Utilice un acuerdo NNN que los tribunales chinos hagan cumplir
a. Redacte su NNN para China
Por lo general, el acuerdo NNN debe redactarse de forma que sea ejecutable en un tribunal chino con jurisdicción sobre la contraparte china. Esto significa que la ley aplicable debe ser la ley china, el idioma aplicable debe ser el chino y la jurisdicción exclusiva debe corresponder a un tribunal chino con jurisdicción sobre la empresa china. La razón fundamental de este enfoque centrado en China es que en los casos de infracción o elusión, debe poder actuar rápidamente contra el demandado chino. La mayoría de las veces, cualquier otro planteamiento hará que el acuerdo sea inaplicable o retrasará su aplicación tanto tiempo que lo hará inútil.
Considere las siguientes cuestiones básicas:
- La mayoría de las sentencias extranjeras no son ejecutables en China. Esto significa que una disposición que establezca la jurisdicción del país local normalmente hará que el acuerdo no sea ejecutable en China y, por tanto, relativamente inútil.
- Los laudos arbitrales extranjeros son técnicamente ejecutables en China, pero los tribunales chinos tienen un pobre historial de ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Los tribunales chinos suelen opinar que los litigios con empresas chinas deben resolverse en China.
- El arbitraje en China está sujeto a retrasos y a una ejecución incierta. Los paneles de arbitraje también suelen carecer de autoridad para embargar activos o tomar otras medidas para obligar a un infractor a cesar su conducta infractora.
- Aunque la legislación china permite que una ley extranjera rija un contrato, los tribunales chinos exigirán a las partes que prueben cada elemento de la ley extranjera. Dado que la interpretación de la ley extranjera está prácticamente siempre sujeta a controversia, esto da lugar a largas demoras.
- Aunque la legislación china permite técnicamente que el inglés sea la lengua que rija un contrato, la mayoría de los tribunales chinos no aceptan documentos en lenguas extranjeras y, cuando lo hacen, recurren a una traducción realizada por un traductor designado por el tribunal. Esto significa también que no sabrá exactamente lo que dice su contrato hasta que lo traduzca el tribunal.
- Los tribunales chinos no permiten la búsqueda del foro más favorable. Los litigios deben tener lugar en el tribunal competente sobre el demandado, normalmente la ciudad donde el demandado está registrado o donde desarrolla normalmente su actividad. Cualquier disposición que establezca la jurisdicción de otro tribunal será ignorada. Esta es una de las muchas razones por las que los modelos de acuerdos NNN casi nunca funcionan en China.
Para saber más sobre lo que se necesita para redactar un contrato que funcione en China, consulte Contratación en China: Un contrato que vale más que el papel en el que está escrito.
b. Redacte su Acuerdo NNN con China para convencer a su contraparte china de que no lo incumpla.
En segundo lugar, el acuerdo NNN debe redactarse de modo que la empresa china tema de verdad que si incumple el acuerdo incurrirá en un impacto inmediato y negativo. El primer paso para cultivar este temor es hacer que su acuerdo NNN sea ejecutable, como se ha descrito anteriormente. El segundo paso es asegurarse de que el acuerdo NNN prevé una indemnización por daños y perjuicios por un importe monetario específico por cada acto de incumplimiento.
c. Redacte su Contrato NNN en China con una cláusula adecuada sobre daños y perjuicios
Una cláusula de indemnización por daños y perjuicios en su acuerdo NNN con China le proporcionará dos importantes beneficios. En primer lugar, obliga a la parte china a darse cuenta de que se enfrentará a consecuencias reales y cuantificables si lo incumple. En segundo lugar, una cantidad monetaria específica proporciona un nivel mínimo específico de daños y perjuicios. Esta cantidad determinada proporciona a un tribunal chino la base para un embargo de activos previo a la sentencia.
Una amenaza creíble de que usted embargará los activos de su contraparte china aumenta en gran medida la probabilidad de que ésta cumpla su Acuerdo NNN y de que usted pueda ponerla rápidamente en vereda si no lo hace. Su acuerdo NNN en China debe incluir una cláusula de daños y perjuicios contractuales que un tribunal chino pueda hacer cumplir ordenando el embargo de los activos del demandado.
Sin embargo, hay que tener cuidado, porque el sistema legal chino no permite daños punitivos, y tampoco permite grandes daños consecuenciales. Por lo tanto, es importante que su Acuerdo NNN de China fije los daños del contrato en una cantidad que sustituya razonablemente los daños que resulten del incumplimiento del acuerdo.
Dado que las empresas chinas saben que incumplir un acuerdo NNN bien redactado y centrado en China probablemente lleve a un tribunal chino a congelar sus activos, nos encontramos con las siguientes tres respuestas de las fábricas chinas a nuestros acuerdos NNN:
1. Algunas empresas chinas se niegan a firmar. Estas son las empresas que planeaban robar la tecnología extranjera desde el principio. Este tipo de situación es increíblemente rara.
2. Algunas empresas chinas entablarán un debate serio sobre lo que creen que debería excluirse del Acuerdo NNN. Este suele ser un resultado positivo porque a menudo genera debates productivos sobre cuestiones técnicas. También es un buen indicador de que la empresa china se toma en serio el acuerdo, y esas empresas suelen ser menos propensas a incumplirlo.
3. La mayoría de las empresas chinas ejecutan el acuerdo NNN y luego tratan sus obligaciones NNN con seriedad. Esto no significa que todas las empresas chinas abandonen años de malas prácticas y empiecen a comportarse bien. Pero suele significar que cuando una empresa china incumple el acuerdo NNN, no es necesario litigar. En la mayoría de los casos, una referencia al acuerdo NNN y la amenaza creíble de un litigio o de la confiscación de los activos es suficiente para inducir a la empresa china a volver a la línea.
d. Redacte su acuerdo NNN en China para evitar litigios
Lo anterior ilustra el enfoque general que adoptan nuestros abogados especializados en China a la hora de redactar cualquier acuerdo que implique a este país. No queremos que nuestros clientes tengan que litigar, por lo que intentamos reducir la probabilidad de que esto ocurra mediante la elaboración de acuerdos NNN que convenzan a la parte china de que será mejor respetar el contrato que incumplirlo. Nuestros acuerdos NNN apropiados para China hacen exactamente eso.
5. Utilice el abogado adecuado para su acuerdo NNN en China: Hay muchos estafadores por ahí
En Estafas en la redacción de contratos en China: De malo a mucho peor, escribimos cómo los abogados de nuestro bufete en China han visto desde COVID un aumento masivo de personas redactando Acuerdos NNN para empresas extranjeras que facilitan a las empresas chinas el robo de PI de empresas extranjeras. Así es, hemos visto un montón de acuerdos NNN que facilitan el robo de PI, no lo dificultan.
Voy a tomar prestado libremente de ese post porque estamos viendo más que nunca este tipo de contratos de "robo de PI" y los Acuerdos NNN son, con mucho, el lugar más común donde los vemos.
Desde el inicio de COVID, nuestros abogados de China han visto un aumento masivo de sitios web y contratistas independientes en sitios como fiverr que pretenden proporcionar los siguientes servicios legales de China a precios escandalosamente bajos:
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- Marcas de China
- Patentes en China
- Derechos de autor en China
- Acuerdos NNN en China
- Acuerdos de fabricación en China
- Acuerdos de distribución en China
- Acuerdos de desarrollo de productos en China
Estos "proveedores de servicios" (tenga en cuenta que no los llamo abogados, aunque muchos pretenden serlo) (por entre 10 y 250 dólares) revisarán o redactarán sus contratos o le proporcionarán un modelo de acuerdo para China. Pero muchos de ellos (¿la mayoría?) parecen no tener literalmente ninguna capacidad para hacer estas cosas y sus resultados lo confirman. Desde el comienzo de la pandemia, nuestros abogados especializados en China han tenido que decir a varias empresas extranjeras que acudieron a nosotros tras meterse en serios problemas que sus contratos eran completamente inútiles o peor que no tener contrato alguno. Cuando les explicamos por qué sus contratos son tan perjudiciales, su respuesta suele ser que no podían permitirse recurrir a "un bufete de abogados de verdad" y que "simplemente pensaron que estos serían mejores que nada". El problema es que en la mayoría de los casos son peores que nada.
Hace unas semanas, recibí un correo electrónico de una persona que se había puesto en contacto conmigo hacía muchos meses en relación con un posible litigio contra una empresa china. El caso no era muy complicado y le recomendé que buscara un abogado chino, sobre todo porque hablaba mandarín. El nuevo correo electrónico era una actualización, y las noticias no eran buenas.
Parece que esta persona está convencida de que su abogado chino local pasó secretos a la empresa china a la que pretendía demandar. No puedo decir si esto es cierto o no, pero puedo decir que esta es al menos la tercera vez en aproximadamente un año que he tenido conocimiento de algo similar y nunca he oído una historia como esta que involucre a un abogado estadounidense o británico. Francamente, tampoco he oído nunca una historia como esta en la que esté implicado un bufete de abogados chino de renombre. Los otros dos casos se referían a empresas estadounidenses que habían contratado a (dos) proveedores de servicios chinos diferentes para sus solicitudes de marcas, sólo para que esos bufetes de abogados tardaran una eternidad en presentar sus solicitudes de marcas y luego informaran de que una empresa china competidora se había adelantado a las empresas estadounidenses en la obtención de las marcas. Ambas empresas estaban convencidas (al igual que yo) de que su "abogado" (que probablemente ni siquiera era un abogado de verdad) había dado un chivatazo anticipado a sus competidores chinos y, sin duda, había recibido un buen pago por haberlo hecho.
Para decirlo sin rodeos, los abogados chinos NO están obligados a mantener sus confidencias. Escribimos sobre esto en El secreto profesional del abogado es realmente importante cuando se hacen negocios internacionales, especialmente en China, en una sección titulada "Desconfíe de contratar abogados chinos y aún más desconfíe de revelarles confidencias":
Brad [Luo] concluye este post diciendo "si yo fuera un cliente, dudaría en hablar de ciertas cosas con mi abogado chino". Brad da en el clavo con este consejo y las empresas extranjeras que recurren a abogados chinos deben ser conscientes de ello, y esto es algo que nuestros abogados especializados en China tienen que explicar constantemente a nuestros clientes estadounidenses, un tanto incrédulos.
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En China, por ejemplo, los abogados tienen un deber general de confidencialidad (art. 83, Ley de la Abogacía), pero nada les impide testificar contra sus clientes en casos civiles. Y aunque los abogados defensores penales chinos pueden optar por mantener la confidencialidad (Art. 46, Ley Crim. P.) en relación con sus casos, la misma discreción no se extiende legalmente a otros abogados. En este marco legal, un abogado que defienda a alguien acusado de evasión fiscal podría optar por no testificar contra su cliente, pero los abogados fiscales del acusado no gozarían de la misma protección.
Además de estas consideraciones jurídicas, también existen consideraciones prácticas. Los abogados estadounidenses temen, con razón, las medidas disciplinarias. Los colegios de abogados se toman muy en serio las quejas y, para la mayoría de ellos, la inhabilitación supondría un duro golpe, tanto económico como para su reputación. Esto no quiere decir que los abogados en China no estén sujetos a la supervisión disciplinaria del gobierno y de las autoridades del colegio: lo están. Sin embargo, un estudio de casos disciplinarios en Zhejiang descubrió que sólo 11 de los 122 casos examinados implicaban "algún aspecto de la protección del cliente". Las preocupaciones políticas y la protección de los intereses de los bufetes solían ser la fuerza motriz.
Es difícil que el abogado chino medio tema las consecuencias de revelar información confidencial, sobre todo si el cliente afectado es extranjero, más aún hoy en día si se trata de una empresa estadounidense. Esto significa que usted se encuentra en una situación vulnerable si su abogado chino puede beneficiarse revelando la información que usted le proporciona. Tal vez su abogado chino tenga otro cliente al que le encantaría echar un vistazo a esa nueva solicitud de patente suya. Puede que su bufete de abogados chino se beneficie avisando a su competidor antes de que presente su solicitud de marca. O tal vez sea tan sencillo como revelar que usted les dijo que habría pagado 10 dólares por widget, y no sólo los 8 dólares escritos en su contrato. Peor aún, ¿y si su abogado chino tiene problemas con las autoridades gubernamentales chinas y denunciar los errores de una empresa extranjera les ayuda a ganarse su favor? Todos estos escenarios de pesadilla son posibilidades reales.
Conscientes de todo ello, los clientes más avispados suelen encargar su trabajo en China a abogados sujetos a las estrictas normas de confidencialidad de los países extranjeros. Por supuesto, en ocasiones puede ser necesario revelar alguna información a los co-abogados chinos, pero siempre debe hacerse de forma cuidadosa, mesurada y en función de la necesidad de conocimiento.
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Huelga decir que no querrá descubrir que su comunicación no es privilegiada después de haber revelado información confidencial. Lo mejor será hablar con sus abogados internacionales en Estados Unidos y diseñar estrategias adecuadas antes de contactar con abogados en el extranjero. Estos problemas de confianza entre abogados existen desde hace mucho tiempo, pero con el aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos, siguen y seguirán saliendo a la palestra, lo que nos ha impulsado a escribir de nuevo sobre este tema.
El riesgo de que tu abogado chino utilice tu información en beneficio propio siempre ha existido, pero era raro que este riesgo llegara a materializarse hasta COVID. Ahora vemos que esto ocurre continuamente y creemos que la mayor parte procede de no abogados que se hacen pasar por abogados y de proveedores de servicios en línea que venden plantillas.
En dicho post se ofrecían las siguientes estadísticas relativas a estos contratos de bajo precio:
Aproximadamente el 40% de los contratos con China que hemos visto a precios escandalosamente bajos estaban tan mal redactados que eran peores que no tener contrato alguno. Alrededor del 25% de estos contratos parecían implicar a un abogado/falso abogado pagado por la parte china para "lanzar " el contrato a la parte china. El 25% restante de estos contratos se divide aproximadamente entre los que son ligeramente mejores que nada y los que son más o menos equivalentes a nada. En otras palabras, pagar una comisión muy baja por un contrato chino te da un 10-15% de probabilidades de que te vaya mejor que no hacer nada y un 75% de probabilidades de que te vaya peor. ¿Qué le parecen estas probabilidades?
Además de contratos escritos que simplemente no funcionan, también vemos a menudo problemas con el tipo de contrato elegido. Vemos a alguien que pagó por un mal contrato NNN cuando ni siquiera necesitaba un contrato NNN en absoluto - lo que realmente necesitaba era un Contrato de Desarrollo de Producto. También hemos visto lo contrario. Hemos visto acuerdos de licencia cuando lo que realmente necesitaban era un acuerdo de distribución y hemos visto lo contrario. Hemos visto acuerdos de distribución cuando lo que se necesitaba era un acuerdo de fabricación. En otras palabras, la gente no sólo está pagando por contratos tan mal redactados que son peores que no tener contrato alguno, ¡sino que a menudo también están pagando por el contrato equivocado para su situación específica! Ver Plantillas de Contratos en China por $99 cada una.
Le insto a que lea el post completo porque es de especial relevancia para los Acuerdos NNN en China, ya que las estadísticas de los Acuerdos NNN son mucho peores que las expuestas anteriormente y los resultados de un mal Acuerdo NNN son a menudo devastadores. Como uno de nuestros más experimentados abogados de fabricación internacional siempre dice: Más que ninguna otra cosa, lo que destruye a las empresas es la propiedad intelectual robada. ¿Cómo puede competir contra una empresa que vende su producto y por menos de lo que le cuesta fabricarlo?
