China quiere tecnología extranjera y entiende que debe pagar por ella. Esto no quiere decir que los acuerdos de concesión de licencias de PI en China no estén exentos de escollos mayores y menores.
Propuestas de acuerdos de licencia en China en los que participe la empresa extranjera
Uno de los riesgos que nuestros abogados especializados en licencias para China ven constantemente son las propuestas de acuerdos de licencia para China (normalmente reflejadas en un memorando de entendimiento o una carta de intenciones) que implican que la empresa extranjera (normalmente estadounidense o europea) supuestamente adquiere una participación en la propiedad de su contraparte china. Esto es arriesgado por la sencilla razón de que no puede hacerse con empresas privadas chinas. Véase Las estafas más comunes en China. Esto significa que cualquier propuesta de acuerdo que exija que la empresa extranjera se haga con la propiedad de la parte china debe rehacerse para que realmente funcione. Este es el tipo de correos electrónicos que envían nuestros abogados especializados en licencias tecnológicas en China cuando se enfrentan a un acuerdo de este tipo:
Hemos revisado su Hoja de Términos del Acuerdo de Licencia de PI en China, y nuestra reacción inicial es que es aceptable para un acuerdo entre dos entidades americanas, pero no tan bueno para un acuerdo entre una entidad americana y una china.
Para empezar, aunque la hoja de términos dice que no es vinculante, el hecho de que ambas partes la hayan firmado puede hacerla vinculante según la legislación china. Para más detalles, consulta este artículo que escribimos aquí. Puesto que no hay forma de deshacer la firma del documento, sólo tienes que tener cuidado al explicar tu posición negociadora y asegurarte de no firmar nada más sin que antes lo revise uno de tus abogados.
Otro problema que vemos de entrada es que no será posible que cada parte adquiera una participación minoritaria en la otra, como se establece en su hoja de términos. Aunque en general es legal que las entidades chinas posean parte de una entidad estadounidense, lo contrario no es cierto a menos que la entidad china esté expresamente establecida para la propiedad extranjera. Supongo que no quiere dar a la empresa china XYZ una participación minoritaria en su empresa sin reciprocidad. Si realmente quiere "invertir" en el negocio de XYZ Chinese Company y que XYZ Chinese Company invierta en su negocio, puede hacerlo mediante un acuerdo contractual.
Tengo otros comentarios sobre las condiciones específicas del acuerdo, pero antes de llegar a ellos sería útil que nos proporcionara algunos antecedentes sobre esta propuesta de acuerdo de licencia tecnológica. Un párrafo o dos estarían bien, con especial atención a lo siguiente:
Por favor, explique un poco más sobre el producto ________. He revisado su página web y entiendo que es un _______ pero hasta ahí llegan mis conocimientos. ¿Es un ___________? ¿Puede hacer _____________? ¿Es el tipo de _______ que __________? ¿Cuánto tiempo dura ________?
¿Cómo se inició este acuerdo? ¿La empresa china XYZ te encontró a ti o viceversa?
Veo que la empresa china XYZ ya tiene un producto similar. ¿Compite ese producto con el suyo? En caso afirmativo, ¿dónde y en qué medida?
¿Ha hecho negocios anteriormente con la empresa china XYZ? En caso afirmativo, ¿en qué contexto y qué ha tenido de bueno y de malo?
¿Ha vendido alguno de sus productos o servicios en China? En caso afirmativo, ¿qué, a quién y cómo?
¿Ha empezado ya a vender este producto en Estados Unidos? En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo y con qué tipo de ingresos?
¿Qué tipo de previsiones de ingresos han hecho usted o la empresa china XYZ para el mercado chino?
¿Quién redactó esta hoja de términos?
Quedemos para hablar después de que nos responda a las preguntas anteriores.
Para ver algunos ejemplos de lo que puede salir mal (y sale mal) en los acuerdos de licencia de PI en China, consulte Cómo regalar su PI en China sin darse cuenta y Acuerdos de licencia de tecnología y marcas en China.
