En los últimos meses, nuestros abogados especializados en China han observado algo nuevo y preocupante en los acuerdos de licencia de este país. Antes de explicarlo, permítanme dar un paso atrás y hacer un poco de historia. Este post es importante, así que les ruego que me sigan.
En un típico acuerdo de licencia en China, el licenciante extranjero concede al licenciatario chino el derecho a producir y vender bienes, utilizar la marca o el nombre comercial del licenciante, o utilizar la tecnología del licenciante (patentada o no). Durante años, las empresas chinas han intentado cada vez más obtener licencias de tecnología de empresas extranjeras y los derechos para vender productos y servicios extranjeros en China. A menudo promovemos los acuerdos de licencia como una forma de que las empresas se beneficien de China sin tener que "entrar" en China o gastar mucho dinero. Véase Dificultades en China, Netflix y Por qué nos encantan las licencias. Todo esto sigue siendo cierto.
Pero....
Acuerdos de licencia en los últimos cinco años
Nuestros abogados especializados en licencias chinas han redactado un montón de acuerdos de licencia en los últimos cinco años aproximadamente (antes eran bastante infrecuentes), y en casi todos los casos esos acuerdos de licencia se han desarrollado de la siguiente manera:
1. 1. Una empresa china se pone en contacto con una empresa extranjera para que ésta le conceda una licencia sobre XYZ. La empresa extranjera acude a uno de los abogados especializados en China de mi bufete en busca de asistencia jurídica y le explicamos algunas de las condiciones básicas que deben acordar el licenciante y el licenciatario antes de que nadie se moleste en dedicar tiempo y dinero a redactar un contrato de licencia.
2. Puede que un tercio de las veces las partes no lleguen a un acuerdo sobre los términos básicos y no sea necesario ni redactar ningún acuerdo. Los otros dos tercios de las veces, hay suficiente acuerdo sobre los términos clave entre la empresa extranjera y la empresa china y se encarga a la empresa extranjera que redacte el acuerdo de licencia. Por lo general, tiene sentido que el licenciante redacte un acuerdo de licencia porque normalmente necesita más protección que el licenciatario. Entre otras cosas, el licenciante necesita asegurarse de que se le paga y de que su propiedad intelectual y su reputación están protegidas. Para más información sobre los acuerdos de licencia en China y lo que suele ser importante para las empresas extranjeras que conceden licencias en China, véanse las Hojas de condiciones para licencias en China y los Acuerdos de licencia de tecnología y marcas en China.
3. A continuación, uno de nuestros abogados en China redacta el acuerdo de licencia y, tras algunas negociaciones, se firma.
Absurdas ofertas de licencias de sofisticadas empresas chinas
Pero, como he dicho, nuestros abogados especializados en China están empezando a ver algo nuevo y preocupante. Estamos viendo cómo lo que parecen ser sofisticadas empresas chinas (al menos en lo que se refiere a acuerdos de licencia) se ponen en contacto con empresas extranjeras relativamente pequeñas y poco sofisticadas con lo que sólo puede describirse como absurdas ofertas de licencia. Así es como van a desarrollarse estos "nuevos" acuerdos:
1. 1. Una empresa china expresa su interés en conceder una licencia sobre la propiedad intelectual y el producto de una empresa extranjera para venderlos en China. La propuesta es básicamente la siguiente: nosotros, una empresa china relativamente grande, fabricaremos y venderemos su producto de consumo en China sin ningún coste ni riesgo para usted. Le pagaremos con nuestras ventas. Usted debería concedernos una licencia para hacer todo esto y así poder vender sus productos en China sin ningún coste ni riesgo para usted.
2. Este tipo de oferta es tentadora para la empresa extranjera porque ve en ella una forma sin costes ni riesgos de introducir su producto en China y obtener beneficios con ello.
3. La empresa china envía un acuerdo de licencia largo y bastante bien redactado en inglés a la empresa extranjera. Obsérvese lo diferente que es esto del antiguo escenario en el que la empresa extranjera (el licenciante) era la que redactaba el acuerdo de licencia.
4. Este acuerdo de licencia favorece ridículamente a la empresa china. Uno de estos acuerdos habría otorgado a la empresa china derechos mundiales exclusivos y perpetuos sobre la PI y el producto del licenciante por sólo el 10% de los ingresos por ventas, independientemente de cómo le fuera a la empresa china licenciataria con las ventas. En otras palabras, una vez firmado el acuerdo, al licenciante extranjero ya no le queda ningún derecho real sobre su PI o su producto e incluso si la empresa china no realiza ni una sola venta (o ni siquiera intenta realizar una sola venta), la empresa extranjera no puede rescindir el contrato. Este acuerdo sí permitía la rescisión si la empresa china entraba en quiebra o dejaba de salir, pero incluso esto no se aplicaba realmente porque la empresa china habría sido 100% libre de ceder sus derechos de licencia a cualquier otra persona. Esto significa, por ejemplo, que usted puede pensar que está concediendo la licencia de sus diseños de ropa a una empresa de ropa como su licenciatario chino, pero la empresa de ropa china que firmó su acuerdo de licencia puede ceder esa licencia a un traficante de armas o a un pornógrafo, ninguna de las cuales sería precisamente buena para la reputación a largo plazo de su empresa de ropa.
5. Otros acuerdos de licencia concedían la exclusividad "simplemente" para toda China (definida de forma muy amplia), pero esos acuerdos de licencia propuestos para China contenían gran parte del mismo lenguaje exagerado que el descrito anteriormente.
En dos casos, las empresas acudieron a los abogados especializados en propiedad intelectual internacional de mi bufete por recomendación de sus abogados habituales, que habían dejado claro que no debían firmar esos acuerdos. Algunas de las empresas extranjeras sabían que el acuerdo era terrible, pero otras no lo supieron hasta que se lo señalamos. En todos los casos, la empresa extranjera quería llegar a un acuerdo con el posible licenciatario chino y encargó a nuestros abogados que buscaran la forma de conseguirlo. Todos hablaban de que querían que redactáramos un "acuerdo mejor", como si eso fuera lo único que les separaba de un acuerdo de licencia viable.
Nuestros abogados insistieron en su escepticismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo real y dijeron a los clientes que ni siquiera tendría sentido intentar redactar un nuevo acuerdo de licencia sin antes obtener alguna indicación clara de que las empresas chinas firmarían dicho acuerdo. Recomendamos a las empresas extranjeras que volvieran a las empresas chinas y las pusieran a prueba con una petición razonable. Sugerimos que pidieran a las empresas chinas que aceptaran alcanzar una cantidad mínima de ventas en el segundo o tercer año del acuerdo de licencia. Como era de esperar, la propuesta fue rechazada en todos los casos. Las empresas chinas dijeron que esto no podía funcionar porque no tenían ni idea de cuáles iban a ser sus ventas. Todas las empresas extranjeras tuvieron la sensatez de retirarse y, presumiblemente, las empresas chinas se dedicaron a buscar otro cliente potencial.
Puede estar bien vender a alguien una licencia exclusiva de por vida a cambio de dinero real por adelantado, pero a menos que su producto o tecnología sea y vaya a ser siempre un fracaso comercial, casi nunca debería tener sentido vender una licencia exclusiva y permanente sin garantía de obtener nunca nada a cambio.
Un par de estas empresas extranjeras mencionaron que las empresas chinas "al menos intentan" vender sus productos en China porque, si no, ¿por qué se habrían molestado en firmar los contratos? Incluso esta afirmación de "al menos intentarlo" no es necesariamente cierta, porque el objetivo de la empresa china puede ser eliminar para siempre a los competidores potenciales de China. Este tipo de cosas ocurren TODO el tiempo y, a menos que se lleve a cabo la diligencia debida sobre la empresa china, ni siquiera se sabe si está legalmente autorizada a vender los productos bajo licencia.
Si le presentan un acuerdo de licencia muy desfavorable, tiene básicamente dos opciones. Una, marcharse sin más. O dos, volver a la empresa china y preguntarle si está dispuesta a introducir cambios razonables en el acuerdo propuesto y, si no lo hace, marcharse. Siempre existe la posibilidad de que la empresa china acepte los cambios razonables que usted le proponga, en cuyo caso probablemente debería seguir adelante en lugar de intentar hacer negocios con alguien que básicamente acaba de intentar estafarle.
Pero, ¿se trata realmente de una estafa? Una estafa suele definirse como un plan deshonesto o un fraude y, técnicamente, aquí no hay ningún fraude en juego. Las operaciones parecen legales y legítimas, y es muy posible que lo sean. Sin embargo, son increíblemente terribles para la parte extranjera. Estafa o no, estos acuerdos de licencia de China terriblemente desequilibrados ponen de relieve la complejidad de las licencias transfronterizas y la necesidad de ayuda profesional antes de firmar cualquier contrato de licencia internacional.
Estás avisado.
6 de abril de 2023 ACTUALIZACIÓN: Estamos viendo incluso más de estos acuerdos de licencia ridículamente malos ahora que cuando escribimos por primera vez sobre ellos en 2018. Hay un montón de empresas chinas que buscan aprovecharse del creciente número de empresas que no quieren correr el riesgo de entrar en China, pero que desean beneficiarse de la venta/distribución de sus productos en China.
