Cuando uno de nuestros abogados internacionales se pone en contacto con nosotros para "redactar un contrato", normalmente debemos determinar primero si ha llegado el momento de redactar el contrato o no. Por ejemplo, si un cliente quiere que redactemos un Acuerdo OEM para que la Empresa A fabrique sus widgets, no tiene sentido que empecemos a redactar dicho acuerdo si las partes no están cerca de ponerse de acuerdo sobre el precio de dichos widgets.
Lista de elementos que deben llegar a un acuerdo antes de redactar un acuerdo
A menudo nos encontramos dando a los clientes, e incluso a los clientes potenciales, una lista de los puntos sobre los que deben llegar a un acuerdo antes de que nos paguen para redactar su acuerdo. Ha habido muchas ocasiones en las que, como abogados, hemos sido capaces de tender puentes entre nuestro cliente y su contraparte extranjera para llegar a un acuerdo, pero hay algunas diferencias que simplemente no podemos salvar. Si un fabricante insiste en cobrar 5 dólares por widget y nuestro cliente no pagará más de 3 dólares por widget, no habrá trato y no tiene sentido que redactemos un acuerdo como si lo hubiera.
Pero en algo más complicado como un acuerdo de Joint Venture, donde ninguna de las partes suele estar familiarizada con los términos comunes, a menudo empezamos a redactar el acuerdo de Joint Venture antes de que las partes hayan llegado a un acuerdo claro, en parte para ayudar a las partes a determinar lo que les queda por acordar para que se firme un acuerdo.
Los acuerdos de licencia suelen ser más complicados que los de fabricación, pero menos que los de empresa conjunta. Hace poco, uno de nuestros abogados de propiedad intelectual me envió un correo electrónico a un posible cliente que estaba pensando en conceder una licencia de su tecnología y su marca a una empresa china. Este correo electrónico era en respuesta a que el cliente potencial nos había pedido que le ayudáramos con las "cosas que deberíamos hacer para preparar nuestra próxima reunión con nuestro potencial licenciatario."
Cosas que hay que preparar para una reunión con un posible licenciatario
La lista de correo electrónico era la siguiente
1. Asegúrese de que toda la propiedad intelectual (marcas, patentes, derechos de autor) que pueda utilizar su licenciatario esté registrada en China. No querrá encontrarse en una situación en la que su potencial licenciatario chino solicite "sus" marcas registradas para ganar ventaja en la negociación contra usted. Si dicha propiedad intelectual no está ya registrada, regístrela. Nuestros abogados especializados en PI en China pueden ayudarle.
2. Asegúrese de que su potencial licenciatario es legítimo. ¿Tiene capacidad financiera para pagar los derechos de licencia? ¿Tiene experiencia con su tipo de producto? ¿Es el tipo de empresa que preservará, mejorará o destruirá su reputación? Podemos ayudarle a realizar esta diligencia debida.
3. ¿Va a permitir que este licenciatario potencial conceda sublicencias y, en caso afirmativo, a quién?
4. ¿Qué tipo de controles va a querer sobre el uso que este licenciatario haga de su tecnología y su nombre?
5. ¿Quién va a pagar qué en términos de comercialización de su tecnología y su nombre en China? Supongo que será la empresa china, pero deberías aclararlo.
6. ¿Quién va a ser el responsable de pagar los impuestos chinos sobre los cánones? Por muchas razones, querrá que esta carga recaiga en su licenciatario chino.
7. ¿Cuál será la duración de su acuerdo de licencia y por qué motivos puede rescindirlo unilateralmente antes de tiempo? Asegúrese de incluir motivos que impliquen la necesidad de proteger su marca y su reputación.
8. Asegúrese de que su potencial licenciatario se compromete a cumplir todas las leyes chinas relativas a la necesidad de registrar su acuerdo de licencia. Esto no debería ser un problema, pero a veces lo es.
9. No firme un Memorando de Entendimiento o una Carta de Intenciones sin consultarnos antes. Te recomiendo que leas este post sobre los MOU y LOI en China .
Una vez que lleguen a un acuerdo verbal provisional sobre lo anterior, podemos empezar a redactar el contrato de licencia.
