Cartas de cese y desistimiento para proteger su PI: los hechos y la ley

Mi bufete de abogados recibe a menudo llamadas de empresas que alegan que "una empresa está vendiendo su producto bajo su nombre comercial en Amazon" y nos piden que enviemos una carta de cese y desistimiento "de inmediato" para que esa empresa deje de violar su propiedad intelectual. Nuestra respuesta típica es decir que rara vez es una buena idea enviar una carta de cese y desistimiento sin más. Primero necesitamos conocer mejor los hechos y después planificar una estrategia. Los hechos influyen en si una carta de cese y desistimiento tiene sentido (normalmente lo tiene), y en lo que diremos en esa carta.

El objetivo es conseguir que la empresa infractora deje de enviar el producto infractor fuera de China (o Vietnam o Malasia o Tailandia o México o Indonesia o India, o dondequiera que esté fabricando el producto) sin que nuestro cliente tenga que incurrir en los costes, molestias y retrasos de interponer una demanda.

Me acordé de esto el otro día después de recibir una copia de los correos electrónicos entre un par de abogados internacionales de PI de mi bufete. En uno de los correos se señalaba que primero debemos reunir los datos pertinentes antes de enviar una carta de cese y desistimiento, ya que el envío de una carta de este tipo podría dar lugar a que el destinatario presentara una demanda contra nuestro cliente, solicitando una orden judicial en la que se declarara que nuestro cliente no tiene ningún fundamento para impugnar el uso de la propiedad intelectual por parte del destinatario.

Me recordó a una empresa que pagó 250 dólares a un abogado por enviar una carta de cese y desistimiento y luego fue demandada por millones por la gran empresa destinataria de esa carta. Esta empresa quería saber si podíamos defenderla en este complicado litigio internacional por una tarifa plana de 25.000 dólares, porque era todo lo que podía pagar. Les dije que eso no sería posible y que tal vez deberían ver si el abogado que envió la carta de cese y desistimiento podría al menos compartir los costes del litigio. Nunca volví a tener noticias de esta empresa y, como era de esperar, parece que ya no existe.

Pero estoy divagando.

El correo electrónico enumera las siguientes preguntas a las que necesitamos respuestas de nuestro cliente para poder determinar una estrategia óptima de cese y desistimiento:

  • ¿Cuándo se fundaron y cuándo empezaron a operar comercialmente?
  • ¿Cuándo empezó a vender productos ______?
  • ¿Cuándo empezó a funcionar su sitio web?
  • ¿Cuándo empezó a vender productos _____ en su sitio web?
  • ¿Venden y/o envían productos ______ en todos los estados?
  • ¿Qué actividades de marketing han emprendido en los distintos estados?
  • ¿Cuándo tuvo conocimiento de que los productos de la empresa ______ se vendían en Estados Unidos?
  • ¿Los productos de la empresa ________ sólo se venden a través de Amazon?
  • ¿Cuándo presentó sus registros de marca en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. ("USPTO")?
  • ¿Qué búsquedas de marcas previas a la solicitud realizó usted u otra persona en los Estados Unidos en relación con las marcas _______ y _______? Si dispone de resultados o material de búsqueda previos a la solicitud, envíenoslos por correo electrónico.
  • ¿Ha registrado los derechos de autor de sus imágenes? En caso afirmativo, ¿cuándo?
  • ¿Las imágenes fueron creadas por usted o por una agencia? En caso afirmativo, ¿firmó un acuerdo con la agencia en virtud del cual usted es el propietario de las imágenes? En caso afirmativo, envíenos por correo electrónico una copia del acuerdo.
  • Si es posible, envíe por correo electrónico copias de las imágenes que la empresa _____ está infringiendo.

Vale la pena conocer los hechos antes de actuar.