Ayer asistí a un seminario web de la USPTO, Cómo el gobierno de EE.UU. puede ayudar a las empresas a proteger y hacer valer su PI en China. Fue informativo y animo encarecidamente a cualquier persona interesada en la protección de la PI en China a asistir a futuros seminarios web. Además, me trajo recuerdos de mi propia etapa en el gobierno ayudando a las empresas estadounidenses a proteger su PI en el sur de China, en la época anterior a los tribunales especializados en PI y cuando las redadas contra los falsificadores por parte de las fuerzas del orden chinas eran poco frecuentes.
No estoy de acuerdo con uno de los consejos que se dieron durante el seminario web, a saber, confiar en los abogados locales de China para las necesidades jurídicas relacionadas con la propiedad intelectual. Aunque en la mayoría de los casos hay que recurrir a proveedores de servicios chinos en algún momento, las empresas inteligentes lo harán en coordinación con abogados estadounidenses con experiencia en China (para simplificar, me estoy centrando en las empresas estadounidenses; en lugares como el Reino Unido, las empresas podrían encontrar un abogado adecuado dentro de su propia jurisdicción).
¿Por qué? Por varias razones cruciales.
En primer lugar, aunque es cierto que algunos bufetes chinos ahora "hablan inglés", eso es insuficiente para representar adecuadamente a una empresa extranjera. Usted quiere garantizar una comunicación clara entre usted como cliente y sus abogados, y eso va mucho más allá del idioma. Usted quiere un abogado que entienda el contexto general en el que está operando, y eso requiere una comprensión jurídica y práctica de su base de operaciones y de los mercados importantes. Cuando le explique cómo funcionan las cosas en China, querrá un abogado que comprenda sus conocimientos básicos. Por ejemplo, es posible que un cliente estadounidense no comprenda del todo las implicaciones del sistema "first-to-file" de China si no lo compara con el sistema "first-to-use" que existe en Estados Unidos.
Además de la cuestión de la comunicación, usted necesita un abogado que entienda que está elaborando una estrategia de protección de marca en China. estrategia de protección de marcaque puede incorporarse a una estrategia de protección estrategia de protección de marca. El registro de los derechos de propiedad intelectual es una parte esencial de una estrategia de protección de marca, pero no es todo lo que hay que hacer. Considere la cuestión de qué marcas debería registrar en China, un tema que mi colega Matthew Dresden trató recientemente en Cómo y por qué registrar marcas en China:
Debería registrar cualquier marca que identifique a su empresa, marca, producto o servicio. Si su empresa es Premier y su producto es Alpha y su logotipo es una A gigante y vende un tipo especial de diadema de tela, debería al menos plantearse registrar las siguientes marcas:
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- La palabra "Premier" en escritura romana
- La palabra "Primero" en caracteres chinos
- La palabra mandarín que suena más parecida a "Premier"
- El logotipo
Si no elige un nombre en chino y lo registra, es casi seguro que el consumidor chino elegirá un nombre chino para usted y es posible que descubra que no le gusta nada ese nombre chino o que la marca que lleva ya está registrada.
Existen tres métodos para elegir un nombre chino. Puede traducir su nombre inglés u otro nombre extranjero directamente al chino. Un ejemplo es registrar la palabra "first" en caracteres chinos. La desventaja de una traducción literal es que tendrá dos nombres distintos para el mismo producto o empresa, lo que puede crear confusión en el mercado. La segunda opción es utilizar un nombre en caracteres chinos que suene como su nombre extranjero. Si opta por una versión fonética de su nombre extranjero, debe asegurarse de saber qué significan realmente los caracteres chinos que utiliza en mandarín y cantonés. De lo contrario, podría encontrarse con un nombre chino que significa algo que realmente no quiere decir. A menudo, la mejor solución es elegir una versión fonética de su nombre que también transmita algo que usted desea transmitir. Coca Cola es el ejemplo clásico. Su nombre suena como "Ke Kou Ke Le", que significa "delicioso" y "feliz".
También tendrá que considerar en qué categoría(s) registrar las marcas que considere necesarias a partir de lo anterior. Volviendo al ejemplo de la diadema, hay al menos dos categorías que tienen sentido: accesorios para el pelo y ropa. Si registra sus marcas sólo en una de ellas, deja un enorme margen para que un competidor intervenga y registre sus mismas marcas para el mismo producto en la categoría que usted no eligió. Si eso ocurre, ambos podrán vender la diadema utilizando las mismas marcas. No elegir todas las categorías correctas para sus marcas puede ser tan malo como no registrarlas en absoluto.
Como puede ver, la estrategia de protección de una marca requiere muchas reflexiones. Hay que tener en cuenta consideraciones de marketing. Hay que tener en cuenta las lenguas chinas distintas del mandarín y los caracteres tradicionales que no se utilizan oficialmente en China. También hay que anticiparse a los movimientos de los competidores y/o falsificadores. ¿Hay abogados de PI en China que dominen el inglés y puedan aportar este tipo de pensamiento estratégico a su representación? Claro que sí, pero serán pocos y probablemente cobrarán honorarios comparables a los de los abogados estadounidenses, porque probablemente trabajen en un bufete internacional o en un bufete chino que compita en ese segmento.
Es difícil abordar esta cuestión sin entrar en generalizaciones. Sin embargo, después de más de una década de trabajar con abogados y bufetes de abogados en China, no podría decirles sin tapujos que tratar con ellos será igual que tratar con un abogado en Estados Unidos o el Reino Unido. Y no es un insulto a los abogados chinos. Se forman y aprenden a ser abogados en China, donde las expectativas sobre la profesión jurídica son diferentes.
Durante la carrera de Derecho, tuve la oportunidad de estudiar con abogados extranjeros que se licenciaban en Notre Dame. Eran abogados de primera categoría en sus países y llegaron a hacer cosas aún mejores. Pregúntales por los pormenores del Tratado Antártico o por el principio de subsidiariedad del Grundgesetzy obtendría explicaciones detalladas y coherentes. Sin embargo, a algunos de ellos les costaba incluso una simple investigación sobre cuestiones jurídicas estadounidenses, especialmente cuando se trataba de jurisprudencia. (Ni que decir tiene que me estremezco al pensar cómo sería un dictamen sobre Derecho constitucional alemán redactado por mí).
Las barreras lingüísticas y las diferencias entre cómo se practica generalmente el Derecho en cada país hacen que trabajar directamente con un abogado o un bufete de abogados en China sea una perspectiva desalentadora para las empresas estadounidenses, pero estos no son los problemas más graves. Una realidad aún más preocupante es la falta de protecciones efectivas para las comunicaciones entre abogado y cliente, lo que es particularmente problemático cuando se confía a un abogado información que es propiedad y/o de valor para los competidores. Como Dan Harris y yo comentamos en The Attorney-Client Privilege and Why It Really Really Matters When Doing Business Internationally, Especially in China These Days,
En China, por ejemplo, los abogados tienen un deber general de confidencialidad (art. 83, Ley de la Abogacía), pero nada les impide testificar contra sus clientes en casos civiles. Y aunque los abogados defensores penales chinos pueden optar por mantener la confidencialidad (Art. 46, Ley Crim. P.) en relación con sus casos, la misma discreción no se extiende legalmente a otros abogados. En este marco legal, un abogado que defienda a alguien acusado de evasión fiscal podría optar por no testificar contra su cliente, pero los abogados fiscales del acusado no gozarían de la misma protección.
Además de estas consideraciones jurídicas, también existen consideraciones prácticas. Los abogados estadounidenses temen, con razón, las medidas disciplinarias. Los colegios de abogados se toman muy en serio las quejas y, para la mayoría de ellos, la inhabilitación supondría un duro golpe, tanto económico como para su reputación. Esto no quiere decir que los abogados en China no estén sujetos a la supervisión disciplinaria del gobierno y de las autoridades del colegio: lo están. Sin embargo, un estudio de casos disciplinarios en Zhejiang descubrió que sólo 11 de los 122 casos examinados implicaban "algún aspecto de la protección del cliente". Las preocupaciones políticas y la protección de los intereses de los bufetes solían ser la fuerza motriz.
Es difícil que el abogado chino medio tema las consecuencias de revelar información confidencial, sobre todo si el cliente afectado es extranjero, más aún hoy en día si se trata de una empresa estadounidense. Esto significa que usted se encuentra en una situación vulnerable si su abogado chino puede beneficiarse revelando la información que usted le proporciona. Tal vez su abogado tenga otro cliente al que le encantaría echar un vistazo a esa nueva solicitud de patente suya. Tal vez su bufete de abogados se beneficie avisando a su competidor antes de que presente su solicitud de marca. O tal vez sea tan sencillo como revelar que usted les dijo que habría pagado 10 dólares por widget, y no sólo los 8 dólares que figuran en su contrato. Peor aún, ¿y si su abogado tiene problemas con las autoridades gubernamentales y denunciar los errores de una empresa extranjera le ayuda a ganarse su favor? Confíe en nosotros cuando le decimos que todos estos escenarios de pesadilla son posibilidades reales.
Conscientes de todo ello, los clientes avispados suelen encargar su trabajo en China a abogados sujetos a las estrictas normas de confidencialidad de los países extranjeros. Por supuesto, en ocasiones puede ser necesario revelar alguna información a los co-abogados chinos, pero se hará con cautela y en función de la necesidad de conocimiento.
Por último, tenga en cuenta que trabajar contra tu interés como cliente puede ser el deber patriótico de tu abogado en China. Según la Ley de la Abogacía, "en su práctica jurídica, el abogado debe acatar la Constitución y las leyes, y observar estrictamente la ética profesional de los abogados, así como la disciplina que rige su práctica jurídica... . En la práctica jurídica, el abogado deberá someterse a la supervisión del Estado, la sociedad y las partes interesadas".
Respetar la Constitución suena noble, pero no es algo que deba reconfortar a los clientes extranjeros. El primer artículo de la Constitución dice: "La República Popular China es un Estado socialista bajo la dictadura democrática del pueblo dirigido por la clase obrera y basado en la alianza de obreros y campesinos... . Se prohíbe la perturbación del sistema socialista por parte de cualquier organización o individuo."
En otras palabras, en China se espera que los abogados sean leales al Partido Comunista y, de hecho, a muchos se les ha exigido que presten juramento de lealtad "con el fin de 'reforzar la educación ideológica y política de los abogados'". En estas circunstancias, es poco realista esperar que se produzca una reacción significativa contra la presión del gobierno por parte de abogados que no sean los más idealistas, que es mucho más probable que representen a disidentes que que ayuden a extranjeros a registrar marcas y patentes.
Y para ser sinceros, las cuestiones de lealtad son en última instancia irrelevantes. Cuando se trata del régimen de ciberseguridad de China, "no hay lugar donde esconderse" una vez que los datos se transfieren a China. Todos los datos que envíes a China están disponibles para que el PCCh los vea de forma fácil y rutinaria, lo cual es otra razón por la que es tan importante que limites la información que compartes con los abogados en China.
Recurrir a un abogado de confianza de su jurisdicción no hará que desaparezcan todos los riesgos, pero puede contribuir en gran medida a garantizar que sus intereses en sus intereses.
