La Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) ha publicado un proyecto de revisión de la Ley de Marcas del país y ha solicitado comentarios del público. En nuestro primer post sobre las posibles implicaciones de la ley revisada para las marcas internacionales, examinamos los cambios propuestos en la definición de lo que constituye una marca y los motivos absolutos de denegación de una solicitud de marca por parte de la Oficina de Marcas de China. Hoy nos centramos en las disposiciones del proyecto de ley relativas a las solicitudes de marca de mala fe.
Las solicitudes de marca de mala fe son desde hace tiempo un grave problema para las marcas internacionales. Conozco una empresa que tuvo que pagar 250.000 dólares para proteger su propia marca de alguien que la había registrado de mala fe, y seguro que hay otras que han pagado incluso más. La CNIPA ha reconocido que la actual Ley de Marcas china ha resultado ineficaz para atajar el problema. Por tanto, no es de extrañar que una de las prioridades del proyecto de revisión sea combatir más eficazmente las solicitudes de marca de mala fe, como demuestran sus numerosas disposiciones al respecto.
El artículo 22 del proyecto de revisión identifica una serie de circunstancias en las que una solicitud sería de mala fe, dos de las cuales las marcas internacionales encuentran con bastante frecuencia. Una de ellas consiste en solicitar un gran número de registros de marca sin intención de utilizarlos. Esto se refiere esencialmente a la usurpación de marcas, en la que alguien registra marcas con el único propósito de intentar obtener un beneficio si otra persona (a menudo una marca extranjera que ha estado utilizando la marca en otro lugar) quiere asegurarse la marca.
La segunda circunstancia a la que se enfrentan regularmente las marcas internacionales es una solicitud que infringe sus derechos o intereses previos existentes, o cuando alguien pretende registrar una marca que ya ha sido utilizada por la marca internacional y que tiene cierta influencia (一定影响). Las solicitudes de este tipo están prohibidas por el artículo 23 del proyecto de revisión. A veces, estas solicitudes de marca de mala fe son presentadas por ocupantes ilegales, que no tienen intención de utilizar la marca. En otros casos, sin embargo, el solicitante de mala fe puede estar intentando utilizar la marca o impedir que el titular legítimo la utilice.
Un ejemplo de derecho existente con anterioridad (现有的在先权利) que podría ser infringido por una solicitud de marca de mala fe es un derecho de autor que la marca posea sobre su logotipo. Debido a las obligaciones de China en virtud de los tratados, una marca internacional podría disfrutar de protección de derechos de autor sobre el logotipo en China, aunque no haya registrado esos derechos de autor en China (ni en ningún otro lugar). Esto contrasta con los derechos de marca, que sólo surgen en China mediante el registro en China, salvo en circunstancias muy limitadas.
Curiosamente, el artículo 23 del proyecto de revisión añadiría el término "intereses" (权益) al universo de lo que puede ser infringido por una solicitud de marca de mala fe. Esta adición puede reflejar un movimiento para ampliar el alcance de las circunstancias en las que una parte que no tiene un registro previo de marca o propiedad intelectual en China (o al menos una marca no registrada que ha utilizado en China) puede combatir una solicitud de marca que potencialmente le perjudica. Se trata de una especulación, pero los intereses podrían incluir situaciones en las que la capacidad de una marca para interrumpir sus exportaciones fuera de China se vea amenazada por la capacidad de un solicitante de registro de marca de mala fe para registrar la marca de mala fe en las aduanas chinas.
En virtud del proyecto de revisión, las sanciones por registro de mala fe serán más severas y los recursos por registro de mala fe serán más dinámicos. En algunos casos, podrían imponerse multas de hasta 250.000 RMB (~36.855 dólares) a un solicitante de registro de marca de mala fe. El nuevo artículo 48 también aclara que quien registre una marca de mala fe será responsable de la infracción de una marca que registre de mala fe, incluso por usos de la marca que tengan lugar cuando la parte en cuestión sea técnicamente la titular de la marca. Las partes afectadas también podrán solicitar que se les transfiera una marca registrada de mala fe.
Con las solicitudes de mala fe a la cabeza de la lista de problemas a los que se enfrentan las marcas internacionales (y chinas) que buscan protección de marca en China, las propuestas del proyecto de revisión son buenas noticias para casi todo el mundo, salvo para los propios malos actores. No cabe duda de que se servirá a los intereses de la equidad alejándose de un sistema que formalmente da prioridad a las solicitudes de marcas anteriores, sin tener en cuenta las circunstancias del mundo real, como el uso real de la marca en China y la forma cada vez más transnacional en que los consumidores están expuestos a las marcas. Dicho todo esto, el proyecto de revisión es sólo eso, un proyecto. Todavía pasará algún tiempo hasta que las propuestas entren en vigor, e incluso entonces, aún está por ver cómo se aplican exactamente las nuevas disposiciones. Sigue siendo fundamental que las marcas sean extremadamente diligentes a la hora de registrar sus marcas en China.
