Al menos una vez al mes, nuestros abogados especializados en propiedad intelectual internacional reciben consultas de empresas que han descubierto que su fabricante chino ha registrado una o varias de sus marcas. La justificación del fabricante chino para registrar estas marcas va desde lo altruista (impedir que los ocupantes ilegales de marcas lo hagan primero) a lo malévolo (vender productos falsificados en China), pero normalmente se sitúa en algún punto intermedio. El fabricante chino alega casi siempre que sus intenciones eran puras, pero esta explicación es difícil de aceptar cuando (como casi siempre) el fabricante nunca dijo nada a la empresa extranjera. La verdad es casi siempre que el fabricante chino consiguió las marcas registradas para ganar ventaja en futuras negociaciones con las empresas para las que fabrica.
Los mejores fabricantes chinos operan con total transparencia. Preguntan a sus clientes de empresas extranjeras si ya han solicitado marcas en China y, si no lo han hecho, les explican la importancia de hacerlo lo antes posible. Véase 8 razones para registrar sus marcas en China. Si la empresa extranjera dice entonces que no puede o no quiere presentar solicitudes de marca en China, entonces y sólo entonces, el fabricante chino presentará solicitudes de marca para las marcas del propietario de la marca, y siempre con el claro entendimiento de que cederá la propiedad de las marcas a la empresa extranjera una vez registradas.
Volvemos al caso habitual de fabricantes que presentan solicitudes de registro de marcas sin que su cliente, una empresa extranjera, lo sepa. Una vez que el fabricante chino ha sido descubierto, muchos alegarán que están impedidos legal o logísticamente para transferir la titularidad de los registros a la empresa extranjera. Hemos oído muchas excusas, entre ellas las siguientes:
1. Sólo las entidades chinas pueden ser titulares de una marca china.
2. La única forma de transferir la titularidad de una marca china es que el fabricante abandone la marca y, a continuación, la empresa extranjera presente una nueva solicitud, pero esto es peligroso porque terceros podrían presentar una solicitud en el tiempo intermedio.
3. No es posible transferir la titularidad de una solicitud de marca bajo examen de la Oficina de Marcas de Chinse.
4. Para asignar una marca Chinse, cada parte debe presentar un Certificado de Buena Reputación o una licencia comercial expedida por el gobierno chino o autenticada por la Embajada china, y este último proceso llevará varias semanas.
Ninguna de las anteriores es correcta:
1. Las entidades extranjeras pueden poseer marcas chinas. Las empresas extranjeras poseen millones de marcas chinas.
2. La forma de transferir la titularidad de una marca china es presentando una declaración de cesión ante la Oficina de Marcas china. Es posible "transferir" la titularidad abandonando una marca y haciendo que un tercero presente una solicitud por separado, pero eso es costoso, ineficaz y arriesgado.
3. Es posible transferir la titularidad de una solicitud de marca que esté siendo examinada por la Oficina de Marcas de China.
4. Es necesario presentar pruebas de la identidad tanto del cedente como del cesionario, pero nada debe estar autenticado. Los documentos exigidos deben ser fácilmente accesibles.
Cuando descubra que su fabricante chino ha registrado sus marcas, es posible que tenga que negociar las condiciones en las que le cederá las marcas. Esto puede llevar algún tiempo y es práctica habitual reembolsar a su fabricante un par de miles de dólares por el tiempo y los costes que le ha supuesto conseguir la marca, tiempo y costes que usted habría tenido que pagar si hubiera buscado la marca china por su cuenta.
Pero el proceso real de asignación de marcas en China es fácil y relativamente barato, y no crea a nadie que le diga lo contrario.
