A nuestros abogados especializados en propiedad intelectual internacional les encantan las listas, por lo que a continuación presentamos una lista de las 12 cosas que recomendamos con más frecuencia en relación con las marcas chinas a nuestros clientes que hacen negocios en China y tienen al menos una marca que les interesa. La mayoría de estos puntos son igualmente aplicables a la mayoría de los demás países.
1. Registre las marcas que utiliza en China para los productos/servicios que utiliza.
Esto es lo más parecido a una obviedad que existe en materia de propiedad intelectual en China. Pero casi todas las semanas recibimos noticias de personas que han descubierto que otra persona ha registrado su marca en China, así que aquí va: China es una jurisdicción de primer registro para las marcas y no tiene una aplicación sólida contra los ocupantes ilegales de marcas. Un registro de marca extranjero no tiene relevancia en China, porque cada país tiene su propio sistema de marcas. Y por muy conocida que usted crea que es su marca, en China no es lo bastante conocida como para obtener protección sin registrarla. La conclusión es que si no registra su propia marca, alguien lo hará por usted, y entonces se enfrentará a la desagradable disyuntiva de pagarles o elegir un nuevo nombre de marca para China. Piénselo así: si viviera en la falla de San Andrés y el seguro contra terremotos fuera muy barato, ¿no lo contrataría?
2. Registre sus marcas en clases/subclases adicionales.
Para bien o para mal, la protección de marcas en China se limita a la(s) subclase(s) en la(s) que está registrada una marca determinada. Salvo contadas excepciones, si tiene una marca registrada para un único producto de una subclase determinada, ese registro cubrirá también TODOS los demás productos de esa subclase, pero no otros productos de ninguna otra subclase. Y como China no tiene un requisito de uso afirmativo, es posible registrar su marca para cubrir productos y servicios más allá de los que utiliza realmente en China. Podría ser para productos/servicios que espera utilizar en China algún día, o podría ser para productos/servicios que simplemente no quiere que nadie más utilice en China utilizando su nombre. La mayoría de las empresas realizan un análisis coste-beneficio y seleccionan unas pocas clases de alta prioridad en las que desearían protección. Si fabrica trajes de baño, probablemente no le importe demasiado que alguien que venda aceite de motor o microscopios utilice su marca. Pero si usted es una empresa con mucho dinero y/o una aversión profundamente arraigada a que alguien más utilice su logotipo, piense en el enfoque Starbucks: registre su marca en las 45 clases y en todas las subclases relacionadas.
3. Registre más marcas de las que utiliza actualmente.
La lógica aquí es similar a la de la resolución anterior. China no exige pruebas de uso para registrar (o mantener) una marca, por lo que se pueden registrar marcas que nunca se han utilizado en ninguna clase (y puede que nunca se utilicen). Podría tratarse de marcas que espera utilizar algún día en China, o de marcas que simplemente no quiere que nadie más utilice en China. Normalmente, esta última categoría incluye marcas que la Oficina de Marcas de China (CTMO) no consideraría que entran en conflicto con la suya, pero que usted consideraría objetables.
4. Supervise sus marcas.
El CTMO no es la burocracia más comunicativa. A falta de impugnación (por ejemplo, basada en el uso o la validez) de su marca, después del registro no tendrá noticias suyas durante otros 10 años, y eso suponiendo que renueve la marca. Tampoco sabrá nada de ellos si un tercero intenta registrar una marca similar a la suya y en la misma subclase o subclases. Tampoco tendrá noticias de ellos si un tercero intenta registrar exactamente la misma marca que usted ha registrado en EE.UU. En cualquiera de los dos casos, es posible que tenga motivos para que su oposición prospere, pero dependerá de la identidad del tercero. (Pero el plazo de oposición es relativamente corto -tres meses a partir de la fecha de publicación- y es difícil oponerse a una marca de la que no se tiene noticia hasta demasiado tarde. También puede intentar invalidar una marca después de registrarla, pero en ese momento estará luchando en la retaguardia contra una marca que será válida hasta que consiga invalidarla. La mejor solución, por supuesto, es presentar solicitudes antes de que lo hagan terceros. En su defecto, controle regularmente la base de datos de la CTMO y el Boletín de Marcas para detectar posibles conflictos.
5. Presentar cancelaciones de no uso contra los ocupantes ilegales.
¿Ha registrado "su" marca un ocupante ilegal de marcas en China? Algunos ocupantes ilegales no tienen intención de utilizar nunca sus marcas registradas en el comercio; su único objetivo es vender la marca al mejor postor. La buena noticia es que tres años después del registro, todas las marcas pueden ser canceladas por falta de uso. Si tiene paciencia para esperar tres años (o acaba de enterarse de la existencia de una marca de este tipo), esta podría ser una gran opción. Como paso inicial, debe realizar una búsqueda exhaustiva en Internet para ver si la marca se está utilizando. No es infalible, pero dada la preeminencia del comercio electrónico en China, si alguien está utilizando legítimamente una marca en China, Internet contendrá indicios de dicho uso. Si el resultado de la búsqueda es positivo, presente una solicitud de cancelación de no uso contra el ocupante ilegal y presente también una nueva solicitud de marca propia. (La cancelación de una marca no transfiere la titularidad de la marca cancelada; sólo la invalida).
6. Piense en un nombre chino para su marca y regístrelo.
Si le importa su marca en China, no basta con registrar la versión en inglés. También tiene que proteger su marca china, aunque aún no la tenga. En cuanto su marca en inglés llame la atención en China, los medios de comunicación y los consumidores locales le darán un nombre chino. Y en cuanto eso ocurra, alguien registrará el nombre chino como marca y usted habrá perdido no sólo el derecho a utilizar su marca china, sino también la posibilidad de elegirla. Esta historia se ha repetido varias veces a lo largo de los años, con empresas como Pfizer, Hermes o Penfolds.
Pero saber que se necesita un nombre chino no es lo mismo que elegirlo. Como escribí hace solo unos meses:
Elegir un nombre chino es complicado, y el mero hecho de hablar chino con fluidez no convierte a alguien en un experto en marcas en lengua china, del mismo modo que hablar inglés con fluidez no convierte a un estadounidense cualquiera en un experto en marcas en lengua inglesa. Con demasiada frecuencia vemos que las empresas delegan esta importante decisión en su "hombre en China", con resultados previsiblemente mediocres. Sí, es mejor que dejar que un hablante no nativo elija el nombre de la marca china utilizando Google Translate, pero eso no es decir mucho. Trabajamos con varias empresas especializadas en la creación de marcas.
7. Registrar nombres chinos similares.
Como hemos escrito, la marca china de una empresa extranjera suele pertenecer a una de las siguientes categorías:
- Una traducción directa de cada palabra del nombre. Esto es lo que ha hecho Microsoft: 微软, caracteres chinos para "micro" y "soft".
- Una transliteración, en la que los caracteres chinos se aproximan al sonido del nombre en inglés. Esto es lo que ha hecho Google: 谷歌, caracteres chinos que hacen los sonidos "gu" y "ge".
- Un nuevo nombre con una connotación positiva sin conexión obvia con el antecedente en inglés. Esto es lo que ha hecho Pfizer: 辉瑞, caracteres chinos que forman los sonidos "hui" y "rui" y significan "brillante y auspicioso" (más o menos).
- Una combinación de las anteriores. Esto es lo que ha hecho Starbucks: 星巴克, el carácter chino para "estrella" y caracteres chinos que hacen los sonidos "ba" y "ke" ("bucks", más o menos).
Independientemente del método que se utilice, como el chino tiene tantos homónimos (es decir, caracteres con el mismo sonido) es muy fácil encontrar nombres de marca chinos alternativos que suenen exactamente igual pero utilicen caracteres diferentes. Las posibilidades son aún mayores si se incluyen caracteres con sonidos similares (pero no idénticos). Y una marca con sonido similar es suficiente para un falsificador.
Es probable que la Oficina de Marcas China (CTMO) bloquee las marcas chinas que se encuentren a un solo carácter de distancia de su marca registrada y que cubran los mismos productos/servicios. Pero no está garantizado que lo haga. Lo mejor es identificar las marcas chinas que son lo bastante similares a la suya como para que no quiera que las registre un tercero, y registrarlas usted mismo antes de que lo haga otro.
8. Haga que sus socios comerciales chinos firmen un acuerdo formal.
Hacer que sus socios comerciales chinos firmen un acuerdo formal es una buena idea por todo tipo de razones, ya sea un acuerdo OEM, un acuerdo NNN, un acuerdo de licencia u otro. Un acuerdo de este tipo establece los términos básicos de la relación comercial, aclara las expectativas de ambas partes y sirve de base para una demanda en caso de que las cosas se tuerzan. Y en el contexto de las marcas, un acuerdo firmado y picado puede ser la diferencia entre ganar y perder cuando descubra que su antiguo socio comercial chino ha presentado una solicitud para "su" marca.
Nuestros acuerdos siempre incluyen una sección independiente sobre PI en la que se prohíbe a la parte china realizar cualquier acción que interfiera con sus derechos de PI (por ejemplo, presentar solicitudes para "sus" marcas o oponerse/intentar invalidar sus marcas existentes). Este tipo de cláusulas, cuando son aceptadas formalmente por una entidad china, son relativamente fáciles de aplicar y, a menudo, evitan en primer lugar las solicitudes de marcas falsas. Y si necesita emprender acciones contra su antiguo proveedor, ya sea en los tribunales o ante la OMC, disponer de un acuerdo original firmado y troceado en el que su socio comercial chino se compromete a respetar su PI es una prueba poderosa a su favor.
Ni que decir tiene que el momento de firmar estos acuerdos es al principio de la relación, cuando todo el mundo está contento, no cuando el proveedor chino ha demostrado ser incompetente o algo peor y ya no se hablan.
9. Conserve copias de todos los documentos que envíe o reciba de su socio comercial chino.
Muchas empresas siguen haciendo negocios en China únicamente sobre la base de órdenes de compra redactadas en inglés y correos electrónicos en inglés enviados a la cuenta de correo electrónico personal de sus socios comerciales chinos. Este sistema es ideal para la parte china y horrible para la parte extranjera porque crea una gran ambigüedad tanto sobre los términos como sobre la identidad de la parte china y, por tanto, minimiza su responsabilidad. Es difícil responsabilizar a una empresa china cuando ni siquiera se conoce su verdadero nombre.
En el contexto de las marcas, esta cuestión se plantea con mayor frecuencia cuando una empresa extranjera se entera de que su antiguo socio comercial chino ha presentado una solicitud para "su" marca. (Escenario genérico típico: El fabricante chino experimenta un deterioro de la calidad; el comprador extranjero se niega a pagar la mercancía defectuosa; el deterioro de la calidad empeora; el comprador extranjero deja de comprar por completo; el fabricante chino contrata a Sinosure para cobrar el dinero impagado y presenta solicitudes de marca para las marcas del comprador extranjero).
En realidad, China hace un buen trabajo de vigilancia de las solicitudes de marcas de mala fe de los socios comerciales chinos de empresas extranjeras. Pero para que el CTMO dicte una resolución contra el fabricante chino que cooptó "su" marca, primero tiene que demostrar la existencia de una relación comercial. Como se describe en la resolución anterior, la forma más fácil de hacerlo es mediante un acuerdo firmado y troceado. En su defecto, deberá probar la relación mediante pruebas circunstanciales, y cuantos más documentos originales tenga, mejor. La mejor prueba son los documentos emitidos por su socio comercial y que lleven la firma de la empresa (como una invitación suya a efectos de un visado de negocios), o documentos emitidos por un tercero que identifiquen claramente tanto al comprador extranjero como a la parte china (como documentos de transporte o de aduanas). La mayoría de las veces, los compradores extranjeros no prestan mucha atención a los documentos de la parte china (quizá porque ésta es muy displicente), por lo que cuantos más documentos tenga a mano, más probabilidades tendrá de que algún documento pueda serle útil.
10. Conservar pruebas del uso de la marca en China.
A diferencia de EE.UU., China no exige pruebas fehacientes de uso en el comercio para registrar o mantener una marca. Sin embargo, es necesario reunir y mantener pruebas de que se está utilizando la marca en China. En China, todas las marcas pueden ser objeto de anulación por falta de uso tres años después de la fecha de registro. Y con el gran número de solicitudes de marcas que se presentan, cada vez se citan más registros existentes como obstáculos a las nuevas solicitudes, lo que sólo aumenta la posibilidad de que se presente una cancelación contra su marca.
La CTMO no persigue por sí misma las cancelaciones por falta de uso; sólo un tercero podría presentar una cancelación por falta de uso contra su registro. Sin embargo, esto ocurre a menudo y, cuando sucede, es necesario aportar pruebas de que la marca se ha utilizado en China durante los últimos tres años para los productos o servicios cubiertos; de lo contrario, se cancelará el registro de la marca.
Las pruebas pueden adoptar muchas formas. Si vende activamente productos en China, las pruebas deberían ser fáciles: anuncios, embalajes, capturas de pantalla de sitios web y otros materiales de marketing y ventas disponibles públicamente. Si lo único que hace es fabricar en China, tendrá que responder con documentos de terceros que demuestren claramente el uso de la marca en China en los productos cubiertos: facturas, documentos de envío, inspecciones de calidad, declaraciones aduaneras de exportación y similares. Las fotografías (por ejemplo, de su fábrica) son útiles para proporcionar contexto pero, por sí solas, suelen ser insuficientes para demostrar el uso. Este es otro ámbito en el que una relación comercial basada únicamente en órdenes de compra en inglés y correos electrónicos a una cuenta personal de correo electrónico va a volverse en su contra, porque es probable que ninguna de las dos cosas sea prueba suficiente del uso de la marca.
11. Consiga el registro de derechos de autor para el logotipo de su marca.
La legislación sobre derechos de autor protege las obras creativas, y muchas marcas comerciales que son meras marcas de caracteres estándar (también conocidas como marcas denominativas) no pueden considerarse obras creativas porque son demasiado breves. Sin embargo, casi todas las marcas comerciales expresadas como logotipo también podrían estar protegidas por derechos de autor en China. Algunos profesionales se refieren a un registro de marca en China y a un registro de derechos de autor conjuntamente como una "supermarca". La teoría es que, dado que los derechos de autor no se rigen por el sistema de Clasificación de Niza, un registro de derechos de autor se aplica a todos los bienes y servicios y, por tanto, significa que nadie aparte de usted podrá utilizar su logotipo para nada.
No siempre resulta tan fácil, y los recursos por infracción de derechos de autor no son tan sólidos como los de infracción de marcas registradas, pero un registro de derechos de autor puede ser muy útil cuando se trata de retirar los listados de Alibaba de productos de marca falsificados.
12. Registre sus marcas en la aduana.
Cada año, las aduanas chinas detectan mejor los productos falsificados. Es un trabajo ingente, teniendo en cuenta que gran parte de los productos del mundo (auténticos o no) proceden de China. La mayoría de los países, incluido Estados Unidos, sólo comprueban si los productos importados son falsos. China comprueba ambas cosas, y se lo merece.
Pero no lo comprueban todo; en realidad, apenas comprueban nada por sí mismos. Y a menos que su marca sea tan conocida como Nike, el inspector de aduanas chino medio no va a tener ni idea de si los productos son auténticos o no.
En realidad, la única forma de conseguir que las aduanas chinas presten atención es tener un registro de marca válido en China y registrarlo en las aduanas.
