A raíz de nuestro reciente seminario web sobre propiedad intelectual, recibimos algunas peticiones de ejemplos reales de cómo se desarrollan en los tribunales los litigios por infracción de marcas. Por suerte (o por desgracia, según se mire), los litigios por infracción de marca se presentan casi a diario en todo el país, y este presentado esta semana por CBH International, LLC es un buen ejemplo.
Las partes en el litigio CBH por infracción de marca
La demandante CBH International es titular de la marca UNCLE BUD'S, que ha registrado a nivel federal para su uso en relación con sus productos de cáñamo industrial como CBD tópico, gominolas, etc. CBH alega que sus productos no contienen THC ni ingredientes psicoactivos. Unos niveles de THC superiores al 0,3% invalidarían la marca federal, ya que la marihuana sigue estando clasificada como droga de la Lista 1.
El demandado Uncle Bud's Grow Shop Corp. regenta una tienda minorista en Johnstown, Nueva York, que ofrece bienes y servicios relacionados con el cannabis, como sistemas hidropónicos, fertilizantes y luces de cultivo. Además de utilizar "Uncle Bud's" como su nombre comercial, también ofrece mercancía como sombreros y coozies de cerveza que están etiquetados con "Uncle Bud's".
Las alegaciones del litigio por infracción de marca
Hay cinco elementos en una demanda por infracción de marca:
- En primer lugar, una marca válida protegible. Una marca válida es cualquier palabra, nombre o símbolo distintivo, o una combinación de los mismos, utilizada por una persona para identificar y distinguir sus productos. En este caso, es probable que CBH no tenga problemas para satisfacer este elemento, especialmente porque su registro federal también crea la presunción de que la marca es válida y protegible.
- En segundo lugar, la titularidad del demandante. Por lo general, sólo el titular de un registro de marca puede presentar una demanda por infracción de marca. Compruébelo.
- En tercer lugar, la infracción de una marca por parte del demandado. Quiero señalar especialmente que no es necesario que la marca del demandado sea idéntica. Así, el hecho de que el logotipo de Uncle Bud's Grow Shop sea diferente del de CBH, etc., no es una defensa total.
- En cuarto lugar, el riesgo de confusión. Los tribunales prefieren centrarse en este cuarto factor, ya que el objetivo de este ámbito del Derecho es evitar la confusión del consumidor. La existencia de riesgo de confusión se evalúa aplicando una prueba multifactorial. Esta prueba varía un poco en función de la jurisdicción, pero estos son los factores generales que se tienen en cuenta:
- Fortaleza o debilidad de la marca del demandante: en este caso, yo diría que CBH está en muy buena forma porque su marca es conocida a nivel nacional y sus productos se venden en varios minoristas en línea y en tiendas físicas, y han sido destacados por varios medios de comunicación.
- Uso de la marca por el demandado en comparación con el uso por el demandante - dado que ambas partes utilizan la marca para distinguir sus productos en el ámbito del cannabis, yo diría que este factor también se inclina probablemente a favor de CBH.
- Similitud de las marcas del demandante y del demandado: ambas partes etiquetan sus productos como "Uncle Bud's".
Algunos otros factores de infracción de marca que suelen tenerse en cuenta pero que CBH no alega en su demanda son:
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- Confusión real - CBH no cita ningún ejemplo de confusión real por parte del consumidor, por lo que este factor no pesa a su favor. Diré que cuando un demandante es capaz de citar ejemplos reales de confusión del consumidor, casi siempre es el clavo proverbial en el ataúd, y eso tiene sentido si se tiene en cuenta cuál es el objetivo de la ley de marcas: evitar la confusión del consumidor.
- Intención del demandado: a veces, los demandados admiten sin saberlo que "pretendían" infringir la marca cuando admiten que conocían la marca del demandante y querían parecerse a ella.
- Canales de marketing/publicidad en los que se utilizan: si ambas partes utilizan los mismos canales en línea o físicos, esto pesará a favor del demandante. Este factor se ha convertido cada vez más en un "hecho", ya que el amplio uso de los canales de medios sociales, etc., ha hecho que se pueda llegar ampliamente a los consumidores sin importar qué.
- Grado de atención del comprador: se refiere al grado de atención con que los consumidores eligen los productos en este ámbito. Como ejemplo extremo, alguien que busca qué vitaminas tomar será probablemente un poco más cuidadoso y exigente que alguien que busca qué bolsas de basura utilizar.
- Potencial de expansión de la línea de productos - cuando el demandante tiene intención de entrar en la línea de negocio del demandado, este factor pesará a favor del demandante.
- Y quinto, daño o perjuicio. Obsérvese que no es necesario un perjuicio real, la infracción de la marca en sí es el perjuicio. Pero en este caso, CBH puede solicitar el resarcimiento de todos los daños y perjuicios sufridos en forma de lucro cesante, dilución de sus esfuerzos de comercialización, etc.
Por supuesto, este análisis se basa únicamente en la demanda de CBH, por lo que volveremos a informar cuando Uncle Bud's Grow Shop presente su respuesta y exponga su caso. Mientras tanto, aquí están algunos otros asuntos de litigios de infracción de marcas que hemos escrito en el pasado:
