A principios de este mes, el Tribunal Federal canadiense concedió a la juguetería Toys "R" Us la victoria en su demanda por "depreciación del fondo de comercio", entre otras causas, por infracción de marca y "usurpación de marca", contra el dispensario Herbs "R" Us, con sede en Columbia Británica (Canadá). Como referencia, arriba pueden verse los dos logotipos.
Toys "R" Us fue representada con éxito por el bufete canadiense Gowling WLG, que proporcionó una visión general del caso y de la causa de acción "depreciación del fondo de comercio", que es similar a una demanda por "dilución" o "empañamiento" aquí en Estados Unidos. Una demanda de "depreciación del fondo de comercio" tiene por objeto impedir el uso indebido de los derechos del titular de una marca, incluso cuando no se reúnen los elementos necesarios para demostrar una infracción basada en el riesgo de confusión o en la usurpación de denominación. Dicha reclamación requiere que el titular de la marca demuestre:
- Se ha producido un uso de la marca registrada del titular de la marca o de una marca "suficientemente similar" a la marca registrada para evocar una asociación mental entre ambas marcas;
- La marca del titular de la marca es lo suficientemente conocida como para que se le atribuya un fondo de comercio significativo (aunque no es necesario que la marca sea famosa);
- Que la marca del titular de la marca se haya utilizado de forma que pueda afectar a dicho fondo de comercio; y
- Que el efecto probable de ese uso sería depreciar o dañar el valor del fondo de comercio del propietario de la marca.
En el caso que nos ocupa, el juez dictaminó que Toys "R" Us no tenía alegaciones válidas ni por infracción de marca en virtud del artículo 20 ni por usurpación de marca en virtud del artículo 7(b) de la Ley de Marcas, porque, a pesar de las similitudes entre las dos marcas en apariencia, el tribunal no estaba persuadido de que "un consumidor -incluso uno casual algo apurado con un recuerdo imperfecto de las marcas TOYS R US- pudiera inferir que [los productos y servicios de Herbs R Us y los de Toys R Us] fueran fabricados, vendidos o prestados por la misma persona".
Por el contrario, el tribunal consideró que existía la probabilidad de que el fondo de comercio de las marcas TOYS R US se viera dañado o depreciado si no se prohibía a Herbs R Us utilizar su marca. El juez declaró que:
la creación de una asociación entre Toys "R" Us y un "dispensario" de cannabis, en particular uno que parece estar operando sin licencia, y que comercializa a través de los medios sociales con contenido de temática adulta que se dice que incluye desnudos y palabrotas, es "totalmente incoherente" con la reputación de la marca TOYS R US, y que es probable que esta asociación empañe la buena voluntad asociada con la Marca [TOYS R US].
El tribunal también concluyó que no había "ninguna razón para que Herbs 'R' Us adoptara y utilizara la marca HERBS R US que no fuera la de aprovecharse del fondo de comercio y la reputación establecidos por Toys 'R' Us, y que esto apunta a una conclusión de depreciación".
En Estados Unidos, la Ley Federal de Dilución de Marcas ("FTDA") define la dilución de marcas como "la disminución de la capacidad de una marca famosa para identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de (1) competencia entre el titular de la marca famosa y otras partes, o (2) probabilidad de confusión, error o engaño".
La dilución por "empañamiento" se produce cuando una marca infractora da una imagen negativa de la marca registrada/infractora. A menudo, las reclamaciones de esta naturaleza tienen que ver con el sexo, las drogas, las actividades ilegales, etcétera. El argumento que se esgrime es que la asociación por parte de los consumidores de las dos marcas en este tipo de casos dañaría el valor comercial de la marca infractora porque los consumidores asociarían las cualidades negativas de la marca del infractor con la marca infractora, dañando la reputación de la marca infractora.
Hemos visto demandas por dilución y empañamiento en prácticamente todos los juicios de marcas relacionados con el cannabis aquí en los EE.UU., ya que la ilegalidad federal del cannabis hace que este tipo de reclamaciones parezcan fruta fácil de conseguir. Sin embargo, a medida que el cannabis se legaliza en más y más estados, estas reclamaciones son cada vez menos plausibles.
Como hemos escrito anteriormente, incluso si usted piensa que tiene un caso fuerte para la parodia en la elección de una marca que juega fuera de una marca existente, que es a menudo por qué las empresas de cannabis elegir este tipo de marcas, su defensa será débil o inexistente. Después de haber defendido algunos de estos casos, podemos decirte que no vale la pena correr el riesgo. Tómese esto como otro amable recordatorio para mantenerse alejado del uso de la marca de otras empresas, incluso si cree que lo está haciendo como una especie de parodia.
