Spotify AB ("Spotify") ha prevalecido en dos procedimientos de oposición que presentó contra los registros de dos marcas POTIFY, solicitadas por U.S. Software Inc. ("U.S. Software"), en relación con su plataforma Potify. Según U.S. Software, Potify es "una plataforma de software backend diseñada para que los dispensarios legales de marihuana comercialicen y vendan sus productos".
En apoyo de sus oposiciones, Spotify formuló tres alegaciones contra las marcas POTIFY, a saber, riesgo de confusión con la marca SPOTIFY, dilución por difuminación de la marca SPOTIFY y dilución por empañamiento de la marca SPOTIFY. La Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) falló a favor de Spotify teniendo en cuenta únicamente el motivo de dilución por difuminación.
Dilución por desenfoque
Según el artículo 43(c) de la Ley de Marcas:
"el titular de una marca renombrada que sea distintiva, intrínsecamente o por distintividad adquirida, tendrá derecho a una orden judicial contra otra persona que, en cualquier momento después de que la marca del titular haya adquirido renombre, comience a utilizar una marca o nombre comercial en el comercio que pueda causar dilución por difuminación ... de la marca renombrada, con independencia de la presencia o ausencia de confusión real o probable, de competencia o de perjuicio económico real". 15 U.S.C. § 1125(c)
La TTAB ha establecido cuatro requisitos para que el titular de una marca pueda demostrar la probabilidad de dilución por difuminación. En el contexto de las oposiciones en cuestión, Spotify tuvo que demostrar que (1) es titular de una marca famosa que es distintiva, (2) U.S. Software está utilizando una marca en el comercio que supuestamente diluye la marca famosa de Spotify, (3) el uso de U.S. Software de su marca comenzó después de que la de Spotify se hiciera famosa, y (4) el uso de U.S. Software de su marca es probable que cause dilución por difuminación".
El carácter distintivo y la fama de SPOTIFY
El TTAB no tuvo ningún problema en considerar que la marca SPOTIFY es distintiva, "tanto intrínsecamente, como por adquisición como resultado de su uso generalizado y del reconocimiento de los consumidores". Señaló además que "es un término acuñado y de fantasía".
En cuanto a la cuestión de si la marca de Spotify es famosa, el TTAB examinó los factores legales descritos en 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A), a saber, la publicidad y las ventas de Spotify, el grado de reconocimiento real de la marca y el registro de la marca SPOTIFY en la USPTO. Una vez más, el TTAB no tiene ningún problema en concluir que, "por todas y cada una de las medidas, SPOTIFY es extremadamente famosa".
U.S. Software alegó que la marca SPOTIFY no se había hecho famosa en el momento en que utilizó por primera vez la marca POTIFY, es decir, el 1 de enero de 2017. El TTAB desestimó esta alegación, nada que "el gran número de [usuarios activos mensuales] de Spotify anteriores a 2017 por sí solo" justificara tal conclusión.
Probabilidad de dilución de SPOTIFY por desenfoque
La alegación de Spotify de dilución era suficiente en sí misma para satisfacer el segundo requisito. Al considerar que era probable que el uso de POTIFY causara dilución por difuminación, la TTAB volvió a examinar los factores legales, esta vez establecidos en 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)(i-vi).
En primer lugar, señaló que las marcas POTIFY "son altamente similares en su totalidad". En segundo lugar, con respecto al carácter distintivo de SPOTIFY, el TTAB indicó que U.S. Software "no discute que SPOTIFY sea altamente distintiva", al tiempo que aclaró que, no obstante, "se encuentra entre las marcas más reconocidas en Estados Unidos".
Si bien U.S. Software no abordó el uso exclusivo de SPOTIFY por parte de Spotify, el TTAB destacó que la empresa "hace valer sus derechos sobre la marca SPOTIFY enérgicamente, incluso mediante cartas de demanda y procedimientos de nombres de dominio y [TTAB]". Abordando la cuestión del reconocimiento, el TTAB opinó que "pocas marcas son tan ampliamente reconocidas en Estados Unidos como SPOTIFY".
A continuación, el TTAB examinó la cuestión de si U.S. Software pretendía crear una asociación entre POTIFY y SPOTIFY. Teniendo en cuenta la afirmación de U.S. Software de que "su decisión de adoptar la marca POTIFY no tenía nada que ver con [Spotify]", el TTAB dijo que esto era "difícil de creer", señalando entre otros factores el hecho de que los directores de U.S. Software eran usuarios de Spotify.
Lecciones aprendidas
Este caso ofrece algunas lecciones a las empresas, y no sólo a las de cannabis. En primer lugar, subraya la importancia de registrar las marcas. Aunque Spotify tiene derechos de common law sobre SPOTIFY (y de hecho los alegó en el procedimiento), el registro reforzó sus reivindicaciones, siendo en ocasiones determinante en las consideraciones de la TTAB sobre los factores estatutarios.
En segundo lugar, el TTAB destacó explícitamente el carácter de fantasía de la marca SPOTIFY. El carácter distintivo de una marca es un espectro, con las marcas genéricas y descriptivas en un extremo y las marcas de fantasía en el otro. Las marcas de fantasía son las que tienen más posibilidades de ser registradas y ejecutadas. Sea creativo y no olvide los principios básicos del registro de marcas.
Mientras tanto, el destino de Potify demuestra que hay un límite a la tracción que las empresas pueden obtener de los nombres de broma. Pueden ser un éxito para los diseñadores de camisetas, pero no son la base sobre la que construir una marca. De hecho, como demuestran estos procedimientos, tales nombres pueden resultar contraproducentes, especialmente cuando el objeto de la broma es una empresa tan sensata como Spotify.
