Hace unos meses escribí un artículo sobre el CBD y la publicidad engañosa en virtud de la Ley Lanham y señalé un caso importante en la agenda del Tribunal Supremo de EE.UU. relativo a daños y perjuicios en casos de marcas, Romag Fasteners, Inc. contra Fossil, Inc. (Supreme Court Docket No. 18-1233). Como se recordará, la Ley Lanham, también conocida como Ley de Marcas de 1946, es la principal ley federal que regula las marcas comerciales, las marcas de servicio y la competencia desleal. Aunque Romag se refiere a la infracción de marcas en virtud del artículo 1125(a) de la Ley Lanham, muchos comentaristas esperaban que la decisión del Tribunal Supremo se aplicara también a las demandas por publicidad engañosa. Este artículo analiza la decisión y explica por qué es importante para las empresas que venden productos de CBD.
Breve repaso a la publicidad engañosa según la Ley Lanham
Aunque generalmente se piensa en la Ley Lanham como un estatuto de marcas, la Ley Lanham también protege a las empresas contra la competencia desleal de los competidores que utilizan publicidad o etiquetado falso o engañoso. Anteriormente, había predicho que "en algún momento, una empresa de CBD hará uso de la Ley Lanham alegando que un competidor realiza publicidad falsa o engañosa". (Esa predicción se ha cumplido).
Para prevalecer en una demanda de la Ley Lanham, un demandante debe alegar y probar que su competidor hizo (1) una declaración falsa o engañosa, (2) en relación con la publicidad o promoción comercial, que (3) era material, (4) se hizo en el comercio interestatal, y (5) perjudicó o probablemente perjudicará al demandante.
Un demandante puede solicitar una orden judicial contra la publicidad falsa o engañosa, una indemnización por daños y perjuicios y los honorarios de los abogados. El tribunal también puede conceder al demandante los beneficios del demandado derivados de la publicidad falsa o engañosa. (Esto se conoce como "restitución de beneficios").
La decisión del Tribunal Supremo en Romag facilita que un demandante recupere los beneficios de un demandado
En la última década, surgió una división de circuitos sobre si el recurso de la restitución requiere que se establezca la intencionalidad por parte del demandado infractor. Algunos tribunales afirmaron que la Ley Lanham exige que la infracción sea dolosa para proceder a la devolución de beneficios, mientras que otros afirmaron que no. (Establecer que un demandado ha violado "intencionadamente" una marca es un listón muy alto). Romag sostuvo que el dolo por parte del demandado no era un requisito previo para que un demandante recuperara los beneficios de un demandado por violar los derechos de marca del demandante.
Los hechos en Romag no tienen nada de particular. Romag y Fossil firmaron un acuerdo para utilizar los cierres de Romag en los artículos de cuero de Fossil. Romag descubrió que las fábricas chinas que fabricaban productos Fossil utilizaban cierres Romag falsificados. (Consulte nuestra China Law Blog para saber cómo hacer frente a los productos falsificados en China). Romag demandó a Fossil y a algunos minoristas de productos Fossil por infracción de marca. Un jurado declaró a Fossil culpable de infracción de patente y marca, pero rechazó la alegación de Romag de que Fossil había actuado deliberadamente. Entre otros daños y perjuicios, Romag solicitó recuperar los beneficios de Fossil. Pero el tribunal de distrito y el Circuito Federal dictaminaron que Romag no podía hacerlo si no se demostraba que Fossil había infringido "deliberadamente" su marca.
El Tribunal Supremo rechazó el argumento de que el dolo del demandado es una condición previa para conceder al demandante una indemnización por infracción de marca. El análisis es un examen directo del lenguaje legal, con el que no les aburriré aquí. En particular, el Tribunal Supremo rechazó el argumento de Fossil de que "se necesitan restricciones más estrictas a la concesión de beneficios para disuadir las demandas "infundadas" de marcas". El lugar para conciliar este argumento y sus contraargumentos, dijo el Tribunal, es ante los responsables políticos, es decir, el Congreso. Dada la disfunción de Washington en estos días, no espero una "solución legislativa" a la sentencia Romag a corto plazo.
Para llevar - Sigue aumentando el riesgo de publicidad falsa o engañosa de un producto de CBD
Como hemos explicado en muchas ocasiones, las empresas que venden productos de CBD tienen un sinfín de razones para comercializar sus productos con cuidado. Ahora, añada a la lista la posibilidad de perder todos sus beneficios. Sin duda, la cuestión de si la sentencia de Romag se aplica a las demandas por publicidad engañosa y no sólo a la infracción de marcas será muy discutida en los tribunales... pero ¿es el riesgo de perder sus beneficios uno que su empresa quiere correr?
Para más información sobre estos temas, véase
- Cómo deben pensar las empresas de cáñamo-CBD sobre la estrategia de marcas registradas
- La FDA sigue persiguiendo a las empresas de CBD
- Otra disputa sobre una marca de cannabis, otro acuerdo
- La FDA toma medidas enérgicas contra las alegaciones médicas sobre el coronavirus: Empresas de CBD, ¡tomen nota!
- La FDA emite cartas de advertencia sobre el cáñamo-CBD y pone al día a los consumidores
- Los tópicos de CBD no se libran del escrutinio de la FDA, como demuestran las recientes cartas de advertencia
- Productos naturales, la FDA y la regulación del cannabis
- El solapamiento normativo de la FDA y la FTC supone el doble de cumplimiento para las empresas de CBD
- La FDA envía cartas de advertencia a los fabricantes de CBD que hacen afirmaciones "exageradas" sobre la salud
