La noción del uso de marcas ornamentales es ajena a muchas empresas del sector del cannabis. Es una lástima, porque es una cuestión importante de entender en la industria del cannabis, donde la única protección federal de marcas que podemos obtener es para bienes y servicios auxiliares. (Consulte aquí las limitaciones de la protección federal de marcas en la industria del cannabis). La cuestión del uso ornamental se plantea con frecuencia en el contexto de las marcas de ropa.
La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) puede rechazar una solicitud de marca si la muestra indica que el uso de la marca es meramente ornamental o un elemento decorativo de los productos y no funciona como marca para indicar la procedencia de los productos. He aquí un ejemplo de uso ornamental proporcionado por la USPTO:
"[Un] eslogan expuesto de forma destacada en la parte frontal de una camiseta puede considerarse un uso meramente ornamental y no un uso de marca. Es decir, la mayoría de los compradores de las camisetas no pensarían automáticamente que el eslogan identificaba la procedencia de los productos, sino que verían el eslogan únicamente como una decoración de los productos."
Por supuesto, no todo lo que aparece en la parte delantera de una camiseta se considera ornamental y no puede ser objeto de protección de marca. Hay una serie de factores que un abogado examinador tendrá en cuenta a la hora de determinar si un logotipo es ornamental o funciona como identificador de la fuente. La USPTO ha explicado que,
"un texto/diseño pequeño, ordenado y discreto situado en el bolsillo o en la parte del pecho de una prenda (por ejemplo, un pequeño diseño de un animal) puede crear la impresión comercial de una marca, mientras que una representación más grande del mismo texto/diseño expuesto de forma prominente en la parte delantera de una prenda puede considerarse más bien una característica puramente decorativa u ornamental de los productos. El tamaño, la ubicación, el predominio y la importancia de su marca aplicada a los productos son factores que se utilizan para determinar si su marca funciona como marca para identificar la procedencia de sus productos o si es meramente ornamental. Aunque no existe un método o lugar definitivo para colocar una marca en los productos, la ubicación y el tamaño de una marca en los productos forma parte del entorno en el que el público percibe la marca y puede influir en cómo se percibe la marca."
También es importante tener en cuenta que las expresiones y símbolos comunes (como el símbolo de la paz o la frase "Have a Nice Day") normalmente no son el tipo de materia que se percibe como marca. Hay tres formas en las que un solicitante puede superar una denegación basada en la ornamentalidad:
- Demostrando el carácter distintivo inherente;
- Estableciendo un carácter distintivo adquirido; o
- Demostrando que la marca está registrada para otros productos o servicios y, por tanto, que la marca solicitada sirve como indicador de procedencia secundario.
Es posible que un diseño ornamental sea intrínsecamente distintivo si su función principal es identificar la procedencia de los productos, siendo su aspecto ornamental sólo accesorio.
A la hora de crear su marca de cannabis, es importante seguir una estrategia de marcas que no dé lugar al rechazo de ninguna de sus marcas por su uso meramente ornamental. Si tiene intención de solicitar protección de marca para productos auxiliares como prendas de vestir, asegúrese de que su marca funciona como un identificador de origen para esas prendas y no tiene un carácter meramente ornamental. Últimamente hemos visto muchos casos de solicitudes de marca que parecen ornamentales, y es probable que esas solicitudes puedan ser rechazadas o impugnadas.
