¿Podrían las protecciones a la libertad de expresión de la Primera Enmienda ofrecer un salvavidas a las marcas de cannabis llevadas a los tribunales por infracción de marca por utilizar marcas de parodia? En algunos casos, sí.
Para los lectores que no estén familiarizados con la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, dice así:
El Congreso no aprobará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión, o que prohíba el libre ejercicio de la misma; o que coarte la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios.
(Énfasis nuestro.) Existe una tensión entre las protecciones a la libertad de expresión de la Primera Enmienda y los derechos de marca. En sentido estricto, mi incapacidad para llamar legalmente "Starbucks" a mi cafetería limita mi libertad de expresión, aunque exista una buena justificación para imponer tal límite.
Como señaló el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito ("Noveno Circuito") en un caso de infracción presentado por el propietario de las marcas Jack Daniel's, la legislación estadounidense sobre marcas "trata de encontrar el equilibrio adecuado entre la Primera Enmienda y los derechos de marca". Sólo cuando existe riesgo de confusión entre marcas, la ley restringe la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda en el contexto de las marcas.
Sin embargo, "cuando se trata de expresión artística", este enfoque es insuficiente para proteger el "interés del público en la libre expresión". Ya en 1989, en un caso planteado por Ginger Rogers, el Segundo Circuito adoptó lo que se conoce como el principio Rogers Rogers. Según esta prueba (como se explicó en un caso posterior), si están implicados los intereses de la libertad de expresión, un demandante que alegue infracción de marca debe demostrar que la marca infractora "o bien no es artísticamente relevante para la obra subyacente o bien induce explícitamente a error en cuanto a la fuente o el contenido de la obra".
Quizás se pregunte qué tiene que ver esto con las marcas de cannabis. Pues bien, podría decirse que muchas de las marcas de cannabis que están metiendo en problemas a sus propietarios son expresiones artísticas. Esto a su vez significa que, según la prueba Rogers, el uso de estas marcas de cannabis sólo constituirá una infracción de marcas más establecidas en circunstancias muy limitadas.
Espera, estarás pensando, ¿estás diciendo que los juegos de palabras como Zkittlez y Budway son de alguna manera una "expresión artística", con derecho a la protección de la libertad de expresión? Posiblemente. Consideremos las opiniones del Noveno Circuito sobre el juguete chirriador Bad Spaniels, objeto de la demanda de Jack Daniel's, que describió de esta manera:
El juguete tiene la forma aproximada de una botella de Jack Daniel's y la imagen de un spaniel sobre las palabras "Bad Spaniels". La etiqueta de Jack Daniel's dice "Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey"; en cambio, la etiqueta del juguete Bad Spaniels tiene la frase "the Old No. 2, on your Tennessee Carpet". Una etiqueta adherida al juguete de Bad Spaniels indica que el "producto no está afiliado a Jack Daniel Distillery".
En opinión del Noveno Circuito, el juguete Bad Spaniels, "aunque seguramente no es el equivalente de la Mona Lisa, es una obra expresiva". La consideración clave es si una obra "comunica ideas o expresa puntos de vista". Y el juguete Bad Spaniels "comunica un 'mensaje humorístico' ... al 'yuxtaponer la representación irreverente de la marca con la imagen idealizada creada por el titular de la marca'". Este "mensaje humorístico" tiene derecho a la protección de la libertad de expresión y no constituye una infracción de marca.
El razonamiento anterior del Noveno Circuito podría aplicarse a algunas de las marcas paródicas utilizadas por algunas marcas de cannabis. Como señalamos anteriormente, "parece que la reacción más común a estos nombres es la diversión", lo que significa que están comunicando con éxito un "mensaje humorístico". De ello se deduce que el uso de estas marcas también da lugar a obras expresivas, protegidas por la Primera Enmienda frente a reclamaciones por infracción, salvo en circunstancias muy limitadas.
Como hemos hecho anteriormente, establecemos una distinción entre las marcas de parodia y el uso indebido de una marca existente. Mirando esto a través de la lente de la prueba Rogers, es difícil argumentar que el uso de la marca Zkittlez es "explícitamente engañoso en cuanto a la fuente o el contenido de la obra". Por otro lado, un producto (no fabricado por Wrigley) que lleve la marca Skittles es explícitamente engañoso en cuanto a su origen y debería mantenerse fuera del mercado.
Dicho todo esto, las marcas de cannabis no deben perder de vista que sus productos no son juguetes para perros. Los tribunales podrían considerar las cuestiones de libertad de expresión de manera diferente en los casos en que los productos que llevan las marcas supuestamente infringidas son ilegales a nivel federal. Por otra parte, otros circuitos podrían tener diferentes puntos de vista sobre las cuestiones de derecho de marcas en juego, independientemente del ángulo del cannabis. Y para ser claros, la protección de la libertad de expresión no hará nada por las marcas de cannabis que no puedan registrar marcas que describan productos ilícitos a nivel federal. Aun así, las marcas de cannabis que se encuentren en el filo de la navaja de una demanda por infracción de marca podrían querer recurrir a la Constitución en busca de ayuda, por si acaso.
