Nota del editor: Una versión de este artículo de Fred Rocafort se publicó por primera vez en Law360.
Las protecciones a la libertad de expresión de la Constitución estadounidense, recogidas en la Primera Enmienda, pueden suponer un recurso legal para las marcas de cannabis en apuros por utilizar marcas similares a marcas famosas.
Para que quede claro, un argumento de libertad de expresión no será de ayuda para quienes se limitan a copiar una marca famosa, sin hacer ningún esfuerzo por diferenciar su marca de la famosa.
Sin embargo, en el caso de las marcas que simplemente evocan otras famosas, la Primera Enmienda podría ayudar a excluir las demandas por infracción.
Las marcas famosas son una fuente de inspiración nada infrecuente para los creadores de marcas. A veces, las marcas llevan esa inspiración demasiado lejos, apropiándose de hecho de una marca famosa.
Por ejemplo, el fabricante de caramelos Ferrara Candy Co. demandó en mayo a una empresa llamada Akimov LLC ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, alegando que vendía productos que contenían THC con algunas de las marcas registradas de Ferrara, incluidas las de sus caramelos Nerds y Trolli.
Suponiendo que las alegaciones sean ciertas, Akimov no utilizaba marcas inspiradas en las de Ferrara, sino que utilizaba marcas de Ferrara sin autorización.
El perjuicio que supone para Ferrara y para el público la presencia en el mercado de productos Nerds y Trolli no fabricados por Ferrara debería ser evidente. Los consumidores podrían verse inducidos a comprar productos Nerds y Trolli de procedencia incierta, posiblemente de calidad inferior a la de los productos auténticos fabricados por Ferrara.
Eso sin tener en cuenta los riesgos que plantea la supuesta presencia de cannabis en los productos de Akimov. Para Ferrara, su reputación podría resentirse en caso de que surgieran problemas con los productos de Akimov, ya que los problemas podrían asociarse a las marcas de Ferrara, aunque de hecho no fueran producidos por Ferrara.
Además, las ventas de productos Nerds y Trolli no autorizados a consumidores engañados, que en realidad querían el artículo auténtico, representarían una pérdida de ingresos para Ferrara.
En otros casos, la inspiración en una marca famosa puede ser obvia, pero el potencial de daño mínimo o inexistente. Por ejemplo, el año pasado Wm. Wrigley Jr. Co. demandó a una empresa, Terphogz LLC, que vende productos Zkittlez ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois, alegando infracción de las marcas Skittles de Wrigley.
Es difícil argumentar que el nombre Zkittlez no es un juego de palabras con Skittles, pero si el uso de las marcas Zkittlez infringe las marcas Skittles de Wrigley es otra cuestión.
De hecho, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. permitió el registro de dos marcas que incorporaban la palabra "Zkittlez", al no encontrar riesgo de confusión entre estas marcas y las de Skittles.
En los casos en que su marca no sea idéntica a la marca famosa, los creadores de marcas pueden alegar que no existe riesgo de confusión. Al mismo tiempo, la Constitución y su protección de la libertad de expresión podrían constituir otra flecha en la aljaba de las marcas que buscan inspiración en marcas famosas y se encuentran como demandadas en una acción de marcas.
En su parte relevante, la Primera Enmienda de la Constitución establece que "el Congreso no promulgará ninguna ley... que coarte la libertad de expresión". Existe una tensión entre el mandato de la Primera Enmienda contra la limitación de la libertad de expresión, por un lado, y los derechos federales de marca previstos en las leyes promulgadas por el Congreso, por otro.
En particular, la Ley Lanham prohíbe el registro de una marca que se parezca tanto a una marca registrada o a una marca utilizada anteriormente por otro "que, cuando se utilice sobre o en relación con los productos de la solicitud, pueda inducir a confusión, error o engaño".
En sentido estricto, la libertad de expresión de los propietarios de marcas se ve limitada por esta prohibición, ya que significa que no pueden utilizar determinadas palabras, frases y logotipos en relación con sus productos.
Reconociendo esta tensión entre los derechos de marca y la libertad de expresión, los tribunales buscan un equilibrio. En el caso Iancu contra Brunetti, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo en 2019 que una disposición de la Ley Lanham que prohibía el registro de marcas inmorales o escandalosas infringía la Primera Enmienda.
Anteriormente, en Matal v. Tam, el Tribunal Supremo llegó en 2017 a una conclusión similar en relación con la prohibición de marcas despectivas.
Por el contrario, los tribunales han considerado generalmente que el recorte de las protecciones de la Primera Enmienda es aceptable cuando se deniega la protección a una marca que puede confundirse con otra utilizada previamente en el comercio.
En su sentencia de 1987 San Francisco Arts & Athletics Inc. contra el Comité Olímpico de EE.UU., el Tribunal Supremo reconoció que la supresión de ciertas palabras en aras de la protección de marcas puede tener el desafortunado efecto de suprimir también la expresión de ideas.
Al mismo tiempo, el tribunal consideró que este riesgo debía sopesarse frente a la importancia de proteger el valor añadido a las palabras mediante el esfuerzo de las partes que utilizan estas palabras como marcas.
Este cálculo cambia cuando está implicada la expresión artística. En Rogers v. Grimaldi, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos adoptó en 1989 una prueba según la cual, si están implicados los intereses de la libertad de expresión, un demandante que alegue infracción de marca sólo prevalecerá en dos circunstancias. Una es que la marca infractora carezca de "relevancia artística" tal como se utiliza. La otra es que la marca infractora sea explícitamente engañosa en cuanto a la fuente o el contenido.
Puede parecer exagerado considerar expresiones artísticas nombres con juegos de palabras como Zkittlez. Sin embargo, en 2020, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de EE.UU. no tuvo ningún problema en determinar que un juguete para perros era una expresión artística en el caso VIP Products LLC contra Jack Daniel's Properties Inc. El juguete "Bad Spaniels Silly Squeaker" se parecía a una botella de whisky Jack Daniel's, y llevaba la frase "the Old No. 2, on your Tennessee Carpet" en lugar de "Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey", como en las botellas reales.
En su razonamiento, el Noveno Circuito dejó claro que una obra expresiva no tiene por qué ser el tipo de obra que se expone en una galería. Más bien, la clave es si el uso de la marca famosa sirve para expresar un punto de vista o comunicar una idea. En opinión del Noveno Circuito, el uso de elementos asociados a la imagen de marca de Jack Daniel's en un juguete para perros transmitía un mensaje humorístico con derecho a la protección de la libertad de expresión.
El razonamiento anterior del Noveno Circuito podría aplicarse a algunas de las marcas utilizadas por algunas marcas de cannabis que parodian marcas más famosas o se inspiran en ellas. Aunque no todo el mundo encontrará divertidas marcas como Zkittlez, es razonable especular que al menos a algunas personas les harán gracia.
Sin duda, no todas las marcas de cannabis impugnadas por los titulares de marcas famosas cruzarán el umbral de la expresión artística, pero podría decirse que algunas sí lo hacen. Esto a su vez significa que, según el criterio Rogers, el uso de estas marcas de cannabis sólo constituirá una infracción de marcas más establecidas en circunstancias muy limitadas.
Aplicando la prueba Rogers a las marcas Zkittlez, su uso tiene relevancia artística - no hay chiste que valga en caso contrario. Mientras tanto, es difícil argumentar que éstas inducen explícitamente a error en cuanto a la fuente o el contenido de la obra.
Las sustituciones de letras que diferencian las marcas Zkittlez de las Skittles son significativas. Como tales, envían una señal inmediata a los consumidores, en el sentido de que estas marcas no identifican los caramelos Skittles bien conocidos por el público. En todo caso, puede afirmarse que las marcas Zkittlez pretenden alejar a los consumidores de la confusión.
Contrasta esto con los hechos de una demanda presentada a principios de este año en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York por Hermes contra Mason Rothschild, creador de una colección de fichas no fungibles llamada MetaBirkins.
Hermes ha registrado la marca BIRKIN en relación con bolsos de mano. Como alega Hermes en la demanda, con muchas marcas establecidas entrando en el metaverso, los consumidores esperarían que las NFT que llevan marcas famosas estuvieran de hecho afiliadas a los propietarios de dichas marcas.
En cambio, sería mucho más difícil esgrimir ese argumento si el nombre elegido para la colección fuera MetaVirkins, por ejemplo.
Aunque decisiones como la del caso Bad Spaniels sirven de inspiración jurídica para algunas marcas de cannabis en apuros por infracciones, es fundamental tener en cuenta que los productos del cannabis no son juguetes para masticar. Los tribunales podrían considerar las cuestiones de libertad de expresión de manera diferente en los casos en que las marcas supuestamente infringidas se utilizan en productos que son ilegales a nivel federal, como la marihuana, tal como se define en la Ley de Sustancias Controladas, o los productos de CBD cuya introducción en el comercio interestatal viola la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.
Los propietarios de marcas famosas podrían argumentar que las marcas paródicas u otras similares no deberían gozar de protección de marca si se utilizan en productos ilegales. El contraargumento lógico sería que la palabra, frase o logotipo en cuestión es, en primer lugar, una expresión protegida por la Primera Enmienda y, en segundo lugar, una marca comercial.
A nuestros efectos, sin embargo, basta con destacar esta posible apertura para un tribunal que busque una distinción jurídica en la que basar una decisión favorable al titular de la marca famosa.
También cabe señalar que VIP Products sólo se aplica al Noveno Circuito; otros circuitos pueden adoptar enfoques diferentes.
Por último, conviene subrayar que la Primera Enmienda no vendrá al rescate de las marcas de cannabis que no puedan registrar sus marcas en la USPTO porque se utilizan en relación con productos que son ilegales. Sin embargo, para una marca que se enfrente a una acción por infracción o dilución de marca, la Constitución podría ofrecer una salvación.
