Marcas federales o estatales, ¿cuáles debo registrar? Esta es una pregunta que recibimos con regularidad en nuestra práctica de PI. En el caso concreto de las marcas de cannabis, la respuesta suele ser sencilla.
El requisito de uso legítimo
La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) es responsable del registro de marcas a nivel federal. De acuerdo con la Ley de Marcas (también conocida como Ley Lanham), para que una marca pueda registrarse, debe estar en uso en el comercio en la fecha de presentación de la solicitud. La USPTO interpreta la disposición legal pertinente en el sentido de que exige legal en el comercio.
Aparte del cáñamo (cannabis que contiene ≤ 0,3% de THC), el cannabis sigue siendo una sustancia ilegal según la Ley de Sustancias Controladas, lo que significa que el comercio de cannabis que no sea cáñamo es ilegal. El comercio de determinados productos derivados del cáñamo (por ejemplo, alimentos con CBD) también es ilegal en virtud de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA o FD&CA).
Para las marcas que deseen registrar una marca en relación con productos de cannabis que no sean cáñamo y/o con productos de cáñamo ilegales, la única opción puede ser registrar una marca estatal. Por lo general, los estados registran las marcas utilizadas en relación con productos o servicios que son legales en ese estado, incluso si son ilegales a nivel federal. Sin embargo, los estados pueden exigir el cumplimiento de licencias y otras obligaciones reglamentarias como condición previa para el registro.
Plazos de tramitación más breves para las marcas estatales
Según la USPTO, la agencia tarda una media de 8,3 meses en tomar la primera decisión sobre una solicitud de marca. Suponiendo que todo vaya bien, es probable que pasen un par de meses más antes de que se registre finalmente la marca. Y si la USPTO plantea alguna objeción, el tiempo de espera será aún mayor.
En cambio, los registros de marcas estatales pueden finalizarse en cuestión de días. Para algunas marcas, tener algo en los libros rápidamente -quizá sólo mientras esperan la resolución de la USPTO de una solicitud federal- puede hacer que merezca la pena una marca estatal. Esto es así a pesar de que las protecciones legales se remontan a la fecha de solicitud de cualquier marca registrada a nivel federal.
Plan de respaldo en caso de denegación de la USPTO
El motivo más habitual de denegación de una solicitud de marca es el riesgo de confusión con una marca ya registrada (o con una para la que se presentó anteriormente una solicitud pendiente). Aunque la probabilidad de confusión también es motivo de denegación de una solicitud de marca estatal (en los estados en los que existe una revisión sustantiva), incluso los registros estatales más grandes tienen muchas menos marcas que los de la USPTO. Por lo tanto, aunque se rechace una solicitud de marca federal por probabilidad de confusión, es muy probable que prospere una solicitud estatal de la misma marca.
Las marcas estatales pueden valer para actividades intraestatales
El registro federal sólo es apropiado en los casos en que la marca se utiliza en el comercio interestatal. En la era de las ventas por Internet, prácticamente cualquiera que venda productos o anuncie servicios a través de un sitio web participa en el comercio interestatal. Según la USPTO, incluso "el uso intraestatal de una marca puede cumplir los requisitos [si] tomado en su conjunto, [tiene] un efecto directo en el comercio interestatal".
Aunque hoy en día es difícil encontrar una marca cuyo uso no se considere comercio interestatal, en principio podría existir. En tales circunstancias, la única opción sería un registro de marca estatal. E incluso si fuera posible un registro federal, desde un punto de vista práctico podría tener sentido que una marca aprovechara las ventajas de un registro estatal (como tasas de presentación más bajas y plazos de tramitación más rápidos). Por ejemplo, sería razonable que el propietario de una cafetería de Honolulu, que no tiene previsto abrir sucursales fuera de Hawai, registrara su marca a nivel estatal. En caso de que otra parte utilice la misma marca en otro estado (por definición, a una distancia mínima de 2500 millas del coffeeshop), es probable que el impacto negativo, si lo hubiera, sea muy limitado.
La otra cara de la moneda es que, para las marcas con una presencia nacional (o incluso internacional) prevista o existente, los registros estatales tendrán una utilidad muy limitada.
Marcas federales o estatales, ¿cuál debo registrar? En algunos casos, dependerá. En otros, solo hay una respuesta.
