En los últimos dos años, nuestro bufete ha experimentado un aumento masivo de litigios de marcas relacionados con el cannabis, y hemos llevado muchos de estos litigios en nombre de nuestros clientes, tanto como asuntos independientes como en conjunción con litigios de asociación. Estos son algunos de los litigios de marcas que hemos tratado recientemente (los archivos de nuestro blog están llenos de estos artículos, por si te interesan):
- La marca Harvest es un continuo punto de contención en el mercado del cannabis de EE.UU.
- Toys "R" Us gana un juicio de marcas por "depreciación del fondo de comercio" contra el dispensario canadiense Herbs "R" Us
- Novedades en los litigios sobre marcas de cáñamo: National Grange demanda a Hemp Grange, con sede en Oregón
- Otra disputa sobre una marca de cannabis, otro acuerdo
La última demanda fue presentada el 10 de julio de 2020 por Carrick-Harvest, LLC d/b/a Veritas Fine Cannabis ("Veritas Fine Cannabis"), con sede en Colorado, contra los demandados Veritas Farms, Inc. y 271 Lake Davis Holdings, LLC d/b/a Veritas Farms ("Veritas Farms"), con sede en Nevada. En la demanda se alega infracción de marca, falsa denominación de origen, competencia desleal, ciberocupación y exoneración declaratoria derivadas del uso por Veritas Farms de la marca VERITAS en relación con sus productos de cannabis.
Lo que hace que esta demanda sea interesante, y también delicada, es que implica a una empresa de cannabis con licencia en un estado (Colorado) que alega una infracción de marca por parte de otra empresa de cannabis con licencia en un estado diferente (Nevada). Quienes hayan seguido nuestro blog probablemente sepan que obtener la protección federal de una marca es difícil para las empresas de cannabis, ya que el "uso lícito en el comercio" es un requisito para el registro en la USPTO.
A la luz de esta dificultad, las empresas de cannabis han empleado una estrategia de dos partes para proteger sus activos de marca que incluye la obtención de protección de marca federal para los bienes y servicios auxiliares que no entran en conflicto con la Ley Federal de Sustancias Controladas ("CSA"), así como la protección de marca estatal que cubre el cannabis, los productos de cannabis, y cualquier otro artículo que sea legal bajo la ley estatal, pero federalmente ilegal. Por lo tanto, el mejor escenario para un negocio de cannabis legal en el estado es el siguiente:
- Posee registros de marca estatales en cada uno de los estados en los que opera legalmente, que proporcionan protección para los productos de cannabis únicamente dentro de las fronteras de ese estado; y
- Posee registros federales de marcas para productos y servicios auxiliares que ofrecen protección en todo el país, pero no cubren los productos del cannabis.
Así pues, cuando un operador de cannabis de un Estado quiere demandar a otro operador de cannabis de otro Estado por utilizar la misma marca o una marca que induce a confusión, como en este caso, el demandante debe basarse en registros federales de marcas que no cubren el cannabis, y en registros estatales de marcas que no se aplican en el Estado en el que opera el demandado. Es una situación difícil.
En este caso, el demandante tiene una serie de solicitudes de marcas federales activas (no registros), que cubren cosas como "proporcionar un sitio web que contenga noticias e información de actualidad sobre el cannabis, productos con infusión de cannabis y artículos para fumadores", "proporcionar información agrícola sobre el cannabis y las variedades de cannabis; proporcionar un sitio web que contenga información relacionada con los beneficios terapéuticos del cannabis; proporcionar un sitio web que contenga noticias e información agrícola sobre el cannabis y las variedades de cannabis", "encendedores para fumadores, ceniceros" y "proporcionar un sitio web que contenga noticias e información sobre productos de consumo sobre el cannabis, productos con infusión de cannabis y artículos para fumadores", todos los cuales son legales a nivel federal, pero ninguno de ellos es cannabis. (Como nota al margen, una cosa que no está clara es por qué estas solicitudes se presentaron con intención de uso cuando el demandante afirma haber estado utilizando su marca en el comercio desde 2016).
En este caso, el demandante alega infracción de marca por parte del demandado basándose en la provisión por parte de éste de los bienes/servicios enumerados anteriormente, y también basándose en el argumento de que los productos de cannabis del demandado entran dentro de la "zona de expansión natural" del demandante. Esto significa que, sobre la base de los bienes y servicios para los que el demandante tiene actualmente protección de marca federal, sería natural suponer que el demandante ampliaría su oferta de productos, y por lo tanto su protección de marca, a los mismos bienes (cannabis) que ofrece el demandado.
El concepto de "zona de expansión natural" es uno en el que prácticamente todas las empresas de cannabis con protección federal de marca esperan poder basarse, pero el argumento no es un claro ganador. Casos como éste ilustran lo importante que es para el sector tener acceso a un medio eficaz de proteger la propiedad intelectual. La falta de acceso a la protección federal de marcas es una gran responsabilidad, y estaremos atentos para ver si finalmente se toma una decisión sobre estas cuestiones.
